(це продовження, але існує попередня сторінка і перша сторінка)

8. Незалучення до участі у справі зі спору про заборону
використання позначення та відшкодування шкоди співвласника
свідоцтва на знак для товарів і послуг стало однією з підстав
скасування судових рішень зі справи.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до
Підприємства про заборону відповідачу використання позначення
«ЗВЕЗДНАЯ Ф.» та про стягнення з нього матеріальної шкоди і
моральної шкоди.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено
частково: відповідачу заборонено використання позначення «ЗВЕЗДНАЯ
Ф.» на упаковці відповідного товару; стягнуто на користь позивача
суми коштів на відшкодування матеріальної шкоди та моральної
шкоди; в іншій частині позову відмовлено. Прийняті судові рішення
мотивовано порушенням відповідачем прав позивача як власника
торговельної марки (знака для товарів і послуг) «ЗОЛОТА Ф.» та
необхідністю відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:
— 15.09.2000 (за заявкою від 07.09.1998) уповноваженим
відомством фізичній особі та приватному підприємству «Міжнародна
асоціація ...» видано свідоцтво України на знак для товарів і
послуг (словесне позначення «ЗОЛОТА Ф.«) для товарів і послуг 1,
2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг (далі — МКТП);
— рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 зареєстровано
договір, відповідно до умов якого право власності на знак для
товарів і послуг за названим свідоцтвом України фізичною особою
передано Товариству;
— згідно з доповненням до свідоцтва України на знак для
товарів і послуг (словесне позначення «ЗОЛОТА Ф.») від 15.12.2003
його власниками є позивач разом з товариством з обмеженою
відповідальністю «Міжнародна асоціація ...» (далі -
ТОВ «Міжнародна асоціація...» );
— власниками названого свідоцтва України на знак для товарів
і послуг (позивачем і ТОВ «Міжнародна асоціація ...«) та приватним
підприємством фірмою «Ш.» (далі — Фірма) укладено ліцензійний
договір, відповідно до умов якого Фірма отримала невиключне право
на використання зареєстрованого позначення «ЗОЛОТА Ф.» для товарів
30 класу МКТП;
— рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено
відомості про видачу Фірмі невиключної ліцензії згідно з умовами
зазначеного договору;
— Фірма з 2002 року виробляє і реалізує товар, для якого
використовує торговельну марку «ЗОЛОТА Ф.» шляхом нанесення
відповідного позначення на упаковку цього товару;
— протягом 2003-2005 років Підприємство випускало в цивільний
оборот морозиво з використанням позначення «ЗВЕЗДНАЯ Ф.«;
— згідно з висновком експертизи об’єктів інтелектуальної
власності:
на упаковці товару виробництва відповідача використано
позначення «ЗВЕЗДНАЯ Ф.», яке є схожим настільки, що його можна
сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України,
власниками якого є Товариство та ТОВ «Міжнародна асоціація...»;
позначення «ЗВЕЗДНАЯ Ф.» на упаковці товару виробництва
відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком
для товарів і послуг за свідоцтвом України, яке використовується
на упаковці ідентичного товару — морозива виробництва Фірми;
використання виробником товару «ЗВЕЗДНАЯ Ф.» ідентичних та
дуже подібних елементів упаковки товару з торговельною маркою
«ЗОЛОТА Ф.» може призвести до змішування товарів на ринку та,
відповідно, до введення в оману споживача відносно виробника
товару;
— внаслідок незаконного використання відповідачем спірного
позначення позивачеві заподіяно збитки майнового характеру (у
вигляді упущеної вигоди), що підтверджується поданими позивачем
доказами, які знаходяться в матеріалах справи;
— протиправні дії відповідача з використання спірного
позначення спричинили приниження ділової репутації позивача.

Товариство обґрунтувало свої позовні вимоги:
— наявністю у нього прав на використання зареєстрованого
позначення на свій розсуд та на заборону його використання без
згоди власника;
— недоотриманням Фірмою запланованого прибутку, що призвело
до недоотримання прибутку позивачем, який має право на винагороду
в розмірі 5% від відпускної вартості виготовленої продукції згідно
з умовами ліцензійного договору з Фірмою;
— приниженням честі, гідності та ділової репутації
підприємства в зв’язку з незаконним використанням знака для
товарів і послуг.

Водночас відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України «Про
охорону прав на знакі для товарів і послуг» ( 3689-12 )
(в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин)
взаємовідносини при користуванні знаком, свідоцтво на який
належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі
відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може
користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден
з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на
використання знака та передавати право власності на знак іншій
особі без згоди решти власників свідоцтва.

Такі ж приписи містив й пункт 3 цієї статті ( 3689-12 ) в
редакції, чинній на час вирішення спору судом.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що разом з
позивачем власником свідоцтва України на знак для товарів і
послуг — словесне позначення «ЗОЛОТА Ф.» є ТОВ «Міжнародна
асоціація ...«, яке також є й стороною за ліцензійним договором з
Фірмою.

Наявна в матеріалах справи додаткова угода до ліцензійного
договору містить відомості щодо передачі позивачем і ТОВ
«Міжнародна асоціація ...» права на використання зареєстрованого
позначення «ЗОЛОТА Ф.» Фірмі за винагороду в розмірі 5% від
відпускної вартості кожної одиниці продукції з використанням знака
«ЗОЛОТА Ф.«.

Разом з тим ТОВ «Міжнародна асоціація ...», прав і обов’язків
якого як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг
«ЗОЛОТА Ф.» і сторони за ліцензійним договором безпосередньо
стосується даний спір, не було залучено до участі у справі, що є
порушенням приписів статті 27 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі — ГПК України).

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 111-10 ГПК України
( 1798-12 ) порушення норм процесуального права є в будь-якому
випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови
апеляційного господарського суду, якщо господарський суд прийняв
рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків осіб, які
не були залучені до участі в справі.

Водночас попередні судові інстанції не дослідили питання щодо
укладення угоди з використання торговельної марки «ЗОЛОТА Ф.»
власниками відповідного свідоцтва та не з’ясували умови розподілу
позивачем і ТОВ «Міжнародна асоціація ...» винагороди за
ліцензійним договором з Фірмою.

У свою чергу, в частині, що стосується відшкодування
матеріальної і моральної шкоди рішення попередніх судових
інстанцій зі справи не відповідають приписам пункту 3 частини
першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України
( 1798-12 ).

Для покладення на відповідача відповідальності за заподіяння
шкоди господарські суди мали з наведенням у рішеннях відповідних
обставин дослідити наявність сукупності усіх елементів складу
цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків;
причинного зв’язку між протиправною поведінкою заподіювача шкоди
та збитками; вини.

Вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди,
позивач повинен довести, що за звичайних обставин він мав реальні
підстави розраховувати на одержання певного доходу; при цьому
протиправні дії відповідача є причиною, а збитки, які виникли, -
наслідком такої протиправної поведінки.

Суд першої інстанції, обґрунтовано відхиливши вимоги
Товариства щодо компенсації втрат від інфляції, повністю погодився
з поданим позивачем розрахунком упущеної вигоди. Проте він:
— не з’ясував фактичний строк дії ліцензійного договору,
укладеного 01.02.2002 на три роки;
— не дослідив умови розподілу Товариством і ТОВ «Міжнародна
асоціація...» винагороди за ліцензійним договором (додаткова
угода) у загальному розмірі 5%;
— не встановив фактичні строк і обсяги (вартість)
виготовлення Фірмою з використанням торговельної марки «ЗОЛОТА Ф.»
за ліцензійним договором від 01.02.2002;
— не дослідив документи, подання яких передбачено додатковою
угодою до ліцензійного договору (щоквартальний звіт Фірми, копії
бухгалтерських документів, що підтверджують кількість і вартість
виробленої продукції);
— не встановив фактичний щоквартальний доход саме Товариства
в 2002-2005 роках (2002 рік підлягає дослідженню, оскільки,
виходячи з його показників, позивач розрахував можливе збільшення
обсягів виробництва та розміру власного доходу);
— не з’ясував час фактичного початку виробництва спірної
продукції відповідачем (хоча б в межах кварталу певного року,
враховуючи щоквартальне отримання позивачем доходу за ліцензійним
договором) та не дослідив її обсяг;
— не дослідив реальну можливість зростання доходу позивача в
2003-2005 роках (враховуючи, що для прийняття рішення про повне
відшкодування упущеної вигоди протиправні дії відповідача мають
бути єдиною і достатньою причиною неотримання позивачем доходу, на
одержання якого він мав реальні підстави розраховувати), не навів
у рішенні обставин, які свідчили б про здійснення усіх необхідних
підготовчих дій для цього і можливість реального зростання доходу
позивача у визначеному ним розмірі, та не зазначив конкретних
доказів на їх підтвердження.

Без дослідження зазначених фактичних обставин і наведення в
судовому рішенні відповідного мотивування з посиланням на
конкретні докази факт заподіяння позивачеві збитків майнового
характеру (у вигляді упущеної вигоди) відповідно до приписів
статті 43 ГПК України ( 1798-12 ) не може вважатися встановленим
належним чином.

Щодо відшкодування моральної шкоди суд першої інстанції не
врахував викладене в постанові Пленуму Верховного Суду України від
31.03.1995 N 4 ( v0004700-95 ) «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди», а саме:
— під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід
розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв’язку з
приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове
найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням
комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на
зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності (пункт 3
( v0004700-95 );
— відповідно до загальних підстав цивільно-правової
відповідальності обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність
такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність
причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача
та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен
з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві
моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру,
за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в
якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює
заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також
інші обставини, що мають значення для вирішення спору (пункт 5
( v0004700-95 );
— заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується тій
фізичній чи юридичній особі, права якої були безпосередньо
порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб (пункт 7
( v0004700-95 ).

Ці рекомендації місцевий господарський суд не виконав та
відповідні обставини не встановив і не дослідив, про що свідчить,
зокрема, відсутність посилання суду першої інстанції в рішенні зі
справи на докази, що підтверджують факт приниження ділової
репутації саме позивача як власника зареєстрованого позначення, а
не Фірми (виробника відповідної продукції).

Зазначені недоліки не було виправлено й судом апеляційної
інстанції.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України
касаційну скаргу Товариства задовольнив частково: рішення
місцевого господарського суду та постанову апеляційного
господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до
суду першої інстанції.
(закінчення)