(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному
порядку Вищим господарським судом України)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ
надсилається огляд вирішених господарськими судами справ у спорах,
пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг
(торговельні марки), судові рішення в яких переглянуто в
касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно
суб’єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою
чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання
відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та
унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії,
які охоплюються правом попереднього користувача.

Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями (далі -
Підприємство) звернулося до місцевого господарського суду з
позовом про зобов’язання відповідачів — товариства з обмеженою
відповідальністю «С.» (далі — Товариство «С.«) та товариства з
обмеженою відповідальністю «М» (далі — Товариство «М.») припинити
порушення прав інтелектуальної власності позивача шляхом заборони
використання будь-яким одним або всіма відомими способами
торговельної марки «І...Л».

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову
відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду це рішення
скасовано та позов задоволено: Товариствам «С.» і «М.» заборонено
використовувати торговельну марку будь-якими способами.

Місцевим господарським судом встановлено, що:
— словесний елемент позначення, яке відповідачі
використовують при розповсюдженні лікарського засобу «І...Л», є
схожим до ступеню змішування зі словесним позначенням, що
охороняється відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, права на використання якого належать позивачеві;
— позивач як власник торговельної марки користується
відповідними правами з дати подачі заявки про її реєстрацію, тобто
з січня 2001;
— Товариство «М.» здійснює використання спірного позначення -
реалізує на території України лікарський препарат під назвою
«І...Л» — з квітня 1999 року, що підтверджується відповідними
договорами купівлі-продажу та накладними.

На підставі викладеного суд першої інстанції дійшов висновку
про те, що Товариство «М.«, яке до 19.01.2001 використовувало
позначення шляхом реалізації лікарського засобу з відповідною
назвою, має право продовжувати використання позначення в цій формі
на підставі приписів статті 500 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (далі — ЦК України).

Апеляційним господарським судом, в свою чергу, встановлено,
що:
— Підприємство є власником свідоцтва України на знак для
товарів і послуг «І...Л» за 5, 35, 42 класами Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі — МКТП);
— позивачем заявку про реєстрацію торговельної марки «І...Л»
подано 19.01.2001, а тому його права як власника відповідного
свідоцтва підлягають охороні саме з цієї дати;
— Товариство «С.» через мережу своїх аптек здійснює
реалізацію лікарського засобу «І...Л», назва якого міститься на
упаковці;
— Товариство «М.» також купує та розповсюджує медичні
препарати зі знаком для товарів і послуг;
— відповідно до висновку експертизи об’єктів інтелектуальної
власності: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України, права
на який належать Підприємству, є схожим настільки, що його можна
сплутати зі словесними позначеннями «І...л» та «I...l», які
використовуються Товариством «С.» і Товариством «М.» стосовно
товарів 5 класу МКТП — медичні, лікарські препарати; комбіноване
позначення (упаковка лікарського засобу «І...Л ...»), яке
використовується Товариством «С.» і Товариством «М.«, є схожим
настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг
за свідоцтвом України, права на який належать Підприємству;
— використовувані позивачем та Товариством «С.» позначення є
тотожними, що свідчить про порушення останнім прав позивача на
зареєстрований знак для товарів і послуг;
— матеріали справи не містять належних доказів надання
позивачем будь-якого дозволу на використання Товариством «С.«
знака (торговельної марки), захищеного свідоцтвом України;
— у справі відсутні докази наявності у Товариства «С.»
правових підстав для використання торговельної марки без дозволу
власника свідоцтва України;
— Товариство «М.» здійснює діяльність з торгівлі медичними
препаратами на підставі ліцензії, виданої відповідно до Закону
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
( 1775-14 );
— Товариство «М.» з квітня 1999 року купувало та продавало на
території України медичний препарат, що підтверджується договорами
купівлі-продажу та накладними, копії яких додано до матеріалів
справи;
— виробником препарату «І...Л», купівлю-продаж якого здійснює
Товариство «М.», є іноземна компанія;
— Іноземній компанії Міністерством охорони здоров’я України
видано реєстраційні свідоцтва від 12.01.1999;
— Іноземна компанія здійснила значну і серйозну підготовку
для використання в Україні медичного препарату під назвою «І...Л»;
— Іноземна компанія має право попереднього користувача
торговельною маркою, оскільки здійснює виробництво медичного
препарату під такою назвою та продаж його на підставі
реєстраційних свідоцтв від 12.01.1999;
— Товариство «М.» не здійснювало виробництва медичного
препарату під назвою «І...Л» до 19.01.2001, не отримувало
передбачених чинним законодавством України дозволів, необхідних
для його продажу на території України, та використовувало
торговельну марку без дозволу Підприємства;
— у матеріалах справи відсутні докази передачі або переходу
до Товариства «М.» права попереднього користувача у встановлений
частиною другою статті 500 ЦК України ( 435-15 ) спосіб.

З огляду на наведене апеляційний суд дійшов висновку про те,
що відповідачі використовують зареєстровану позивачем торговельну
марку неправомірно, оскільки:
— Товариство «С.» не має необхідного для цього дозволу
Підприємства, а у справі відсутні докази наявності у цього
товариства правових підстав для використання зазначеної
торговельної марки без дозволу власника свідоцтва України;
— Товариство «М.» не здійснює виробництва відповідного
медичного препарату, не отримувало передбачених законодавством
України дозволів, необхідних для його продажу на території
України, йому не передавалося та до нього не переходило право
попереднього користування, а тому воно не має права попереднього
користувача щодо цієї торговельної марки.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням
права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)
в Україні, регулюють ЦК України ( 435-15 ), Господарський кодекс
України ( 436-15 ) (далі — ГК України) та Закон України «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ) (далі -
Закон).

Відповідно до частини третьої статті 157 ГК України
( 436-15 ) свідоцтво надає право його володільцеві забороняти
іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без
його дозволу, за винятком випадків правомірного використання
торговельної марки без його дозволу.

Водночас пунктом 6 статті 16 Закону ( 3689-12 ) встановлено,
що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам
використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється
зокрема на:
— здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання
заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету
заявки;
— використання знака для товару, введеного під цим знаком в
цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови,
що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке
використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі
зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний
оборот.

Частиною першою статті 500 ЦК України ( 435-15 ) передбачено,
що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку
або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в
інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання, має право на безоплатне продовження такого
використання або використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього
користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки
разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною
підприємства чи ділової практики, в яких було використано
торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для
такого використання (частина друга статті 500 ЦК України).

Аналіз змісту наведених правових норм свідчить про те, що
чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно
суб’єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою
чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання
відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та
унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії,
які охоплюються правом попереднього користувача. При цьому
різновиди фактичної реалізації суб’єктами господарювання прав
попереднього користувача співпадають з визначенням форм
використання торговельної марки, наведеним у частині другій
статті 157 ГК України ( 436-15 ) та пункті 4 статті 16 Закону
( 3689-12 ).

Отже, висновок апеляційного господарського суду щодо
неможливості виникнення права попереднього користувача в особи,
яка використовує торговельну марку шляхом продажу відповідного
товару, але не здійснює виробництва цього товару, не ґрунтується
на законі та свідчить про неправильне застосування норм
матеріального права. Приписи частини другої статті 500 ЦК України
( 435-15 ) також не обмежують можливі сфери діяльності підприємств
лише виробництвом.

Не ґрунтується на вимогах матеріального закону й посилання
апеляційного господарського суду на необхідність отримання
Товариством «М.» у встановленому порядку дозволу на реалізацію
згаданого медичного препарату на території України, оскільки самим
апеляційним судом встановлено, що на виконання приписів статті 9
Закону України «Про лікарські засоби» ( 123/96-ВР ) цей препарат
зареєстровано в Міністерстві охорони здоров’я України Іноземною
компанією (необхідності неодноразової реєстрації лікарських
засобів чинне законодавство не передбачає), а Товариство «М.«
здійснює діяльність з торгівлі медичними препаратами на підставі
відповідної ліцензії.

Згідно з статтею 20 Закону ( 3689-12 ) будь-яке посягання на
права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в
тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що
потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу
власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а
порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні
збитки.

Частиною другою статті 20 ГК України ( 436-15 ) встановлено
способи захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, серед
яких, зокрема, передбачено й припинення дій, що порушують право.

З огляду на наведене спосіб захисту порушеного права має
відповідати наявному порушенню та сприяти його усуненню.

Підприємством заявлено позов про заборону відповідачам
«використовувати будь-яким одним або всіма відомими способами»
торговельної марки «І...Л». Такий зміст позовних вимог не
відповідає призначенню позову як інструменту захисту порушеного
права, межам правової охорони зареєстрованої торговельної марки,
має альтернативний і невизначений характер та унеможливлює їх
розгляд по суті.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім
судовим інстанціям належало запропонувати позивачеві
конкретизувати його позовні вимоги щодо відповідачів та з’ясувати:
повний перелік та види порушень прав власника свідоцтва,
передбачених статтею 16 Закону ( 3689-12 ), які, на думку
позивача, мали місце з боку кожного з відповідачів; чи є
позначення, яке фактично використовують відповідачі (якщо таке має
місце), тотожним або схожим із зареєстрованою торговельною маркою
позивача, чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення
ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає
певні послуги.

Після цього суди мали визначитись стосовно наявності в діях
кожного з відповідачів ознак порушення прав Підприємства як
власника зареєстрованої торговельної марки (знака для товарів і
послуг), встановити конкретний вид порушення з посиланням на
відповідну норму матеріального права, перевірити обґрунтованість
обраного позивачем заходу захисту прав та прийняти рішення щодо
заявленого позову.

Судом першої інстанції взагалі залишено без будь-якого
дослідження діяльність Товариства «С.», тоді як посилання
апеляційного суду на здійснення цим відповідачем реалізації
лікарського засобу через мережу своїх аптек без дозволу
Підприємства (за відсутності доказів наявності правових підстав
для використання згаданої торговельної марки без дозволу позивача)
не може вважатися належним встановленням відповідних фактів,
оскільки: позиція Товариства «С.» з цього питання невідома; докази
продажу Товариством «С.» лікарського засобу «І...Л» апеляційним
судом не досліджувалися; фактичні обставини придбання цим
відповідачем лікарського засобу «І...Л» (джерело придбання) судом
апеляційної інстанції не з’ясовано (що згідно з пунктом 6
статті 16 Закону ( 3689-12 ) має істотне значення для правильного
вирішення даного спору з урахуванням принципу вичерпання прав та
прав попереднього користувача); тривалість використання
Товариством «С.» лікарського засобу (якщо таке мало місце) та
обставини зміни цим відповідачем назви, про що зазначив позивач у
резолютивній частині позовної заяви, апеляційним судом залишено
без дослідження (що може мати значення відповідно до частини
другої статті 500 ЦК України ( 435-15 ).

Крім того, суд апеляційної інстанції не мотивував свій
висновок про те, що використовувані позивачем та Товариством «С.»
позначення є тотожними, та не навів доводів того, чому він не
погодився з висновком судових експертів щодо схожості
досліджуваних позначень, тоді як відповідно до пункту 5 статті 16
Закону ( 3689-12 ) ці визначення не лише не співпадають за
змістом, але й мають різні наслідки (в останньому випадку
необхідно дослідження можливості введення в оману та/або
можливості сплутати позначення і торговельну марку).

Разом з тим, хоча місцевий і апеляційний господарські суди й
встановили факт використання Товариством «М.» торговельної марки з
1999 року шляхом продажу товару з відповідним позначенням, але
прийняття остаточного рішення щодо цього відповідача на даній
стадії судового провадження унеможливлюється невизначеністю
позовних вимог, після конкретизації яких попередніми судовими
інстанціями мало бути проведено дослідження співвідношення форм
використання торговельної марки, яке позивач вважає порушенням, з
формами фактичного використання цієї торговельної марки
Товариством «М.» у 1999-2001 роках і в даний час, без чого
неможливе правильне застосування матеріального закону (право
попереднього користувача передбачає можливість безоплатного
продовження такого ж використання).

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди
припустилися неправильного застосування приписів частини першої
статті 4-7 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами
обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього
Кодексу стосовно всебічного, повного і об’єктивного розгляду в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до частини першої статті 111-10 Господарського
процесуального кодексу України є підставою для скасування судових
рішень зі справи.

З огляду на викладене справу було передано на новий розгляд
до суду першої інстанції…
(продовження)