Давно займаємося імпортом і постачаннями товарів дитячого асортименту. Оскільки кількість повинна переходити в якість, виникла необхідність, як і у власному виробництві на території України, так і у власній торговельній марці.

На даний момент ми орендуємо з правом викупу домен bembi.ua і навіть розробили власний логотип. Домен поки ще не викуплений, тому йде переадресація на безкоштовний хостинг і замість сайту як такого просто стоїть заставочка-візитка.

В організації, яка займається реєстрацією торговельних знаків і т.п. ми провели експрес-пошук і з'ясували, що права на TM bembi на території України за класами дитячих товарів належить якійсь іспанській фірмі. А .ua - це без охорони приставка і просто BEMBI в будь-якому написанні (в сенсі шрифтів) має пріоритет над bembi.ua. У зв'язку з цим є наступні питання:

1) є думка, що якщо наш домен bembi.ua буде займатися рекламою і продажем товарів тих класів, за якими права на TM BEMBI належить іншій фірмі - домен дуже легко відсудити, причому прецедентів з кожним днем ??все більше і більше ...?

2) якщо ми будемо використовувати на своїх товарах свій логотип (як на сайті) - до нас теж можуть надійти претензії від власників ТМ BEMBI, тому що вони мають пріоритет на його використання?

3) відомо, що якщо власник TM протягом 3-х років не використовує ТМ за прямим призначенням у зареєстрованих класах (реклама, використання на продукції тощо) - можна спробувати відсудити права на його використання, хоча б на території Україні (в нашому окремому випадку).

Питання: наскільки цей процес трудо-і фінансововитратний? Який алгоритм дій і ймовірність успішного результату? Що говорить практика? Наші дослідження показали, що товарів з торговою маркою BEMBI, як не дивно, в продажу немає, принаймні ми їх не виявили. Як довести це при розборі польотів?

4) є, звичайно, варіант роботи за ліцензією або яка-небудь тимчасова угода - але це не вихід, тому що це розкрутка товарного знака, що не належить нам, права на який нас можуть позбавити через який-небудь час, а ціна на повну переуступку прав, швидше за все, виявиться не по кишені, тому що на заході цей бізнес вже коштує хороших грошей, просто у нас ще на розвинений.

Що б Ви порадили зробити на нашому місці, які є варіанти?

Ми зовсім не хотіли б мати ексклюзив на TM BEMBI на території Україні (хоча це ідеальний варіант), нам треба, щоб у нас не відібрали домен і можливість розміщувати на своїй продукції свій логотип.

Чи не є слово BEMBI загальновживаним, у зв'язку з цим наскільки законна в принципі його узурпація?

1) Згідно Закону про товарні знаки порушенням виключного права правовласника (незаконним використанням товарного знаку) визнається використання без його дозволу в цивільному обороті на території України схожого з ним до ступеня змішання позначення, в тому числі, у мережі Інтернет, зокрема в доменному імені і при інших способах адресації.

Безумовно, використання позначення bembi.ua буде визнано подібним до ступеня змішання з «BEMBI», тому судові перспективи у власника знака хороші.

2) Згідно Закону про товарні знаки порушенням буде вважатися використання подібного до ступеня змішання позначення "на товарах, на етикетках, упаковках цих товарів"..., які "вводяться в цивільний оборот на території України ".

3) Згідно Закону про товарні знаки при невикористанні знака протягом 3 років після його реєстрації за заявою будь-якої особи, поданим до Апеляційної палати Держслужби ІВУ, можливе анулювання цього знака. При цьому обов'язок доведення факту використання, а, відповідно, і основні витрати на таке доведення, лежить на власнику знака. Особа, яка оспорює реєстрацію, може виступати в Палаті від свого імені або через повіреного, оплата послуг якого і складе основні витрати. Практика показує досить велику ймовірність оскарження знаків при їх невикористанні. При цьому необхідно врахувати можливість подання власником знака доказів того, що знак не використовувався з незалежних від нього обставин (наприклад, форс-мажорних), або використовувався в рекламі, друкованих виданнях, на бланках, вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, за наявності поважних причин незастосування знака на товари та/або їх упаковці.

4) Використання знака по ліцензії є законним способом, якщо сторони домовилися про умови.

Якщо витрати на покупку ліцензії великі, можна придумати свій знак або купити нерозкручений (на нашому сайті можна знайти відповідний знак).

В іншому випадку припускати, що можна безбоязно і безкоштовно використовувати чужий розкручений знак було б помилкою, особливо представивши себе на місці такого власника. Який же тоді сенс був би в наявності виключних прав на товарний знак, якщо власник не міг би захищатися від його незаконного використання третіми особами?

Що б я порадив зробити на вашому місці?

Потрібен уважний аналіз переліку товарів зареєстрованого знака (як і інших, раніше зареєстрованих або поданих на реєстрацію) на предмет можливості реєстрації по товарах, не однорідним із зазначеними в реєстрації.

Можлива зміна словесного елемента знака (додавання однієї-двох літер або їх заміна, перестановка букв, додавання другого слова, тобто утворення нового словосполучення, розбиття слова на форманти, написання в "кирилиці" та ін.)

Також можлива графічна трансформація логотипу цього слова, щоб слово не читалося ясно або сприймалося по іншому.

Крім того, виконання знака комбінованим (словесно-образотворчим) з використанням декількох з перерахованих трансформацій часто дозволяє зменшити схожість позначень.

Перераховані способи трансформації раніше зареєстрованого позначення з метою "обходу" попередньої реєстрації не є вичерпними, проте їх використання не завжди дозволяє досягти потрібного ефекту.