Давно занимаемся импортом и поставками товаров детского ассортимента. Т.к. количество должно переходить в качество, возникла необходимость, как и в собственном производстве на территории Украины, так и в собственной торговой марке.

В настоящий момент мы арендуем с правом выкупа домен bembi.ua и даже разработали собственный логотип. Домен пока ещё не выкуплен, поэтому идёт переадресация на бесплатный хостинг и вместо сайта как такового просто стоит заставочка-визитка.

В организации, которая занимается регистрацией торговых знаков и т.п. мы провели экспресс-поиск и выяснили, что права на TM bembi на территории Украины по классам детских товаров принадлежит некой испанской фирме. А .ua - это неохраняемая приставка и просто BEMBI в любом написании (в смысле шрифтов) имеет приоритет над bembi.ua. В связи с этим есть следующие вопросы:

1) есть мнение, что если наш домен bembi.ua будет заниматься рекламой и продажей товаров тех классов, по которым права на TM BEMBI принадлежит другой фирме - домен очень легко отсудить, причём прецедентов с каждым днём всё больше и больше...?

2) если мы будем использовать на своих товарах свой логотип (как на сайте) - к нам тоже могут поступить претензии от владельцев ТМ BEMBI, т.к. они имеют приоритет на его использование?

3) известно, что если владелец TM в течение 3-х лет не использует ТМ по прямому назначению в зарегистрированных классах (реклама, использование на продукции и т.п.) - можно попытаться отсудить права на его использование, хотя бы на территории Украины (в нашем частном случае).

Вопрос: насколько этот процесс трудо- и финансозатратен? Какой алгоритм действий и вероятность благоприятного исхода? Что говорит практика? Наши исследования показали, что товаров с торговой маркой BEMBI как ни странно в продаже нет, по крайней мере мы их не обнаружили. Как доказать это при разборе полётов?

4) есть, конечно, вариант работы по лицензии или какое-либо временное соглашение - но это не выход, т.к. это раскрутка не принадлежащего нам товарного знака, права на который нас могут лишить через какое-либо время, а цена на полную переуступку прав, скорее всего, окажется не по карману, т.к. на западе этот бизнес уже стоит хороших денег, просто у нас ещё на развит.

Что бы Вы посоветовали сделать на нашем месте, какие есть варианты?

Мы вовсе не хотели бы иметь эксклюзив на TM BEMBI на территории Украины (хотя это идеальный вариант), нам надо, чтобы у нас не отобрали домен и возможность размещать на своей продукции свой логотип.

Не является ли слово BEMBI общеупотребительным, в связи с этим насколько законна в принципе его узурпация?

1) Согласно Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Украины сходного с ним до степени смешения обозначения, в том числе, в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Безусловно, использование обозначения bembi.ua будет признано сходным до степени смешения с «BEMBI», поэтому судебные перспективы у владельца знака хорошие.

2) Согласно Закона о товарных знаках нарушением будет считаться использование сходного до степени смешения обозначения "на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров"..., которые "вводятся в гражданский оборот на территории Украины".

3) Согласно Закона о товарных знаках при неиспользовании знака в течение 3 лет после его регистрации по заявлению любого лица, поданному в Апелляционную палату Госслужбы ИСУ, возможно аннулирование этого знака. При этом обязанность доказывания факта использования, а, соответственно, и основные затраты на такое доказывание, лежит на владельце знака. Лицо, оспаривающее регистрацию, может выступать в Палате от своего имени или через поверенного, оплата услуг которого и составит основные затраты. Практика показывает достаточно большую вероятность оспаривания знаков при их неиспользовании. При этом необходимо учесть возможность представления владельцем знака доказательств того, что знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (например, форс-мажорным), либо использовался в рекламе, печатных изданиях, на бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, при наличии уважительных причин неприменения знака на товарах и/или их упаковке.

4) Использование знака по лицензии является законным способом, если стороны договорились об условиях.

Если затраты на покупку лицензии велики, можно придумать свой знак или купить нераскрученный (на нашем сайте можно найти подходящий знак).

В ином случае предполагать, что можно безбоязненно и бесплатно использовать чужой раскрученный знак было бы заблуждением, особенно представив себя на месте такого владельца. Какой же тогда смысл был бы в наличии исключительных прав на товарный знак, если владелец не мог бы защищаться от его незаконного использования третьими лицами?

Что бы я посоветовал сделать на вашем месте?

Нужен внимательный анализ перечня товаров зарегистрированного знака (как и других, ранее зарегистрированных или поданных на регистрацию) на предмет возможности регистрации по товарам, не однородным с указанными в регистрации.

Возможно изменение словесного элемента знака (добавление одной-двух букв или их замена, перестановка букв, добавление второго слова, т.е. образование нового словосочетания, разбиение слова на форманты, написание в "кириллице" и др.).

Также возможна графическая трансформация логотипа этого слова, чтобы слово не читалось ясно или воспринималось по другому.

Кроме того, выполнение знака комбинированным (словесно-изобразительным) с использованием нескольких из перечисленных трансформаций зачастую позволяет уменьшить сходство обозначений.

Перечисленные способы трансформации ранее зарегистрированного обозначения с целью "обхода" более ранней регистрации не являются исчерпывающими, однако их использование не всегда позволяет достигнуть нужный эффект.