(це продовження, але існує попередня сторінка і перша сторінка)

6. У вирішенні спору про визнання недійсним свідоцтва на знак
для товарів і послуг господарський суд мав, зокрема, шляхом
експертного дослідження з’ясувати, чи є позначення за відповідним
свідоцтвом таким, що породжує у свідомості споживача асоціації,
пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або
послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають
дійсності (а при позитивній відповіді — з’ясувати фактори, які на
це впливають).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Н.» (далі -
Товариство «Н.«) звернулося до господарського суду з позовом до
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України (далі — Державний департамент) та
Товариства з обмеженою відповідальністю «У.» (далі — Товариство
«У.«) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів
і послуг, власником якого є Товариство «У.», та про зобов’язання
Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання
недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та
опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені
«Промислова власність».

Рішенням місцевого господарського у задоволенні позову
відмовлено. Прийняте рішення мотивовано тим, що позивач, не будучи
власником позначення, що конфліктує із зареєстрованим в України
знаком для товарів і послуг, та не виготовляючи продукцію з
використанням цього позначення, не довів своє право на звернення
до суду за захистом його порушених прав або охоронюваних законом
інтересів.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого
господарського суду зі справи скасовано та позов задоволено.
Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано необхідністю
судового захисту прав позивача, порушених внаслідок видачі
Товариству «У.» свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
який не відповідає умовам надання правової охорони.

Місцевим господарським судом встановлено, що:
— 21.02.2003 Товариство «У.» звернулося до уповноваженого
відомства з заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг у
вигляді зображувального позначення, яке включає малюнок з
використанням стилізованого сонця, корабля, чайок та стилізованих
зображень людей за столами з кухлями пива;
— 15.12.2003 Державним департаментом за заявкою Товариства
«У.» видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг,
зареєстрований для товарів 29 класу Міжнародної класифікації
товарів і послуг (далі — МКТП);
— позивач свої вимоги мотивує невідповідністю зареєстрованого
позначення умовам надання правової охорони (пункт 2 статті 6
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
( 3689-12 ), оскільки вважає його таким, що може ввести в оману
щодо особи, яка виробляє товар, з огляду на те, що з 2002 року в
Україні відомий товар виробництва ТОВ «Д.», упаковка якого містить
малюнок, тотожний із зареєстрованим за свідоцтвом України на знак
для товарів і послуг;
— згідно з висновком експертизи об’єктів інтелектуальної
власності:
зображувальна частина лицьової сторони упаковки товару
виробництва ТОВ «Д.» є тотожною оспорюваному знаку для товарів і
послуг за свідоцтвом України;
зважаючи на те, що певний товар ТОВ «Д.» реалізується в
Україні з 2002 року у незмінній упаковці, застосування знака для
товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом України для одних і тих
самих товарів може ввести споживачів в оману щодо особи, яка
виробляє цей товар;
фірмове найменування виробника товару «ТОВ «Д.» є відомим на
території України;
комерційне (фірмове) найменування виробника товару «ТОВ «Д.«
(ООО «Д.») не є тотожним або схожим настільки, що його можна
сплутати із знаком Товариства «У.» за оспорюваним свідоцтвом
України;
— позивач «не має права інтелектуальної власності на
позначення, яке він просить визнати недійсним» і не є виробником
товару, щодо якого зареєстровано оскаржуване позначення, тоді як
«існування оскаржуваного позначення не може бути оманливим щодо
позивача або щодо товарів, які ним виробляються».

Судом апеляційної інстанції додатково встановлено, що позивач
з вересня 2002 року використовує в Україні спірне позначення
шляхом ввозу і реалізації відповідного товару ТОВ «Д.«, тоді як за
заявою відповідача знак для товарів і послуг за свідоцтвом України
внесено до Реєстру об’єктів інтелектуальної власності
Держмитслужби України, що призводить до зупинення митного
оформлення відповідного товару.

Висновки апеляційного суду щодо наявності у позивача права на
звернення до господарського суду з даним позовом належним чином
мотивовані, відповідають приписам статей 1, 2 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі — ГПК України) і
є правомірними.

Проте основною причиною даного спору є питання щодо
відповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової
охорони.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ) (далі — Закон) правова
охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави
для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони містить
стаття 6 цього Закону ( 3689-12 ).

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про
введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» ( 3771-12 ) свідоцтво України може бути визнано
недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації,
визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з абзацом п’ятим пункту 2 статті 6 Закону ( 3689-12 )
не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи,
яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому відповідно до підпункту 4.3.1.9. Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від
28.07.1995 ( z0276-95 ), до позначень, що є оманливими або такими,
що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка
виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які
породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною
якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним
виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення
може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману,
коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не
виключає небезпеку введення в оману споживача.

За таких умов та з огляду на приписи частини першої статті 41
ГПК України ( 1798-12 ) суд першої інстанції прийняв обґрунтоване
рішення про необхідність призначення судової експертизи для
роз’яснення питань, що потребують спеціальних знань.

Проте місцевий суд залишив поза увагою те, що проведення
експертизи потребує здійснення певних підготовчих дій:
встановлення кола питань, які мають бути роз’яснені експертом,
достатнього для правильного вирішення спору; встановлення
фактичних обставин щодо значимих дій сторін зі справи (які можуть
вплинути на висновки експерта); збір і перевірка на належність і
допустимість доказів, які має досліджувати експерт, та інше.

Водночас висновок судового експерта відповідно до частини
п’ятої статті 42 ГПК України ( 1798-12 ) для господарського суду
не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 цього Кодексу. Згідно з вимогами
статті 43 ГПК України суд має дати оцінку як процесуальній
складовій експертного висновку, так і обґрунтованості його змісту
по суті, а також оцінити відповідність висновку іншим наявним в
матеріалах справи доказам.

За таких обставин місцевому господарському суду для
правильного вирішення даного спору належало:
— враховуючи обсяг правової охорони за свідоцтвом України на
оспорюваний знак для товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону
( 3689-12 ), встановити повний перелік товарів і послуг, щодо яких
між сторонами наявний конфлікт позначень;
— встановити дату і обставини появи в Україні товару ТОВ
«Д.», упаковку якої позивач вважає тотожною з зареєстрованим
Товариством «У.» знаком для товарів і послуг (з’ясувати можливість
фактичного ознайомлення з нею споживачів до подачі заявки);
— встановити, чи з самого початку поставок до України ТОВ
«Д.» використовувало упаковку, зразки якої наявні в матеріалах
справи (з датою виготовлення 21.11.2002);
— поставити перед експертом питання щодо відповідності
зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони на
момент подання Товариством «У.» заявки про реєстрацію знака для
товарів і послуг у вигляді зображувального позначення від
21.02.2003;
— шляхом експертного дослідження з’ясувати, чи є позначення
за оспорюваним свідоцтвом України таким, що породжує у свідомості
споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним
походженням товарів або послуг або з певним виробником, які
насправді не відповідають дійсності (при позитивній відповіді -
з’ясувати фактори, які на це впливають).

Проте цього ні місцевим, ані апеляційним господарськими
судами зроблено не було.

До того ж місцевим господарським судом на порушення приписів
статей 82, 86 ГПК України ( 1798-12 ) залишено без відповідного
реагування подане позивачем доповнення до позовної заяви, в якому
він просить залучити до участі у справі як третю особу ТОВ «Д.» та
визнати за позивачем право попереднього користувача на наведене
ним позначення. Це порушення процесуальних норм не було усунуто й
судом апеляційної інстанції.

Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна
скарга суб’єкта підприємницької діяльності не підлягає задоволенню
через відсутність підстав вважати, що судові рішення зі справи
безпосередньо стосуються його прав і обов’язків. При цьому взято
до уваги те, що: суб’єкт підприємницької діяльності не є власником
оспорюваного свідоцтва України на знак для товарів і послуг; не
має права на виключне використання цього зареєстрованого
позначення; його права на використання знака для товарів і послуг
(торговельної марки) є опосередкованими і похідними від прав
власника знака — Товариства «У.», яке бере участь у даній справі.
Між тим у разі виникнення необхідних підстав питання про залучення
суб’єкта підприємницької діяльності до участі у справі може бути
вирішено місцевим або апеляційним господарськими судами у новому
розгляді справи.

З огляду на викладене справу Вищим господарським судом
України було передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
(продовження)