Як зареєструвати торговельну марку в іншій країні

Існують два варіанти реєстрації торговельних марок в інших державах:
1) шляхом звертання в Патентне відомство кожної держави.
2) шляхом використання процедури Мадридської Угоди і Мадридського Протоколу.

У першому випадку, необхідно буде оплатити гонорари патентним повіреним цих держав, послуги перекладача і дотримувати вимоги і термінів, установлені законодавством кожної держави (наприклад, термін реєстрації на Україні складає від 2 до 2,5 років), зате при цьому не потрібно національної реєстрації торговельної марки.

В другому випадку, потрібна національна реєстрація торговельної марки (або національна реєстрація заявки), зате оформляється єдина заявка, не треба залучати патентних повірених і перекладачів, стандартний термін розгляду (близько 1 року або 1,5 року), немає необхідності дотримувати вимоги кожної країни.

Процедура реєстрації торговельної марки за Мадридською Угодою

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торговельних марок було укладено в 1891 р. і з тих пір неодноразово переглядалося. Сама процедура реєстрації мала визначені недоліки, через що до неї не приєднувалися такі економічно розвиті країни, як США, Японія, Великобританія. У 1989 р. при перегляді Угоди як доповнення до неї був прийнятий Мадридський протокол, що набрав сили в 1995 р. Україна приєдналася до Мадридського протоколу в 1999 році.

Мадридський протокол зробив більш привабливою процедуру міжнародної реєстрації торговельних марок і істотно розширив коло країн — учасниць Мадридської системи. Цікавий факт: тепер (на 1.10.2004) країн — учасниць Мадридської угоди 56, а країн, що приєдналися до Мадридського протоколу — уже 66, у тому числі США, Великобританія, усі Скандинавські країни, Японія і ЄС.

Приєднання ЄС до Мадридського протоколу є третьою великою подією для системи міжнародної реєстрації за останнім часом. Перша — приєднання до Мадридського протоколу в листопаді 2003 року Сполучених Штатів Америки, а друга зв’язане з введенням у квітні 2004 року іспанської мови в якості третьої робочої мови Мадридської системи.

Заявники з будь-якої країни — учасниці Угоди — для того, щоб оформити реєстрацію торговельної марки в інших країнах, подають тільки одну заявку в Міжнародне бюро ВОІВ на одній з офіційних мов — французька, англійська або іспанська, причому сплата мита провадиться тільки один раз у Міжнародне бюро.

Термін охорони торговельної марки — 10 років для всіх країн, у яких забезпечується охорона знаків. Міжнародна заявка може бути подана тільки після того, як національне відомство країни зареєструє відповідну національну заявку. При подачі заявки заявник указує країни, у яких він просить охорону. У разі потреби збільшення числа країн, у яких забезпечується охорона знака, наприклад, у випадку експорту в ці країни товарів, він може зробити заяву про «територіальне розширення».
Така заява, зроблена через національне Патентне відомство міжнародної реєстрації, негайно публікується в журналі «Les Marques Internationales». Діє територіальне розширення з дати запису про нього в Міжнародному реєстрі, а припиняє дію по закінченню терміну дії міжнародної реєстрації.

Докладні правила по подачі і діловодству в Міжнародне бюро ВОІВ за міжнародними заявками викладені в Інструкції до Мадридської угоди.

Дострокове припинення міжнародної реєстрації торговельної марки

Дія міжнародної реєстрації торговельної марки може бути припинена достроково, оскільки правомірність її реєстрації може бути оскаржена будь-якою особою на загальних з національним товарним знаком підставах (у Апеляційній палаті Держдепартаменту, або у суді).

Також міжнародна реєстрація торговельної марки втрачає силу, якщо протягом п’яти років, вважаючи з дати міжнародної реєстрації, національний знак, раніше зареєстрований у країні походження, анулюється. У випадку виключення торговельної марки з національного реєстру відомство країни походження звертається в Міжнародне бюро ВОІВ з вимогою виключити торговельну марку з міжнародного реєстру.

Таким чином, протягом п’яти років, вважаючи з дати міжнародної реєстрації, статус міжнародної торговельної марки залежить від її статусу в національному Патентному відомстві. Після закінчення цього терміну її міжнародна реєстрація стає незалежною від національної.

Конвенційний пріоритет і як його одержати

Конвенційний пріоритет — це пріоритет, який можна установити на фазі національної реєстрації для міжнародної заявки.

Як дата міжнародної реєстрації вважається дата подачі заявки на міжнародну реєстрацію, якщо пройшло 6 місяців з дати подачі національної заявки. Якщо термін 6 місяців ще не закінчився, то датою подачі міжнародної заявки вважається дата подачі національної заявки — це і є конвенційний пріоритет. Однак якщо заявка надходить у Міжнародне бюро пізніше, ніж через 2 місяці з дати подачі в національне відомство, то в цьому випадку датою міжнародної реєстрації буде дата надходження заявки в Міжнародне бюро.

Вартість міжнародної реєстрації товарного знаку

Реєстрація торговельної марки за Мадридською згодою або за Протоколом — це спрощена форма реєстрації більш ніж у сімдесяти країнах світу, що підписали вищезгадані документи. Тобто, заявка подається на одній мові (французькій, англійській або іспанській) у Державний департамент інтелектуальної власності, далі вона спрямовується у ВОІВ (Міжнародну організацію, що знаходиться в Женеві). У заявці повинний бути зазначений перелік країн, у відношенні яких проводиться реєстрація торговельної марки; від кількості країн залежить і розмір мита.

По такій процедурі вигідно подати заявку не менш, ніж у три країни, тому що основне мито за подачу заявки 903 шв. франки. Додаткове мито за кожну зазначену в заявці країну складають 73 шв. франка (що значно менше основного), або існує індивідуальне мито для країн, що входять до Мадридського Протоколу. Якщо заявка подається не по одному класу, то за кожен додатковий клас мито також складає 73 шв. франка.

Якщо заявка подається менш чим у три країни, то вигідніше подавати в кожну країну окрему заявку, тим більше, що деякі держави (наприклад, Бразилія, Південна Корея, Індія) узагалі не приєдналися ні до Мадридської Угоди, ні до Протоколу.

Чи може процедура міжнародної реєстрації товарного знаку тривати довше одного року?

Після одержання заявки, ВОІВ направляє запити в усі зазначені в заявці країни, у їхні національні відомства.

Національне відомство вправі відмовити в реєстрації торговельної марки через невідповідність критеріям охороноздатності торговельних марок відповідно до національного законодавства. У цьому випадку національне відомство повідомляє про таке рішення Міжнародне бюро ВОІВ. Після одержання такого рішення з національного відомства Міжнародне бюро ВОІВ негайно пересилає отримане рішення про відмовлення в реєстрації торговельної марки у відомство країни походження знака. Заявник має право опротестувати рішення про відмовлення в реєстрації торговельної марки відповідно до національного законодавства даної держави.

Рішення про відмовлення в реєстрації міжнародної торговельної марки повинне бути винесено національним Патентним відомством протягом одного року з дати реєстрації. Якщо відомство не укладається в зазначений термін, Міжнародне бюро ВОІВ рішення про відмовлення в реєстрації торговельної марки не приймає. Слід зазначити, що правом на відмовлення у визнанні міжнародної торговельної марки (воно може бути повним або частковим — по окремих групах товарів і послуг) національні Патентні відомства користуються досить часто.

Чи обов’язково постійно використовувати торговельну марку, на території тих держав, де вона зареєстрована?

Переважна більшість країн складають ті, у яких принцип обов’язкового використання є умовою збереження і захисту виключних прав на торговельну марку. Власник знака повинний її застосовувати, не допускаючи перерв, що перевищують визначені законом терміни. Порушення цього обов’язку може привести до дострокового припинення дії реєстрації торговельної марки.

Відповідно до Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг» підставою для анулювання торговельної марки може служити її безперервне невикористання протягом трьох років з дати реєстрації.

Аналогічні норми законодавств різних країн показують, що терміни безперервного невикористання знака, що може бути причиною його анулювання, різні. Так, у США вони складають шість років; у Франції, Австрії, ФРН, Великобританії й Іспанії — п’ять років, Італії, Португалії, Швейцарії, Японії, Китаєві — три роки.