Как зарегистрировать торговую марку в другой стране

Существуют два варианта регистрации торговых марок в других государствах:
1) путем обращения в Патентное ведомство каждого государства.
2) путем использования процедуры Мадридского Соглашения и Мадридского Протокола.

В первом случае, необходимо будет оплатить гонорары патентным поверенным этих государств, услуги переводчика и соблюдать требования и сроки, установленные законодательством каждого государства (например, срок регистрации на Украине составляет от 2 до 2,5 лет), зато при этом не требуется национальной регистрации торговой марки.

Во втором случае, требуется национальная регистрация торговой марки (или национальная регистрация заявки), зато оформляется единая заявка, не надо привлекать патентных поверенных и переводчиков, стандартный срок рассмотрения (около 1 года или 1,5 года), нет необходимости соблюдать требования каждой страны.

Процедура регистрации торговой марки по Мадридскому Соглашению

Мадридское соглашение о международной регистрации торговых марок было заключено в 1891 г. и из тех пор неоднократно пересматривалось. Самая процедура регистрации имела определенные недостатки, из-за чего к ней не присоединялись такие экономически развитые страны, как США, Япония, Великобритания. В 1989 г. при пересмотре Соглашения как дополнение к нему был принятый Мадридский протокол, который возымел силу в 1995 г. Украина присоединилась к Мадридскому протоколу в 1999 году.

Мадридский протокол сделал более привлекательной процедуру международной регистрации торговых марок и существенным образом расширил круг стран — участниц Мадридской системы. Интересный факт: в данное время (на 1.10.2004) стран — участниц Мадридского соглашения 56, а стран, которые присоединились к Мадридскому протоколу — уже 66, в том числе США, Великобритания, все Скандинавские страны, Япония и ЕС.

Присоединение ЕС к Мадридскому протоколу есть третьим большим событием для системы международной регистрации за последнее время. Первое — присоединение к Мадридскому протоколу в ноябре 2003 года Соединенных Штатов Америки, а второе связанное с введением в апреле 2004 года испанского языка в качестве третьего рабочего языка Мадридской системы.

Заявители из любой страны — участницы Соглашения — для того, чтобы оформить регистрацию торговой марки в других странах, подают только одну заявку в Международное бюро ВОИС на одном из официальных языков — французском, английском или испанском, причем уплата пошлины производится только один раз в Международное бюро.

Срок охраны торговой марки — 10 лет для всех стран, в которых обеспечивается охрана знаков. Международная заявка может быть подана только после того, как национальное ведомство страны зарегистрирует соответствующую национальную заявку. При подаче заявки заявитель указывает страны, в которых он испрашивает охрану. В случае необходимости увеличения числа стран, в которых обеспечивается охрана знака, например, в случае экспорта в эти страны товаров, он может сделать заявление о «территориальном расширении».
Такое заявление, сделанное через национальное Патентное ведомство международной регистрации, незамедлительно публикуется в журнале «Les Marques Internationales». Действует территориальное расширение с даты записи о нем в Международном реестре, а прекращает действие по истечению срока действия международной регистрации.

Подробные правила по подаче и делопроизводству в Международное бюро ВОИС по международным заявкам изложены в Инструкции к Мадридскому соглашению.

Досрочное прекращение международной регистрации торговой марки

Действие международной регистрации торговой марки может быть прекращено досрочно, поскольку правомерность ее регистрации может быть оспорена любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях (в Апелляционной палате Госдепартамента или в суде).

Также международная регистрация торговой марки утрачивает силу, если в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения, аннулируется. В случае исключения торговой марки из национального реестра ведомство страны происхождения обращается в Международное бюро ВОИС с требованием исключить торговую марку из международного реестра.

Таким образом, в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, статус международной торговой марки зависит от ее статуса в национальном Патентном ведомстве. По истечении этого срока ее международная регистрация становиться независимой от национальной.

Конвенционный приоритет и как его получить

Конвенционный приоритет — это приоритет, который можно установить на фазе национальной регистрации для международной заявки.

В качестве даты международной регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию, если прошло 6 месяцев с даты подачи национальной заявки. Если срок 6 месяцев еще не окончился, то датой подачи международной заявки считается дата подачи национальной заявки — это и есть конвенционный приоритет. Однако если заявка поступает в Международное бюро позднее, чем через 2 месяца с даты подачи в национальное ведомство, то в этом случае датой международной регистрации будет дата поступления заявки в Международное бюро.

Стоимость международной регистрации товарного знака

Регистрация торговой марки по Мадридскому соглашению или Протоколу — это упрощенная форма регистрации более чем в семидесяти странах мира, подписавших вышеназванные документы. То есть, заявка подается на одном языке (французском, английском или испанском) в Государственный департамент интеллектуальной собственности, далее она направляется в ВОИС (Международную организацию, находящуюся в Женеве). В заявке должен быть указан перечень стран, в отношении которых испрашивается регистрация торговой марки; от количества стран зависит и размер пошлины.

По такой процедуре выгодно подать заявку не менее, чем в три страны, потому что основная пошлина за подачу заявки составляет 903 шв. франка (по цветному). Дополнительная пошлина за каждую указанную в заявке страну составляет 73 шв. франка (что значительно меньше основной), либо существует индивидуальная пошлина для стран, входящих в Мадридский Протокол. Если заявка подается не по одному классу, то за каждый дополнительный класс пошлина также составляет 73 шв. франка.

Если заявка подается менее чем в три страны, то выгоднее подавать в каждую страну отдельную заявку, тем более, что некоторые государства (например, Бразилия, Южная Корея, Индия) вообще не присоединились ни к Мадридскому Соглашению, ни к Протоколу.

Может ли процедура международной регистрации товарного знака длиться дольше одного года?

После получения заявки, ВОИС направляет запросы во все указанные в заявке страны, в их национальные ведомства.

Национальное ведомство вправе отказать в регистрации торговой марки ввиду несоответствия критериям, предъявляемым к охраноспособности торговых марок в соответствии с национальным законодательством. В этом случае национальное ведомство уведомляет о таком решении Международное бюро ВОИС. После получения такого решения из национального ведомства Международное бюро ВОИС незамедлительно пересылает полученное решение об отказе в регистрации торговой марки в ведомство страны происхождения знака. Заявитель имеет право опротестовать решение об отказе в регистрации торговой марки в соответствии с национальным законодательством данного государства.

Решение об отказе в регистрации международной торговой марки должно быть вынесено национальным Патентным ведомством в течение одного года с даты регистрации. Если ведомство не укладывается в указанный срок, Международное бюро ВОИС решение об отказе в регистрации торговой марки не принимает. Следует отметить, что правом на отказ в признании международной торговой марки (он может быть полным или частичным — по отдельным группам товаров и услуг) национальные Патентные ведомства пользуются весьма часто.

Обязательно ли постоянно использовать торговую марку, на территории тех государств, где она зарегистрирована?

Подавляющее большинство стран составляют те, в которых принцип обязательного использования является условием сохранения и защиты исключительных прав на торговую марку. Владелец знака должен ее применять, не допуская перерывов, превышающих определенные законом сроки. Нарушение этой обязанности может привести к досрочному прекращению действия регистрации торговой марки.

В соответствии с Законом Украины «О защите прав на знаки для товаров и услуг» основанием для аннулирования торговой марки может служить ее неиспользование непрерывно в течение трех лет с даты регистрации.

Аналогичные нормы законодательств разных стран показывают, что сроки непрерывного неиспользования знака, которое может являться причиной его аннулирования, различны. Так, в США они составляют шесть лет; во Франции, Австрии, ФРГ, Великобритании и Испании — пять лет, Италии, Португалии, Швейцарии, Японии, Китае — три года.