ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ

15.07.2010 N 01-08/415 Господарські суди України

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Право попереднього користування корисною моделлю виникає виключно за наявності умов, передбачених частиною першою статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до господарського суду з позовом про заборону Підприємцю виробництва товарів з використанням корисної моделі за деклараційним патентом України.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку щодо використання відповідачем у виготовленні своєї продукції кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за відповідним патентом.

Водночас були відхилені доводи відповідача про наявність у нього права попереднього користування технічним вирішенням, тотожним зареєстрованій корисній моделі, виходячи, зокрема, з того, що:

• для здійснення значної та серйозної підготовки до використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, відповідач повинен був володіти спеціальними знаннями, тобто мати технічну освіту, досвід та стаж роботи у відповідній сфері, проте доказів на підтвердження цього позивачем не подано;
• відсутні дані про те, що таке виробництво здійснювалося за наявності дозволів відповідних державних органів, тобто добросовісно.

Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення попередніх судових інстанцій, Вищий господарський суд України зазначив таке. Відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленій корисній моделі, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання корисної моделі, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Отже, для виникнення у особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання, що мають відбуватися до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі. При цьому законодавством не передбачено будь-яких інших умов набуття права попереднього користування, як-от: технічна освіта, досвід і стаж роботи, наявність повного пакету дозвільних документів для здійснення виробництва певної продукції та ін. (постанова Вищого господарського суду України від 14.07.2009 N 16/59-08 ).

2. Особливості фактичного використання позначення, яке є об'єктом знака для товарів і послуг, не впливають на державну реєстрацію такого позначення як торговельної марки. Компанія звернулася до господарського суду з позовом, зокрема, про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство, щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції про задоволення позову скасовано і прийнято нове рішення, яким Компанії відмовлено в задоволенні позову з посиланням на безпідставність тверджень позивача про невідповідність торговельної марки відповідача умовам надання правової охорони у зв'язку з неврахуванням специфіки спірних товарів та шляхів їх розповсюдження.

Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду зі справи та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, суд касаційної інстанції зазначив таке.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що висновки проведених у справі судових експертиз співпадають у частині однорідності (спорідненості) товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки Компанії та Товариства.

При цьому рід (вид) товарів, їх призначення, умови та канали збуту, коло споживачів мають бути враховані саме під час встановлення однорідності товарів (пункт 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

У свою чергу, особливості фактичного використання знаків для товарів і послуг [зовнішній вигляд упаковки (поза зображенням торговельної марки) товару, ціна товару, місце виробництва, шляхи розповсюдження тощо] не впливають на державну реєстрацію заявленого позначення як торговельної марки, не є незмінними ознаками (з огляду на динамічність підприємницької діяльності) та не визначають правил використання зареєстрованих торговельних марок (постанова Вищого господарського суду України від 15.09.2009 N 12/371).

3. Використання позначення, схожого до ступеня змішування із знаком, зареєстрованим для товарів і послуг такого ж класу, є порушенням прав на торговельну марку, незважаючи на наявність авторського права на таке позначення.

Причиною касаційного оскарження судових рішень у справі було питання щодо правомірності використання відповідачем у господарській діяльності позначення для товарів і послуг, що є схожим до ступеню змішування зі знаком, як об'єкта авторського права.

Пунктом 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, зокрема, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Господарськими судами попередніх інстанцій було встановлено, що відповідач використовує позначення на підставі ліцензійного договору, укладеного ним з фізичними особами як авторами відповідного твору.

Згідно з пунктом "а" частини першої статті 15 Закону України "Про авторське і суміжні права" виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право).

Водночас відповідно до частин першої та другої статті 13 Цивільного кодексу України особа здійснює цивільні права у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. У здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

На підставі наведеного судові інстанції, не заперечуючи в цілому прав відповідача на використання позначення як об'єкта авторського права, правильно взяли до уваги правовий зміст поняття торговельної марки (зокрема, в частині її призначення) та обсяг її правової охорони і, встановивши факт використання відповідачем позначення, схожого до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг позивача, зареєстрованим для товарів такого ж класу, дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності з боку відповідача порушення прав позивача на торговельну марку та правомірно задовольнили позов (постанова Вищого господарського суду України від 15.09.2009 N 5/57).

4. Протягом п'яти років з дати державної реєстрації лікарського засобу забороняється використовувати реєстраційну інформацію стосовно безпечності та ефективності, що міститься в заяві та додатках до неї, зареєстрованого лікарського засобу для подання заяви про державну реєстрацію іншого лікарського засобу, крім випадків, коли право посилатися або використовувати таку інформацію одержано в установленому законодавством порядку. Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, відповідача зобов'язано припинити використання об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з виробництвом препаратів на основі діючої хімічної речовини, зокрема, виробництво, збереження, продаж, пропонування до продажу лікарського засобу.

За результатами перегляду судових рішень з відповідної справи Вищий господарський суд України зазначив, зокрема, таке. Відповідно до пункту 2.32 Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2005 N 426 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за N 1069/11349, експертиза матеріалів на лікарський засіб - це перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка реєстраційних матеріалів та матеріалів додаткових експертиз (випробувань) лікарського засобу з метою підготовки вмотивованих висновків для прийняття рішення про його державну реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу.

Пунктом 3.1 Порядку передбачено обов'язок заявника надати органу експертизи відомості про те, чи захищений лікарський препарат патентами на винахід, корисну модель або промисловий зразок, дія яких розповсюджується на Україну. Відповідно до пунктів 3-2 і 3-3 Порядку забороняється протягом п'яти років з дати державної реєстрації лікарського засобу (незалежно від строку чинності будь-якого патенту, який має відношення до лікарського засобу) використовувати реєстраційну інформацію стосовно безпечності та ефективності, що міститься в заяві та додатках до неї, зареєстрованого лікарського засобу для подання заяви про державну реєстрацію іншого лікарського засобу, крім випадків, коли право посилатися або використовувати таку інформацію одержано в установленому законодавством порядку від особи чи організації, яка надала інформацію, або інформація підготовлена заявником чи для заявника.

Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, і лист, в якому зазначається, що права третьої сторони, захищені патентом, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

З огляду на наведене попередні судові інстанції належним чином оцінили матеріали справи і встановили, що: з реєстраційного досьє відповідача вбачається, що лікарський засіб виготовлено на основі хімічної речовини, що охороняється згідно з патентами України, права на які належать позивачу; подані позивачем докази свідчать про діяльність відповідача з виготовлення продукту із застосуванням запатентованих позивачем винаходів, а також з введення в господарський обіг (пакування, збереження, пропонування до продажу) лікарського засобу, чим порушуються майнові права інтелектуальної власності позивача на діючу хімічну речовину. Отже, задоволення вимог позивача щодо зобов'язання припинити використання об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з виробництвом препаратів на основі діючої хімічної речовини, зокрема, виробництво, збереження, продаж, пропонування до продажу лікарського засобу, було цілком правомірним (постанова Вищого господарського суду України від 06.10.2009 N 19/459-08).

5. По закінченні п'яти років від дати міжнародної реєстрації знака ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження.

Постановою апеляційного господарського суду визнано недійсною повністю на території України міжнародну реєстрацію на знак для товарів і послуг, що належить Підприємству, та зобов'язано Департамент сповістити про це Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Постанову апеляційного суду обґрунтовано тим, що рішеннями судових органів Латвії визнано недійсним правочин, за яким суб'єкт господарювання, від якого Підприємство одержало права на знак для товарів і послуг, отримав права на даний знак за національною реєстрацією, що була підставою для здійснення міжнародної реєстрації.

Скасовуючи судові рішення зі справи та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

У частинах другій - четвертій статті 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків зазначено, що по закінченні строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження, з урахуванням такого. Охорона, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації знака, незалежно від того, була вона предметом передачі прав чи ні, не може бути затребувана повністю або частково, якщо протягом п'яти років від дати міжнародної реєстрації національний знак, раніше зареєстрований в країні походження відповідно до статті 1, вже не користується повністю або частково правовою охороною у даній країні. Це положення застосовується також для випадку, коли правова охорона припиняється пізніше внаслідок порушення судової справи, початої до закінчення п'ятирічного строку.

У разі виключення знака з національного реєстру, здійсненого на прохання заявника чи ex officio, відомство країни походження буде вимагати від Міжнародного бюро виключити знак з Міжнародного реєстру; Бюро здійснить цю операцію. В разі порушення судової справи згадане відомство пересилає Міжнародному бюро ex officio або на вимогу позивача копію позовної заяви чи будь-якого іншого документа, який підтверджує цей позов, а також остаточне рішення суду; Бюро робить відмітку про це в Міжнародному реєстрі. Отже, попереднім судовим інстанціям потрібно було з'ясувати, зокрема, чи виключено знак Підприємства з національного реєстру; чи вимагало відомство країни походження виключити торговельну марку Підприємства за міжнародною реєстрацією з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення (постанова Вищого господарського суду України від 30.03.2009 N 20/23).

6. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Рішення місцевого господарського суду, яким свідоцтво на знак для товарів і послуг України визнано недійсним у частині словесного елементу, мотивовано тим, що словесний елемент спірної торговельної марки є складовою частиною фірмового найменування Товариства, що може ввести споживачів в оману стосовно особи, яка надає туристичні послуги.

Скасовуючи це рішення з передачею справи на новий розгляд, Вищий господарський суд України зазначив таке. Згідно з частинами першою і другою статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

У свою чергу, відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Вищий господарський суд України зауважив, що висновки суду першої інстанції про невідповідність знака за свідоцтвом України умовам надання правової охорони є передчасними, оскільки господарському суду для прийняття правильного рішення зі справи належало встановити необхідні фактичні обставини, виходячи, зокрема, з:

• обсягу правової охорони торговельної марки за свідоцтвом;
• того, що право на комерційне (фірмове) найменування виникає з моменту його використання;
• необхідності дослідження відповідності торговельної марки за свідоцтвом України умовам надання правової охорони саме на дату подання заявки про її реєстрацію;
• при визначенні схожості фірмового (комерційного) найменування зі спірною торговельною маркою необхідно було порівнювати встановлене судом фірмове (комерційне) найменування, яке фактично використовується стосовно певних послуг, із зображенням спірної торговельної марки (так, як зареєстровано) та з переліком послуг, для яких її зареєстровано (постанова Вищого господарського суду України від 10.11.2009 N 16/170-08).

7. Позначення, яке є об'єктом знака для товарів і послуг, вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Компанія як власник торговельних марок за міжнародними реєстраціями звернулася до господарського суду з позовом, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство, та про заборону Товариству використовувати зазначене у свідоцтві України позначення. Рішенням місцевого господарського суду з посиланням на висновки судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності позов було задоволено.

Постановою апеляційного господарського суду зазначене рішення суду першої інстанції зі справи скасовано і в задоволенні позову відмовлено з посиланням на висновок додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності через несхожість зареєстрованих позначень за міжнародними реєстраціями та свідоцтвом України за семантичним критерієм.

Скасовуючи зазначені судові рішення зі справи і передаючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу, зокрема, на таке. Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За приписами абзацу третього пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.95 N 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.97 N 72), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 Господарського процесуального кодексу України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Отже, судом апеляційної інстанції було відмовлено в позові з посиланням на висновки додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, без урахування того, що семантичний критерій є лише однією (але не єдиною) з ознак, які підлягають врахуванню при визначенні схожості спірних позначень.

У свою чергу, суд першої інстанції, прийнявши рішення про заборону відповідачеві використовувати спірне позначення щодо всіх товарів, зазначених у свідоцтві України, включаючи використання "на підставі усних та письмових ліцензійних договорів", не встановив фактичні обставини, пов'язані з використанням або невикористанням відповідачем цього позначення (постанова Вищого господарського суду України від 22.12.2009 N 20/285).

8. У вирішенні питання щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності господарські суди неправомірно поклали в основу судових рішень висновки судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності, складені з істотним порушенням процесуальних норм. Рішення господарських судів про відмову в задоволенні позову було мотивовано тим, що винахід за оспорюваним патентом України повністю відповідає визначеним статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) умовам патентоздатності, а тому відсутні підстави для визнання його недійсним.

Скасовуючи судові рішенні з цієї справи та передаючи її на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України виходив з такого.

Господарським судом першої інстанції для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань (про відповідність винаходу умовам патентоздатності), призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності зі справи та її висновок покладено в основу судового рішення.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) наявні докази підлягають оцінці в їх сукупності, і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В апеляційному розгляді даної справи господарський суд скористався правом, наданим йому частиною четвертою статті 42 ГПК України, згідно з якою суд може при необхідності призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Повторну судову експертизу апеляційним господарським судом було оцінено як належну, і на її висновку фактично базувалася постанова апеляційної інстанції зі справи. Разом з тим, в оцінці висновку повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності господарським судом апеляційної інстанції не було враховано таке:

• згідно з пунктом 3 частини першої статті 12 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі. Однією з таких підстав є перебування експерта в службовій або в іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі, що мало місце у проведенні повторної судової експертизи у даній справі;
• порушення пункту 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.11.98 за N 705/3145, при проведенні повторної експертизи не було зазначено голову комісії (провідного експерта). Господарські суди не звернули уваги також на те, що згідно з пунктом 1.2 названої Інструкції експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у разі потреби, залучаються фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Судовими інстанціями у вирішенні спору та в наданні оцінки висновкам судової експертизи не взято до уваги, що всі судові експерти, які складали зазначені висновки, мали кваліфікацію судового експерта лише зі спеціальності 13.3 "Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції", проте жоден з експертів не був атестований за спеціальністю 8.11 "Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин", що в даному випадку було необхідним (постанова Вищого господарського суду України від 09.02.2010 N 20/134).

9. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Компанія як власник патенту України на винахід звернулася до господарського суду з позовом, зокрема, про:

• визнання недійсним патенту України на корисну модель, що належить Товариству;
• зобов'язання Товариства припинити використання в будь-який спосіб винаходу за патентом позивача;
• заборону Товариству здійснювати використання в будь-який спосіб винаходу Компанії.

Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення зі справи та залишаючи рішення господарського суду першої інстанції про задоволення відповідних позовних вимог в силі, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) встановлено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. За приписами частини другої статті 30 Закону власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Водночас суд касаційної інстанції звернув увагу на те, що базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це й передбачено в Україні частиною другою статті 30 Закону), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою - мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід.

Відповідні правові позиції викладено й у рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З огляду на наведене суд першої інстанції, беручи до уваги правове значення чинного патенту та неправомірність використання винаходу без дозволу його власника, встановивши залежність патенту України на корисну модель від патенту України на винахід та відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення об'єктів і відсутність доказів наявності у корисної моделі відповідача значних техніко-економічних переваг перед винаходом позивача), дійшов обґрунтованого висновку щодо порушення прав Компанії внаслідок видачі патенту України на корисну модель та правомірно визнав зазначений патент недійсним повністю на підставі пункту "г" частини першої статті 33 Закону.

При цьому встановлена новизна корисної моделі за патентом України не надає її власнику права на використання винаходу за патентом України, оскільки сама по собі не свідчить про наявність підстав для зобов'язання позивача надати Товариству необхідний дозвіл [видати ліцензію] (постанова Вищого господарського суду України від 16.03.2010 N 20/173).

10. Згідно з приписами Паризької конвенції про охорону промислової власності правова охорона добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Корпорація звернулася до господарського суду з позовом, в якому просила суд визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство, та зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Погоджуючись з судовими рішеннями, прийнятими у відповідній справі, Вищий господарський суд України, зауважив, зокрема, таке. Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктами 1 і 4 статті 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що подача Товариством заявки на знак для товарів і послуг для товарів 11 і 21 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків відбулася у той час, коли такий знак вже був добре відомим в Україні стосовно Корпорації; тому торговельна марка відповідача могла сприйматися споживачем як така, що вказувала на зв'язок між Товариством та Корпорацією і внаслідок такого використання було ймовірним заподіяння шкоди інтересам позивача.

Крім того, в оскаржуваних судових рішеннях цілком правильно зазначено про те, що з дати, на яку, за визначенням Апеляційної палати Департаменту, торговельна марка позивача стала добре відомою в Україні, правова охорона такого знака поширюється на усі товари Корпорації, нею марковані, безвідносно до того, чи є ці товари спорідненими з товарами, які виробляє Товариство (постанова Вищого господарського суду України від 23.03.2010 N 21/404).

Заступник
Голови Вищого господарського суду України
В.Москаленко