ОБЗОРНОЕ ПИСЬМО

15.07.2010 N 01-08/415 Хозяйственные суды Украины

В порядке информации и для учета при рассмотрении дел посылается обзор решенных хозяйственными судами Украины споров по делам, связанным с защитой прав на объекты промышленной собственности, судебные решения по которым пересмотрены в кассационном порядке Высшим хозяйственным судом Украины.

1. Право преждепользования полезной моделью возникает исключительно при наличии условий, предусмотренных частью первой статьи 31 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели".

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в хозяйственный суд с иском о запрете Предпринимателю производство товаров с использованием полезной модели по декларационному патенту Украины.

Удовлетворяя исковые требования, местный хозяйственный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к выводу об использовании ответчиком в изготовлении своей продукции каждого признака, включеного в независимый пункт формулы полезной модели по соответствующему патенту.

Вместе с тем были отклонены доводы ответчика о наличии у него права преждепользования техническим решением, тождественным зарегистрированной полезной модели, исходя, в частности, из того, что:

• Для осуществления значительной и серьезной подготовки к использованию технического решения, тождественного полезной модели, ответчик должен был обладать специальными знаниями, то есть иметь техническое образование, опыт и стаж работы в соответствующей сфере, однако доказательств в подтверждение этого истцом не представлено;
• Отсутствуют данные о том, что такое производство осуществлялось при наличии разрешений соответствующих государственных органов, то есть добросовестно.

Просматривая в кассационном порядке судебные решения предыдущих судебных инстанций, Высший хозяйственный суд Украины указал следующее. Согласно части первой статьи 31 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" любое лицо, которое до даты подачи в Учреждение заявки или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использовало в Украине технологическое (техническое) решение, тождественное заявленному полезной модели, либо осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, сохраняет право на безвозмездное продолжение этого использования или на использование полезной модели, как это предусматривалось указанной подготовкой (право преждепользования). Право преждепользования ограничивается тем объемом использования тождественного заявленному изобретению решения, каким оно было на дату подачи заявки.

Следовательно, для возникновения у лица права преждепользования полезной моделью необходимо выполнение им таких условий, как добросовестное, в интересах своей деятельности и в коммерческих целях использования технического решения, тождественного полезной модели, или же значительная и серьезная подготовка к такому использованию, произведенная до даты подачи другим лицом заявки на регистрацию такой полезной модели. При этом законодательством не предусмотрено каких-либо других условий приобретения права преждепользования, как: техническое образование, опыт и стаж работы, наличие полного пакета разрешительных документов для осуществления производства определенной продукции и др. (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 14.07.2009 N 16/59-08).

2. Особенности фактического использования обозначения, которое является объектом знака для товаров и услуг, не влияющих на государственную регистрацию такого обозначения как торговой марки. Компания обратилась в хозяйственный суд с иском, в частности, о признании частично недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг, собственником которого является Общество, в отношении товаров 5 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Постановлением апелляционного хозяйственного суда решение суда первой инстанции об удовлетворении иска отменено и принято новое решение, которым Компании отказано в удовлетворении иска со ссылкой на безосновательность утверждений истца о несоответствии торговой марки ответчика условиям предоставления правовой охраны в связи с неучетом специфики спорных товаров и путей их распространения.

Отменяя постановление апелляционного хозяйственного суда по делу и оставляя в силе решение местного хозяйственного суда, суд кассационной инстанции указал следующее.

Пунктом 3 статьи 6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" установлено, что не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.

Предыдущими судебными инстанциями в рассмотрении дела установлено, что выводы проведенных по делу судебных экспертиз совпадают в части однородности (родства) товаров 5 класса МКТУ, для которых зарегистрированы торговые марки Компании и Общества.

При этом род (вид) товаров, их назначение, условия и каналы сбыта, круг потребителей должны быть учтены именно при установлении однородности товаров (пункт 4.3.2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг).

В свою очередь, особенности фактического использования знаков для товаров и услуг [внешний вид упаковки (вне изображения торговой марки) товара, цена товара, место производства, пути распространения и т.д.] не влияют на государственную регистрацию заявленного обозначения как торговой марки, не являются неизменными признаками (учитывая динамичность предпринимательской деятельности) и не определяют правил использования зарегистрированных торговых марок (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 15.09.2009 N 12/371).

3. Использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком, зарегистрированным для товаров и услуг такого же класса, является нарушением прав на торговую марку, несмотря на наличие авторского права на такое обозначение.

Причиной кассационного обжалования судебных решений по делу был вопрос о правомерности использования ответчиком в хозяйственной деятельности обозначения для товаров и услуг, которые являются схожими до степени смешения со знаком, как объекта авторского права.

Пунктом 5 статьи 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее - Закон) установлено, в частности, свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия, если иное не предусмотрено настоящим Законом, обозначения, похожее с зарегистрированным знаком, относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначения и знак можно спутать.

Хозяйственными судами предыдущих инстанций было установлено, что ответчик использует обозначения на основании лицензионного договора, заключенного им с физическими лицами как авторами соответствующего произведения.

Согласно пункту "а" части первой статьи 15 Закона Украины "Об авторском и смежных правах" исключительное право на использование произведения принадлежит к имущественным правам автора (или другого лица, имеющего авторское право).

Вместе с тем в соответствии с частями первой и второй статьи 13 Гражданского кодекса Украины лицо осуществляет гражданские права в рамках, предоставленных ему договором или актами гражданского законодательства. В осуществлении своих прав лицо обязано воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц, нанести ущерб окружающей среде или культурному наследию.

На основании изложенного судебные инстанции, не отрицая в целом прав ответчика на использование обозначения как объекта авторского права, правильно учли правовое содержание понятия торговой марки (в частности, в части ее назначения) и объем его правовой охраны и, установив факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения со знаком для товаров и услуг истца, зарегистрированным для товаров такого же класса, пришли к обоснованному выводу о наличии со стороны ответчика нарушения прав истца на торговую марку и правомерно удовлетворили иск (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 15.09.2009 N 5/57).

4. В течение пяти лет с даты государственной регистрации лекарственного средства запрещается использовать регистрационную информацию о безопасности и эффективности, содержащуюся в заявлении и приложениях к ней, зарегистрированного лекарственного средства для подачи заявления о государственной регистрации другого лекарственного средства, кроме случаев, когда право ссылаться или использовать такую информацию получено в установленном законодательством порядке. Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, ответчика обязано прекратить использование объектов интеллектуальной собственности, связанных с производством препаратов на основе действующей химического вещества, в частности, производство, хранение, продажу, предложение к продаже лекарственного средства.

По результатам пересмотра судебных решений по соответствующему делу Высший хозяйственный суд Украины отметил, в частности, следующее. Согласно пункту 2.32 Порядка проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 26.08.2005 N 426 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 19.09.2005 за N 1069/11349, экспертиза материалов на лекарственное средство - это проверка, анализ и специализированная оценка регистрационных материалов и материалов дополнительных экспертиз (испытаний) лекарственного средства с целью подготовки мотивированных выводов для принятия решения о его государственной регистрации (перерегистрации) или отказе в государственной регистрации (перерегистрации) лекарственного средства.

Пунктом 3.1 Порядка предусмотрена обязанность заявителя предоставить органу экспертизы сведения о том, защищен лекарственный препарат патентами на изобретение, полезную модель или промышленный образец, действие которых распространяется на Украину. Согласно пунктам 3-2 и 3-3 Порядка запрещается на протяжении пяти лет с даты государственной регистрации лекарственного средства (независимо от срока действия любого патента, имеющего отношение к лекарственному средству) использовать регистрационную информацию о безопасности и эффективности, содержащуюся в заявлении и приложениях к нему, зарегистрированного лекарственного средства для подачи заявления о государственной регистрации другого лекарственного средства, кроме случаев, когда право ссылаться или использовать такую информацию получено в установленном законодательством порядке от лица или организации, предоставившей информацию, или информация подготовлена заявителем или для заявителя.

Для государственной регистрации лекарственных средств, которые базируются или имеют отношение к объектам интеллектуальной собственности, на которые согласно законам Украины выдан патент, заявитель подает копию патента или лицензии, которой разрешается производство и продажа зарегистрированного лекарственного средства, и письмо, в котором отмечается, что права третьей стороны, защищенные патентом, не нарушаются в связи с регистрацией лекарственного средства.

Учитывая сказанное предыдущие судебные инстанции по достоинству оценили материалы дела и установили, что: с регистрационного досье ответчика усматривается, что лекарственное средство изготовлено на основе химического вещества, охраняемого патентами Украины, права на которые принадлежат истцу; представленные истцом доказательства свидетельствуют о деятельность ответчика по изготовлению продукта с применением запатентованных истцом изобретений, а также по введению в хозяйственный оборот (упаковка, хранение, предложение к продаже) лекарственного средства, чем нарушаются имущественные права интеллектуальной собственности истца на действующую химическое вещество. Следовательно, удовлетворение требований истца об обязательстве прекратить использование объектов интеллектуальной собственности, связанных с производством препаратов на основе действующей химического вещества, в частности, производство, хранение, продажу, предложение к продаже лекарственного средства, было вполне правомерным (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 06.10.2009 N 19/459-08).

5. По истечении пяти лет с даты международной регистрации знака эта регистрация становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда признано недействительным полностью на территории Украины международную регистрацию знака для товаров и услуг, который принадлежит Предприятию, и обязано Департамент сообщить об этом Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Постановление апелляционного суда обосновано тем, что решениями судебных органов Латвии признан недействительным договор, по которому предприятие, от которого Предприятие получило права на знак для товаров и услуг, получил права на данный знак по национальной регистрацией, послужившего основанием для осуществления международной регистрации.

Отменяя судебные решения по делу и передавая последнюю на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд, Высший хозяйственный суд Украины обратил внимание на следующее.

В частях второй - четвертой статьи 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков указано, что по истечении срока в пять лет с даты международной регистрации, эта регистрация становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения, с учетом следующего. Охрана, возникающая в результате международной регистрации знака, независимо от того, была она предметом передачи прав или нет, не может быть востребована полностью или частично, если в течение пяти лет с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения в соответствии со статьей 1, уже не пользуется полностью или частично правовой охраной в данной стране. Это положение применяется также для случая, когда правовая охрана прекращается позднее вследствие возбуждения судебного дела, начатого до истечения пятилетнего срока.

В случае исключения знака из национального реестра, осуществляемого по просьбе заявителя или ex officio, ведомство страны происхождения потребует от Международного бюро исключить знак из Международного реестра; Бюро осуществит эту операцию. В случае возбуждения судебного дела упомянутое ведомство пересылает Международному бюро ex officio или по требованию истца копию искового заявления или любого другого документа, подтверждающего этот иск, а также окончательное решение суда; Бюро делает отметку об этом в Международном реестре. Следовательно, предварительным судебным инстанциям нужно было выяснить, в частности, исключено знак Компании из национального реестра; или требовало ведомство страны происхождения исключить торговую марку Компании по международной регистрации из Международного реестра и осуществлено ли такое исключение (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 30.03. 2009 N 20/23).

6. Право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование является действующим с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или его регистрации и независимо от того, является ли коммерческое наименование частью торговой марки.

Решение местного хозяйственного суда, которым свидетельство на знак для товаров и услуг Украини признано недействительным в части словесного элемента, мотивировано тем, что словесный элемент спорной торговой марки является составной частью фирменного наименования Общества, что может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего туристические услуги.

Отменяя это решение с передачей дела на новое рассмотрение, Высший хозяйственный суд Украины указал следующее. Согласно частям первой и второй Статья 489 Гражданского кодекса Украины правовая охрана предоставляется коммерческому наименованию, если оно дает возможность отличить одно лицо от других и не вводит в заблуждение потребителей относительно настоящей его деятельности, право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование является действующим с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или его регистрации и независимо от того, является ли коммерческое наименование частью торговой марки.

В свою очередь, согласно пункту 3 статьи 6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения, в частности, с фирменными наименованиями, известные в Украине и принадлежащими другим лицам, получившим право на них до даты подачи в Учреждение заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг.

Высший хозяйственный суд Украины отметил, что выводы суда первой инстанции о несоответствии знака по свидетельству Украина условиям предоставления правовой охраны являются преждевременными, поскольку хозяйственному суду для принятия правильного решения по делу предстояло установить необходимые фактические обстоятельства, исходя, в частности, с:

• Объема правовой охраны торговой марки по свидетельству;
• Того, что право на коммерческое (фирменное) наименование возникает с момента его использования;
• Необходимости исследования соответствия торговой марки по свидетельству Украина условиям предоставления правовой охраны именно на дату подачи заявки о ее регистрации;
• При определении схожести фирменного (коммерческого) наименования со спорной торговой маркой необходимо было сравнивать установленное судом фирменное (коммерческое) наименование, которое фактически используется в отношении определенных услуг, с изображением спорной торговой марки (так, как зарегистрировано) и с перечнем услуг, для которых ее зарегистрировано (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 10.11.2009 N 16/170-08).

7. Обозначения, являющегося объектом знака для товаров и услуг, считается похожим настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельную разницу элементов.

Компания как владелец торговых марок по международным регистрациям обратилась в хозяйственный суд с иском, в частности, о признании недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг, собственником которого является Общество, и о запрете Обществу использовать указанное в свидетельстве Украина обозначение. Решением местного хозяйственного суда со ссылкой на выводы судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности иск был удовлетворен.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда указанное решение суда первой инстанции по делу отменено и в удовлетворении иска отказано со ссылкой на заключение дополнительной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности через несхожесть зарегистрированных обозначений по международным регистрациям и свидетельством Украине по семантическому критерию.

Отменяя указанные судебные решения по делу и передавая дело на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд, Высший хозяйственный суд Украины обратил внимание, в частности, следующее. Пунктом 3 статьи 6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" установлено, что не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.

По предписаниям абзаца третьего пункта 4.3.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Госпатента Украины от 28.07.95 N 116 (в редакции приказа Госпатента Украины от 20.08.97 N 72), обозначение считается похожим настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельную разницу элементов.

Согласно части пятой статьи 42 Хозяйственного процессуального кодекса Украины заключение судебного эксперта для хозяйственного суда не является обязательным и оценивается хозяйственным судом по правилам, установленным статьей 43 настоящего Кодекса.

Следовательно, судом апелляционной инстанции было отказано в иске со ссылкой на выводы дополнительной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, без учета того, что семантический критерий является лишь одним (но не единственным) из признаков, подлежащих учету при определении схожести спорных обозначений.

В свою очередь, суд первой инстанции, приняв решение о запрещении ответчику использовать спорное обозначение в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве Украине, включая использование "на основании устных и письменных лицензионных договоров", не установил фактические обстоятельства, связанные с использованием или неиспользованием ответчиком этого обозначения (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 22.12.2009 N 20/285).

8. В решении вопроса о соответствии изобретения условиям патентоспособности хозяйственные суды неправомерно положили в основу судебных решений заключения судебных экспертиз объектов интеллектуальной собственности, составленные с существенным нарушением процессуальных норм. Решения хозяйственных судов об отказе в удовлетворении иска было мотивировано тем, что изобретение по оспариваемым патентом Украины полностью соответствует определенным статьей 7 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" (далее - Закон) условиям патентоспособности, а потому отсутствуют основания для признания его недействительным.

Отменяя судебные решении по этому делу и передавая его на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд, Высший хозяйственный суд Украины исходил из следующего.

Хозяйственным судом первой инстанции для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний (о соответствии изобретения условиям патентоспособности), назначено судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности по делу и ее вывод положен в основу судебного решения.

Согласно статье 43 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (ХПК Украины) имеющиеся доказательства подлежат оценке в их совокупности, и ни одно доказательство не имеет для хозяйственного суда заранее установленной силы.

В апелляционном рассмотрении данного дела хозяйственный суд воспользовался правом, предоставленным ему частью четвертой статьи 42 ХПК Украины, согласно которой суд может при необходимости назначить повторную судебную экспертизу и поручить ее проведение другому судебному эксперту.

Повторную судебную экспертиуе апелляционным хозяйственным судом было оценено как должное, и на ее заключении фактически базировалось постановление апелляционной инстанции по делу. Вместе с тем, в оценке заключения повторной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности хозяйственным судом апелляционной инстанции не было учтено следующее:

• Согласно пункту 3 части первой статьи 12 Закона Украины "О судебной экспертизе" независимо от вида судопроизводства судебный эксперт обязан заявлять самоотвод при наличии предусмотренных законодательством оснований, исключающих его участие в деле. Одним из таких оснований является пребывание эксперта в служебной или иной зависимости от лиц, участвующих в деле, которое имело место в проведении повторной судебной экспертизы по данному делу;
• Нарушение пункта 4.13 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и Научно-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.98 N 53/5 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 30.12.2004 N 144/5) и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 03.11.98 за N 705/3145, при проведении повторной экспертизы не было указано председателя комиссии (ведущего эксперта). Хозяйственные суды не обратили внимания также на то, что согласно пункту 1.2 названной Инструкции экспертиза, для решения вопросов которой необходимы знания из различных областей знаний или разных направлений в пределах одной отрасли знаний, является комплексной. До проведения таких экспертиз, в случае необходимости, привлекаются специалисты учреждений и служб (подразделений) других центральных органов исполнительной власти или другие специалисты, не работающие в государственных специализированных экспертных учреждениях.

Судебными инстанциями в разрешении спора и в предоставлении оценки выводам судебной экспертизы не принято во внимание, что все судебные эксперты, которые составляли указанные выводы, имели квалификацию судебного эксперта только по специальности 13.3 "Исследование, связанные с охраной прав на изобретения, полезные модели, рационализаторские предложения ", однако ни один из экспертов не был аттестован по специальности 8.11" Исследование веществ химических производств и специальных химических веществ ", что в данном случае было необходимо (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 09.02.2010 N 20/134).

9. Владелец патента обязан дать разрешение (выдать лицензию) на использование изобретения (полезной модели) владельцу позднее выданного патента, если изобретение (полезная модель) последнего предназначено для достижения иной цели или имеет значительные технико-экономические преимущества и не может использоваться без нарушения прав владельца ранее выданного патента.

Компания как владелец патента Украины на изобретение обратилась в хозяйственный суд с иском, в частности, о:

• Признание недействительным патента Украины на полезную модель, принадлежащего Обществу;
• Обязательства Общества прекратить использование в любой способ изобретения по патенту истца;
• Запрет Обществу осуществлять использование в любой способ изобретения Компании.

Просматривая в кассационном порядке судебные решения по делу и оставляя решение хозяйственного суда первой инстанции об удовлетворении соответствующих исковых требований в силе, Высший хозяйственный суд Украины указал следующее.

Частью пятой статьи 28 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" (далее - Закон) установлено, что патент предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать изобретение (полезную модель) без его разрешения, за исключением случаев, когда такое использование не признается согласно настоящему Закону нарушением прав, предоставляемых патентом. По предписаниям части второй статьи 30 Закона владелец патента обязан дать разрешение (выдать лицензию) на использование изобретения (полезной модели) владельцу позднее выданного патента, если изобретение (полезная модель) последнего предназначено для достижения иной цели или имеет значительные технико-экономические преимущества и не может использоваться без нарушения прав владельца ранее выданного патента.

Одновременно суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что базовым принципом, обеспечивающим патентовании изобретений, является то, что любое лицо, использующее запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя, совершает противоправные действия (за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством). При этом подходы к выдаче принудительных лицензий могут различаться содержания национального законодательства, которое может предусматривать выдачу принудительных лицензий в любое время, когда возникает ситуация зависимости, или может требовать (как это и предусмотрено в Украину частью второй статьи 30 Закона), чтобы зависимый патент был предназначен для достижения иной цели, чем доминирующий патент, либо представлял собой существенное техническое улучшение по сравнению с изобретением, заявленным в доминирующем патенте. Это последняе условие способствует недопущению злоупотреблений заявителей, подающих заявки на незначительные изобретения с единственной целью - получить право, благодаря принудительной лицензии, использовать важное изобретение.

Соответствующие правовые позиции изложены и в рекомендациях Всемирной организации интеллектуальной собственности. Учитывая приведенное суд первой инстанции, принимая во внимание правовое значение действующего патента и неправомерность использования изобретения без разрешения его владельца, установив зависимость патента Украины на полезную модель от патента Украины на изобретение и отсутствие предусмотренных законом оснований для выдачи принудительной лицензии (через тождество цели назначения объектов и отсутствие доказательств наличия у полезной модели ответчика значительных технико-экономических преимуществ перед изобретением истца), пришел к обоснованному выводу о нарушении прав Компании в результате выдачи патента Украины на полезную модель и правомерно признал указанный патент недействительным полностью на основании пункта "г" части первой статьи 33 Закона.

При этом установлена новизна полезной модели по патенту Украины не предоставляет ее владельцу права на использование изобретения по патенту Украине, поскольку сама по себе не свидетельствует о наличии оснований для обязательства истца предоставить Обществу необходимо разрешение [выдать лицензии] (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 16.03.2010 N 20/173).

10. Согласно предписаниям Парижской конвенции по охране промышленной собственности правовая охрана хорошо известного знака распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет нанесен ущерб таким использованием.

Корпорация обратилась в хозяйственный суд с иском, в котором просила суд признать недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг, собственником которого является Общество, и обязать Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины (далее - Департамент) внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.

Соглашаясь с судебными решениями, принятыми по соответствующему делу, Высший хозяйственный суд Украины, отметил, в частности, следующее. Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения с, в частности, знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг; знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Пунктами 1 и 4 статьи 25 Закона предусмотрено, что охрана прав на хорошо известный знак осуществляется согласно статье 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и настоящему Закону на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом; с даты, на которую по определению Апелляционной палаты либо суда знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана такая же, если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. При этом она распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет нанесен ущерб таким использованием. Предыдущими судебными инстанциями по делу установлено, что подача Обществом заявки на знак для товаров и услуг для товаров 11 и 21 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков состоялась в то время, когда такой знак уже был хорошо известным в Украине относительно Корпорации; поэтому торговая марка ответчика могла восприниматься потребителем как такая, которая указывала на связь между Обществом и Корпорацией и в результате такого использования было вероятным причинение вреда интересам истца.

Кроме того, в обжалуемых судебных решениях совершенно правильно сказано о том, что с даты, на которую, по определению Апелляционной палаты Департамента, торговая марка истца стала хорошо известной в Украине, правовая охрана такого знака распространяется на все товары Корпорации, ею маркированные, безотносительно к того, являются ли эти товары родственными товарами, которые производит Общество (постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 23.03.2010 N 21/404).


Заместитель
Председателя Высшего хозяйственного суда Украины
В. Москаленко