(це продовження, але існує попередня сторінка і перша сторінка)

4. Встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на
знак для товарів і послуг, господарський суду обґрунтовано
заборонив відповідачеві використання цього знака у господарській
діяльності при наданні певних послуг та правомірно зобов’язав
відповідача знищити зображення певного позначення.

Страховою компанією заявлено позовні вимоги до Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України (далі — Державний департамент) та Товариства про: визнання
свідоцтва України на знак для товарів і послуг «О.-Д.» недійсним
для товарів і послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів та
послуг (далі — МКТП), пов’язаних зі здійсненням страхової
діяльності та споріднених з ними фінансових послуг; зобов’язання
Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити
публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»; заборону
Товариству використовувати позначення «О.» у господарській
діяльності; заборону Товариству надавати послуги страхування;
зобов’язання Товариства демонтувати вивіски, ліквідувати написи
позначень «О.» в інтер’єрі, у рекламі, друкованих виданнях, в
проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації.

Фондом державного майна України заявлено позовні вимоги, у
яких він просить: зобов’язати Товариство припинити використання
фірмового найменування, яке є схожим з фірмовим найменуванням
Страхової компанії; зобов’язати Товариство змінити своє
найменування, виключивши з нього слово «О.«, та здійснити у
зв’язку з цим перереєстрацію Товариства; визнати недійсним
свідоцтво України на знак для товарів і послуг «О.-Д.», видане на
ім’я Товариства; зобов’язати Державний департамент внести
відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг; заборонити Товариству застосовувати знаки
або позначення, що містять як основне розрізняльне навантаження
елемент «О.» і схожі до ступеня змішування із знаком «О.«, що
належить Страховій компанії, при наданні страхових послуг, у
рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, в проспектах, рахунках,
на бланках та в іншій документації, пов’язаній з введенням
страхових послуг в господарський обіг; зобов’язати знищити вже
виготовлені зображення знаків або позначень, що використовуються
при наданні страхових послуг та містять як основне розрізняльне
навантаження елемент «О.» і схожі із знаком «О.», що належить
Страховій компанії.

У зустрічному позові Товариство просило визнати використання
Страховою компанією у назві слова «національна» актом
недобросовісної конкуренції та заборонити використовувати у своїй
назві це слово.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, первісний позов
задоволено частково. Свідоцтво України на знак для товарів і
послуг «О.-Д.» визнано недійсним частково для товарів і послуг 36
класу МКТП, пов’язаних зі здійсненням страхової діяльності;
зобов’язано Державний департамент внести відповідні зміни до
Державного реєстру на знаки для товарів і послуг і здійснити
відповідну публікацію у бюлетені «Промислова власність»;
Товариству заборонено використання позначення «О.» для
рекламування та при наданні послуг зі страхування 36 класу МКТП,
його зобов’язано знищити виготовлені зображення з позначенням «О.«
на вивісках у рекламних матеріалах та в інтер’єрі в місцях
надання, рекламування та пропонування послуг зі страхування, що
відносяться до 36 класу МКТП. У задоволенні позову Фонду
державного майна України відмовлено. У зустрічному позові
відмовлено. Рішення та постанову мотивовано схожістю до ступеню
змішування знака для товарів і послуг «О.-Д.» із знаком для
товарів і послуг «О.».

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
— Страхова компанія була створена відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України та зареєстрована Київською міською
державною адміністрацією 28.12.1993;
— Страхова компанія є власником свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг «О.» з датою пріоритету від 29.03.1993,
зареєстрованих для послуг 35, 36 класів МКТП. Відомості про видачу
вказаних свідоцтв були опубліковані в офіційному бюлетені
«Промислова власність» N 3 за 1995 рік;
— Товариство є власником свідоцтва України на знак для
товарів і послуг «О.-Д.«, зареєстрованого для послуг 35, 36, 42
класів МКТП. Заявку на реєстрацію цього позначення як знака для
товарів і послуг Товариство подало 14.03.1995, а відомості про
видачу вказаного свідоцтва було опубліковано в офіційному бюлетені
«Промислова власність» N 7 за 1999 рік;
— згідно з висновком експертизи Київського НДІСЕ (від
08.04.2002) знаки для товарів і послуг за свідоцтвам, виданими
відповідно Страховій компанії і Товариству, не є тотожними, однак
мають спільний тотожний домінуючий елемент — логотип «О.«. Знаки
для товарів і послуг за цими свідоцтвами містять тотожний спільний
домінуючий елемент — логотип «О.», і тому має місце смислова
(семантична), звукова (фонетична), графічна (візуальна) схожість
настільки, що можна ввести в оману споживача щодо особи, яка надає
страхові послуги. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом, яке
було видано Страховій компанії, мав розрізняльну здатність з
самого початку, оскільки, згідно з Законом ( 3689-12 ), це є
обов’язковою умовою надання знаку правової охорони; знак для
товарів і послуг за свідоцтвом виданим Товариству не набув
самостійної розрізняльної здатності в процесі використання на
ринку страхових послуг. Враховуючи, що фірмове найменування
Страхова компанія «О.» має більш ранню дату пріоритету і
охороняється також однойменним товарним знаком, а фірмове
найменування Товариства «О.-Д.» містить як домінуючу складову
частину слово «О.«, можна вважати їх схожими настільки, що їх
можна сплутати при укладенні договорів страхування;
— згідно з висновком, підписаним експертами
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, словесний
знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Страховій
компанії, та комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом,
виданим Товариству, не є тотожними, тобто не збігаються в усіх
елементах. Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами не є
схожими між собою настільки, що ця схожість може ввести в оману
споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Словесний знак
для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Страховій
компанії, мав притаманну розрізняльну здатність для визначеного
переліку послуг на момент подання заявки на реєстрацію та не
втратив її в процесі використання на ринку страхових послуг.
Комбінований знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом
мав притаманну розрізняльну здатність для визначеного переліку
послуг на момент подання заявки на реєстрацію та не втратив її в
процесі використання на ринку страхових послуг. Повне фірмове
найменування Страхової компанії і повне фірмове найменування
Товариства не є схожими настільки, що їх можна сплутати при
укладанні договорів страхування;
— відповідно до висновків комісійної судової експертизи,
призначеної для усунення протиріч між попередньо проведеними
експертизами, знаки для товарів та послуг за свідоцтвом, яке
належить Страховій компанії, та за свідоцтвом, яке належить
Товариству, не є тотожними, а є схожими до ступеню змішування.
Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами схожі настільки, що
ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає
страхові послуги. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що
належить Страховій компанії, з самого початку мав розрізняльну
здатність, а тому не мав потреби набувати розрізняльної здатності
в процесі використання. На підставі наданих матеріалів не можна
зробити висновок, чи набув розрізняльної здатності знак для
товарів і послуг за свідоцтвом, що належить Товариству в процесі
використання на ринку страхових послуг. На підставі наданих
матеріалів не можна зробити висновок, чи є фірмове повне фірмове
найменування Страхової компанії і повне фірмове найменування
Товариства схожими настільки, що їх можна сплутати при укладанні
договорів страхування;
— висновком судової експертизи Київського НДІСЕ від
23.09.2005 встановлено, що фірмове (комерційне) найменування
Страхової компанії складається з посилання на
організаційно-правову форму та спеціального (розпізнавального)
позначення — «О.». Значення слова «О.» у фірмовому (комерційному)
найменуванні, яке належить Страховій компанії, вказує на ім’я
богині, захисниці людини і її майна, а слово «Національна» вказує
на належність даній країні, на загальнодержавне і міжнародне
визнання результатів діяльності. Фірмові (комерційні)
найменування, які належать Страховій компанії та Товариству в
цілому не є тотожними, але містять у своєму складі домінуючі
тотожні елементи «О.», що, з урахуванням збігу виду послуг, які
ними надаються, та території їх поширення, свідчить про те, що ці
фірмові (комерційні) найменування є схожими настільки, що можуть
бути сплутані споживачами;
— висновок експертів Харківського НДІСЕ від 29.03.2004 за
повторною комісійною експертизою співпадає з висновком експертів
Київського НДІСЕ від 08.04.2002, висновком спеціаліста Львівського
НДІСЕ від 27.10.2003 та висновком Центру інтелектуальної власності
та передачі технологій НАН України від 08.02.2002 про те, що знаки
для товарів і послуг за Свідоцтвом, яке належить Страховій
компанії, та за оспорюваним свідоцтвом схожі настільки, що ця
схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає
страхові послуги. Висновок від 28.10.2002 Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності не співпадає із зазначеними
вище висновками експертів в результаті невірної оцінки виявлених
ознак, що також встановлено висновком експертів від 29.03.2004.

Відповідно до пункту 1 Тимчасового положення про Фонд
державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 07.07.1992 N 2558-XII ( 2558-12 ) (далі — Положення),
Фонд державного майна України (Фонд) є державним органом, який
здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна,
виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною
власністю. Згідно з частиною другою статті 1 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) державні органи мають
право звертатися до господарського суду лише у випадках,
передбачених законодавчими актами України. Відповідно до абзацу
другого частини першої статті 2 названого Кодексу господарський
суд порушує справи за позовними заявами державних органів, які
звертаються до господарського суду у випадках, передбачених
законодавчими актами України.

Як вбачається з установлених попередніми судовими інстанціями
обставин справи, Фонд державного майна України не є власником
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «О.» та «О.«
(виконаних кирилицею та латиницею), якими обґрунтовано позовні
вимоги за первісним позовом. Власником даних об’єктів права
інтелектуальної власності є виключно Страхова компанія, і саме
права Страхової компанії порушуються у зв’язку з використанням
спірного позначення відповідачем. Отже, висновок судових інстанцій
про те, що у Фонду державного майна України відсутні порушені
виданням оспорюваного свідоцтва України права та/або охоронювані
законом інтереси, за захистом яких він звернувся до суду,
відповідає обставинам справи.

За таких обставин відмова у позові Фонду державного майна
України є обґрунтованою.

Відповідно до пункту першого статті 5 Закону ( 3689-12 ),
введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 23.12.93
( 3771-12 ) (у редакції, що була чинною на час подання заявки на
знак «О.-Д.»), правова охорона надавалась знаку, який не
суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та
на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової
охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 4 статті 5 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що обсяг
правової охорони, що надається, визначається наведеними у
свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Пунктом 2 статті 6 Закону ( 3689-12 ) передбачалося, що
згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також
позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману
щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає
послугу.

Пунктом 3 статті 6 Закону ( 3689-12 ) визначено, що не можуть
бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або
схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я
іншої особи для однорідних товарів і послуг.

У пункті 1 статті 19 Закону ( 3689-12 ) зазначено, що
свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам
надання правової охорони.

Судовими інстанціями з’ясовано, що експертне дослідження за
повторною комісійною судовою експертизою проведено кваліфікованими
спеціалістами, належним чином обґрунтоване, відповідає іншим
доказам у справі, в тому числі висновкам експертів Київського
НДІСЕ від 08.04.2002, висновкам спеціаліста Львівського НДІСЕ від
27.10.2003 та висновкам Центру інтелектуальної власності та
передачі технологій НАН України від 08.02.2002, та не спростоване
відповідачами за первісним позовом.

Попередні інстанції погодилися з дослідженнями експертів
Харківського НДІСЕ від 29.03.2004, якими, зокрема, встановлено, що
знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, виданим на ім’я
відповідача, повністю включає в себе позначення знака для товарів
і послуг за Свідоцтвом, виданим на ім’я позивача, а знаки для
товарів та послуг за цими Свідоцтвами мають спільний домінуючий
елемент — повністю фонетично та семантично схоже словесне
позначення «О.«, яке виконане однаковим спеціальним шрифтом з
елементами старокиївської кирилиці, що свідчить про те, що ці
знаки є схожими до ступеню змішування.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що позначення
«О.-Д.» є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком
(словесне позначення «О.»), раніше зареєстрованим на ім’я іншої
особи (позивача зі справи) для однорідних послуг класу 36 МКТП:
страхування, страхування життя, страхування від нещасних випадків,
страхування від нещасних випадків на морі, морське страхування,
страхування від пожеж, страхування від захворювань. Тому
господарські суди дійшли вірного висновку, що внаслідок
невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової
охорони, передбаченим пунктами 1,4 статті 5, пункту 3 статті 6
Закону ( 3689-12 ), та на підставі підпункту «а» пункту 1
статті 19 Закону оспорюване свідоцтво України (позначення
«О.-Д.«), яке видане 12.11.1999 Державним департаментом на ім’я
Товариства, підлягає визнанню недійсним частково стосовно послуг
36 класу МКТП: страхування, страхування життя, страхування від
нещасних випадків, страхування від нещасних випадків на морі,
морське страхування, страхування від пожеж, страхування від
захворювань.

Пунктом 3 статті 19 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що
свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими,
що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону ( 3689-12 ) будь-яке
посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16
цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 3 статті 16 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що
свідоцтво надає його власнику право забороняти іншим особам
використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

Пунктом 4 статті 16 Закону ( 3689-12 ) також визначено, що
використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар,
для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий
товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший
прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та
експорт (вивезення).

Згідно з пунктом 5 статті 16 Закону ( 3689-12 ) свідоцтво
надає його власнику виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим
Законом:
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;
застосування його під час пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в
мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

З урахуванням зазначених приписів Закону ( 3689-12 )
попередні судові інстанції, правильно встановивши наявність
порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг
«О.», дійшли вірного висновку про необхідність заборони
використання Товариству цього знака у господарській діяльності при
наданні перелічених послуг із страхування 36 класу МКТП.

З урахуванням вимог пункту 2 статті 20 Закону ( 3689-12 )
суди правомірно зобов’язали Товариство знищити зображення
позначення «О.».

Також правомірно, з урахуванням вимог Законів України «Про
страхування» ( 85/96-ВР ), «Про захист від недобросовісної
конкуренції» ( 236/96-ВР ), «Про захист економічної конкуренції»
( 2210-14 ) та положень Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) стосовно права на звернення до суду за
захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів,
судові інстанції дійшли висновку про відсутність порушення прав та
охоронюваних законом інтересів позивача за зустрічним позовом, а
отже обґрунтовано відмовили йому у зустрічному позові.

З урахуванням зазначеного Вищий господарський суд України
дійшов висновку про відсутність підстав для скасування рішень
попередніх судових інстанцій, а тому їх було залишено без змін…
(продовження)