Як захищатися

Нагадуємо, що за законом права на позначення належать не тому, хто перший почав використовувати його для маркування товару й у рекламі, а тому, хто перший подав заявку на реєстрацію. Причому подав заявку в національне відомство. Права на товарні знаки охороняються тільки на території тих країн, де власник порахував потрібним провести реєстрацію.

Але є торгові марки, що завдяки посиланням професіоналів, згадуванням у спеціалізованій літературі і пресі, відгомонам закордонної реклами і т.п. стають відомими споживачам навіть у країнах, імпорт у який або не здійснювався зовсім, або був занадто незначним, щоб проводити офіційну реєстрацію.

У цьому випадку можлива ситуація, коли хтось, усвідомлюючи реальну ціну деякого імені в очах споживачів, «підбирає» незареєстрованне позначення (тобто перший подає заявку) і використовує (не використовує) його для маркірування своєї продукції. І хоча формально усе відбувається за законом, по суті ж, такі дії можна кваліфікувати як несумлінну конкуренцію й обман споживачів. Щоб перешкодити такій діяльності, багато країн ввели у своє законодавство поняття «загальновідомий знак» (знак, охоронюваний незалежно від того, зареєстрований він чи ні).

Україна поки цього не зробила. У наших законах немає поняття «загальновідомий знак», зате є бажаючі привласнити собі торгові марки світової популярності. Якщо подібні дії будуть замічені дійсним власником імені, то управу він зможе знайти й в Україні. Про це, зокрема, свідчить існуючий досвід судового розгляду.

Судовий розгляд

У грудні 2001 року Господарський суд м.Києва визнав свідоцтво на знак для товарів і послуг SEGA, зареєстрований на ім’я української фірми «Ф», недійсним. Відповідно до рішення суду, знак SEGA є загальновідомим у світі позначенням, що належить японської компанії — виробнику телевізійних ігрових приставок SEGA Enterprises Ltd.

Популярність знака аналізувалася в суді відповідно до міжнародних норм.

Суд узяв до уваги

1. Тривалість використання, географічне поширення й обсяги продажів.
Відповідно до наданих документів, фірма SEGA Enterprises Ltd. володіє знаком для товарів і послуг SEGA з 1960 року. Це позначення зареєстроване нею в 107 країнах. З метою попередження інших виробників знак супроводжується маркіруванням ®.

2. Визнання експертів.
У книзі Ніколаса Кохана «Найвідоміші у світі торгові марки» знак SEGA займає 3-і місце у світі серед компаній, що роблять іграшки. Знак SEGA є й у списку загальновідомих знаків в інтернеті (htth://www.jpo-miti.go.jp/). Висновок про те, що знак є загальновідомим, підтверджений українською експертизою.

3. Присутність товару в Україні.
Присутність товарів, зроблених у Японії і маркірованих знайомий SEGA, на українському ринку з 1994 року доведено в суді документально.

4. Пояснення органа, що видав українській фірмі охоронні документи.
Притягнутий як співвідповідач Державний департамент інтелектуальної власності не заперечував проти висновків експертизи і пояснив свої дії тим, що знак не перевірявся їм на предмет загальновідомості.

5. Доказу того, що реєстрація знака на іншого виробника вводить споживачів в оману.

Ці аргументи суду ви можете покласти в основу захисту власного товарного знаку.

По законодавству до таких, що вводять в оману, відносяться позначення, що викликають у свідомості споживача не відповідні дійсності асоціації, зв’язані з якістю товару, його географічним походженням чи з визначеним виробником. Реєстрація знака SEGA на ім’я українського виробника вводить в оману споживача щодо якості товару і його виробника. Це підтверджується листом Дніпропетровської асоціації захисту прав споживачів.

Суд не взяв до уваги доводи фірми «Ф» про те, що компанія SEGA Enterprises Ltd. не працювала в Україні. Доказом присутності на ринку служить підтверджений документально факт наявності товару і можливість його ідентифікації (тобто маркірування знаком SEGA і позначенням «madе in Japan»).

Документи Торгово-промислової палати Києва, пропозиції в прайс-листах про продаж приставок SEGA, що малися до дати подачі заявки, свідчать, що телевізійно-ігрові приставки SEGA з позначенням «made in Japan» фактично були присутні на ринку України.

По яких ознаках знак може бути визнаний загальновідомим в Україні

У відповідності зі ст.4 Цивільно-процесуального кодексу України суд може застосувати для розгляду суперечки міжнародні торговельні порядки і критерії, закріплені в Угоді TRIPS, норми Картахенскої угоди, Рекомендації асамблеї членів ВОІВ від 1999 року.

Пункт 2 ст.16 Угоди TRIPS вимагає при визначенні ступеня популярності знака брати до уваги популярність товарного знаку відповідним колам суспільства (споживачам даного товару чи послуги).

Стаття 84 Картахенскої угоди в редакції 1993 року встановлює наступні критерії для визначення загальновідомості знака:

популярність колу споживачів, що купують маркіровані товари;
інтенсивність реклами і ступінь її поширення;
цінність знака;
обсяги виробництва і продажу маркірованих товарів.
Рекомендації асамблеї ВОІВ визначають, що компетентний орган зобов’язаний брати до уваги будь-які обставини, що дозволяють зробити висновок, що знак є загальновідомим.

А саме, необхідно розглянути наступні фактори:

ступінь популярності чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
тривалість, обсяг і географічна область використання знака;
тривалість, обсяг і географічна область просування знака на ринок, включаючи рекламу, публікації і представлення на ярмарках і виставках товарів, для яких використовується знак;
тривалість і географічна область реєстрації знака;
доказ успішного відстоювання і захисту прав на знак;
вартість, що асоціюється зі знаком.