Как защищаться

Напоминаем, что по закону права на обозначение принадлежат не тому, кто первый начал использовать его для маркировки товара и в рекламе, а тому, кто первый подал заявку на регистрацию. Причем подал заявку в национальное ведомство. Права на товарные знаки охраняются только на территории тех стран, где владелец посчитал нужным провести регистрацию.

Но есть торговые марки, которые благодаря ссылкам профессионалов, упоминаниям в специализированной литературе и прессе, отголоскам зарубежной рекламы и т.п. становятся известными потребителям даже в странах, импорт в которые либо не осуществлялся вовсе, либо был слишком незначительным, чтобы проводить официальную регистрацию.

В этом случае возможна ситуация, когда кто-то, осознавая истинную цену некоего имени в глазах потребителей, «подбирает» незарегистрированное обозначение (т.е. первый подает заявку) и использует (не использует) его для маркировки своей продукции. И хотя формально все происходит по закону, по сути же, такие действия можно квалифицировать как недобросовестную конкуренцию и обман потребителей. Чтобы воспрепятствовать такой деятельности, многие страны ввели в свое законодательство понятие «общеизвестный знак» (знак, охраняемый независимо от того, зарегистрирован он или нет).

Украина пока этого не сделала. В наших законах нет понятия «общеизвестный знак», зато есть желающие присвоить себе торговые марки мировой известности. Если подобные действия будут замечены настоящим владельцем имени, то управу он сможет найти и в Украине. Об этом, в частности, свидетельствует существующий опыт судебного разбирательства.

Судебное разбирательство

В декабре 2001 года Хозяйственный суд г.Киева признал свидетельство на знак для товаров и услуг SEGA, зарегистрированный на имя украинской фирмы «Ф», недействительным. Согласно решению суда, знак SEGA является общеизвестным в мире обозначением, принадлежащим японской компании — производителю телевизионных игровых приставок SEGA Enterprises Ltd.

Известность знака анализировалась в суде в соответствии с международными нормами.

Суд принял во внимание

1. Длительность использования, географическое распространение и объемы продаж.
Согласно предоставленным документам, фирма SEGA Enterprises Ltd. владеет знаком для товаров и услуг SEGA с 1960 года. Это обозначение зарегистрировано ею в 107 странах. В целях предупреждения других производителей знак сопровождается маркировкой ®.

2. Признание экспертов.
В книге Николаса Кохана «Известнейшие в мире торговые марки» знак SEGA занимает 3-е место в мире среди компаний, производящих игрушки. Знак SEGA есть и в списке общеизвестных знаков в интернете (htth://www.jpo-miti.go.jp/). Вывод о том, что знак является общеизвестным, подтвержден украинской экспертизой.

3. Присутствие товара в Украине.
Присутствие товаров, произведенных в Японии и маркированных знаком SEGA, на украинском рынке с 1994 года доказано в суде документально.

4. Пояснения органа, выдавшего украинской фирме охранные документы.
Привлеченный в качестве соответчика Государственный департамент интеллектуальной собственности не возражал против выводов экспертизы и пояснил свои действия тем, что знак не проверялся им на предмет общеизвестности.

5. Доказательства того, что регистрация знака на другого производителя вводит потребителей в заблуждение.

Эти аргументы суда вы можете положить в основу защиты собственного товарного знака.

По законодательству к вводящим в заблуждение относятся обозначения, которые вызывают в сознании потребителя не соответствующие действительности ассоциации, связанные с качеством товара, его географическим происхождением или с определенным производителем. Регистрация знака SEGA на имя украинского производителя вводит в заблуждение потребителя относительно качества товара и его производителя. Это подтверждается письмом Днепропетровской ассоциации защиты прав потребителей.

Суд не принял во внимание доводы фирмы «Ф» о том, что компания SEGA Enterprises Ltd. не работала в Украине. Доказательством присутствия на рынке служит подтвержденный документально факт наличия товара и возможность его идентификации (т.е. маркировка знаком SEGA и обозначением «madе in Japan»).

Документы Торгово-промышленной палаты Киева, предложения в прайс-листах о продаже приставок SEGA, имевшиеся до даты подачи заявки, свидетельствуют, что телевизионно-игровые приставки SEGA с обозначением «made in Japan» фактически присутствовали на рынке Украины.

По каким признакам знак может быть признан общеизвестным в Украине

В соответствии со ст.4 Гражданско-процессуального кодекса Украины суд может применить для рассмотрения спора международные торговые обычаи и критерии, закрепленные в Соглашении TRIPS, нормы Картахенского соглашения, Рекомендации ассамблеи членов ВОИС от 1999 года.

Пункт 2 ст.16 Соглашения TRIPS требует при определении степени известности знака принимать во внимание известность товарного знака соответствующим кругам общества (потребителям данного товара или услуги).

Статья 84 Картахенского соглашения в редакции 1993 года устанавливает следующие критерии для определения общеизвестности знака:

известность кругу потребителей, которые покупают маркированные товары;
интенсивность рекламы и степень ее распространения;
ценность знака;
объемы производства и продажи маркированных товаров.
Рекомендации ассамблеи ВОИС определяют, что компетентный орган обязан принимать во внимание любые обстоятельства, позволяющие сделать вывод, что знак является общеизвестным.

А именно, необходимо рассмотреть следующие факторы:

степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества;
длительность, объем и географическая область использования знака;
длительность, объем и географическая область продвижения знака на рынок, включая рекламу, публикации и представление на ярмарках и выставках товаров, для которых используется знак;
длительность и географическая область регистрации знака;
доказательство успешного отстаивания и защиты прав на знак;
стоимость, которая ассоциируется со знаком.