1. Сфера дії, термін дії, попереджувальне маркування, види товарних знаків.

Головною функцією товарного знаку є його розпізнавальна функція, тобто здатність товарного знаку відрізняти товари або послуги одного виробника від однорідних товарів або послуг іншого виробника. Ця функція товарного знаку активно застосовується в рекламі. Потужний виробник намагається, майже насильно, впровадити свій товарний знак у нашу свідомість і навіть підсвідомість. Так, що ми автоматично побачивши пральний порошок, або зубну пасту, або соняшникове масло, або інший товар згадуємо конкретну рекламу, що найбільше часто й активно впливає на нас. Без товарного знаку, у якому сконцентрований якийсь образ фірми-виробника, досягти такого впливу на споживача було б практично неможливо.

Товарний знак реєструється відносно тих класів товарів/послуг, у яких передбачається його подальше використання. Саме в межах цих класів при державній експертизі буде оцінюватися тотожність або подібність до ступеня змішання реєструємого товарного знаку із зареєстрованими або заявленими до реєстрації позначеннями для однорідних товарів і деяких інших об’єктів інтелектуальної власності. Інакше кажучи, реєстрації як товарний знак підлягає позначення, що відрізняється від зареєстрованих і заявлених до реєстрації товарних знаків, настільки, щоб у свідомості споживача ці знаки не змішувалися. При цьому порівняння знаків буде провадитися тільки для однорідних товарів/послуг.

При виборі класів товарів і послуг, у рамках яких передбачається реєстрація знака необхідно враховувати можливі дії несумлінних конкурентів, які можуть зареєструвати точно таке ж позначення в класах, що залишилися, для неоднорідних товарів і послуг. Незалежно від сфери діяльності, для попередження можливих випадків несумлінної конкуренції, корисно реєструвати товарні знаки в таких класах, як, наприклад:
Клас 9 — включає магнітні носії інформації, диски звукозапису;
Клас 16 — включає паперові носії інформації, упакування, шрифти;
Клас 35 — включає рекламу, просування товару [для третіх осіб];
Клас 38 — включає передачу повідомлень і зображень із використанням комп’ютера.

Реєстрація товарного знаку в Україні діє протягом 10 років з дати надходження правильно оформленої заявки в Патентне відомство. В останній рік дії реєстрації за заявою власника можливе продовження реєстрації щораз на 10 років. Таким чином, дія товарного знаку може бути як завгодно тривалою. Така можливість передбачена практично у всіх країнах світу. З кінця 19 століття діють такі відомі товарні знаки, як Coca-Сola, Mercedes, Shell, Zinger, Zeiss і сотні інших знаків.

Власник зареєстрованого товарного знаку може проставляти поруч із товарним знаком попереджувальне маркування, що вказує на реєстрацію його в Україні. У світовій практиці прийняті наступні види маркування:
у вигляді латинської букви R (Registered),
у вигляді знака ® (Registered),
у вигляді словесного позначення «товарний знак»,
у вигляді словесного позначення «зареєстрований товарний знак».

Особа, що використає попереджувальне маркування стосовно незареєстрованного в Україні товарного знаку, несе відповідальність за Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об’ємні, звукові, світлові, запахові і інші позначення і їхні комбінації. Подивимося на деякі приклади товарних знаків.

Словесні позначення: Оболонь; Джип; Coca-Cola; Кока-Кола; Будьмо!; Ющенко; Napoleon; Створимо майбутнє власними руками; 1C і т.д.

До словесних позначень відносяться слова, сполучення букв, що мають словесний характер, словосполучення, пропозиції, інші одиниці мови, а також їхнього сполучення. Із усієї маси товарних знаків до 80% відносяться до словесних. У цих знаків є додатковий канал сприйняття — слуховий, що дозволяє рекламувати їх по радіо.

До зображувальних позначень відносяться зображення живих істот, предметів, природних й інших об’єктів, а також фігури будь-яких форм, композиції ліній, плям, фігур на площині.

До об’ємних позначень відносяться тривимірні об’єкти, фігури й комбінації ліній, фігур. Найчастіше це тривимірні зображення товарів або упакування.

Звукові товарні знаки. Такі товарні знаки вже кілька десятиліть реєструються в різних країнах. Як звукові позначення в Україні можуть заявлятися музичні твори, пісні, співзвуччя, добре відомі звуки й рідкі звуки, які зустрічаються в природі, електронні звуки, що не зустрічаються в природі. Звукові позначення можуть бути представлені у вигляді нотного запису і/або словесного опису звуку, вказівки походження звуку (його джерела) і характеру.

Запахові товарні знаки. Перший знак для пряжі з особливим ароматом був зареєстрований у вересні 1990 року в США. Цьому передувало те, що ароматизовані нитки використалися так довго, що покупці стали ототожнювати їх з виготовлювачем.

Комбіновані позначення. До комбінованих позначень відносяться комбінації елементів різного характеру, образотворчих, словесних, об’ємних і т.д.

2. Абсолютні підстави для відмови в реєстрації

Визначення «абсолютні», указують на ті обставини, що уникнути відмови по цих підставах практично неможливо, тому варто враховувати їх при створенні товарних знаків.

Перелічимо ці абсолютні підстави у визначенні редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і приведемо конкретні приклади.

1. Не допускається реєстрація як товарні знаки позначень, що не володіють розпізнавальною здатністю або складаються тільки з елементів, що ввійшли в загальне вживання для позначення товарів певного виду. Ці позначення можуть бути включені в товарний знак як неохоронювані елементи, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення, крім того, це положення не застосовується відносно позначень, які придбали розпізнавальну здатність у результаті їхнього використання.

Тут мова йде про позначення, що у результаті його тривалого застосування для того самого товару або товару того ж виду різними виробниками стало видовим поняттям і втратило свою розпізнавальну здатність. Наприклад: нейлон, примус, ланолін, вазелін, целулоїд, ескалатор, грамофон, лінолеум, термос й ін. Ці звичні сьогодні слова колись були товарними знаками. Сьогодні ж вони позначають товар певного виду.

Товарний знак може втратити свою розпізнавальну здатність через загальне вживання певного виду товарів різними виробниками і бути анульований. Щоб цього не відбулося необхідно застосовувати спеціальні міри. Наприклад, товарний знак Xerox (ксерокс) швидко став звичним для споживачів і почав застосовуватися як видове найменування товару — копіювально-множного апарата. У середині 90-х років можна було побачити оголошення типу: «Продається ксерокс фірми Canon». Корпорації Xerox довелося вживати спеціальних заходів і витратити чимало грошей, щоб не втратити свій знак і затвердити у свідомості споживачів, що ксерокс — це товарний знак конкретного виробника копіювальної техніки, а не вид товару. Аналогічна ситуація відбувається з підгузками «Памперс». Сучасна назва «памперс» прийшлвся більше по смаку широкому колу споживачів, чим тривіальне «підгузок». У зв’язку із цим компанія Procter & Gamble завжди вживає це позначення, і жадає від всіх інших, тільки в словосполученні «підгузки Pampers». Це треба мати на увазі при розробці товарного знаку для нових товарів, тим більше, коли в мові відсутнє просте й сучасне слово для позначення товару.

Відомі випадки, коли знак уже ввійшов у загальне вживання для позначення виду товару різних виробників, повертає собі реєстрацію як товарний знак. Усім давно відомий аспірин, як лікарський засіб вироблявся в СРСР різними підприємствами й не асоціювався в споживачів з якоюсь конкретною фірмою-виробником. Після впровадження ринкових відносин з’явилися іноземні виробники аспірину, наприклад, «Аспірин UPSA», оскільки найменування «аспірин» увійшло в загальне вживання в США, Великобританії, Франції, Японії. У СРСР у спеціальної патентознавчі літературі «аспірин» приводився, як приклад позначення, що ввійшло в загальне вживання. Позначення «Аспірин» було вперше зареєстроване в Росії в 1899 році на ім’я фірми Bayer. В 1918 році реєстрації всіх іноземних знаків були націоналізовані й передані в загальне вживання. Однак в 1992 році знак був знову зареєстрований в СНД, а також і в Україні фірмою Bayer. Проти реєстрації п’яти товарних знаків «Аспірин» у латинському й кириличному написанні виступили підприємство «Фармимэкс» і французька Laboratoir UPSA. Рішення офіційних органів неодноразово мінялися, але закінчилося тим, що реєстрації товарних знаків збереглися, а «Аспірин UPSA» перетворився в «Упсарин UPSA» (удалий приклад зміни найменування товару при збереженні його пізнаності споживачами).

У радянські часи не тільки аспірин не мав розпізнавальної здатності відносно його виробника в СРСР, але й безліч інших товарних знаків, наприклад, «Жигулівське», «Московська», «Посольська», «Янтар», «Дружба», «Прима» та інші. Усі права на ці марки належали державі. Деякі з них уже знайшли свого конкретного власника, деякі після довгих перипетій знову в загальному користуванні, а деякі дотепер є предметом спорів.

2. Знаки, що являються загальноприйнятими символами й термінами. Дія цієї норми спрямовано на запобігання монопольного права на використання загальновідомих символів і термінів. Однак, ці позначення можуть бути включені в товарний знак як неохоронювані елементи, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення, крім того, це положення не застосовується відносно позначень, які придбали розпізнавальну здатність у результаті їхнього використання.

До загальноприйнятих символів відносяться, як правило, позначення, що символізують галузь господарства або область діяльності, до яких ставляться товари, що втримуються в переліку товарів, для яких заявляється реєстрація товарного знаку; умовні позначки, застосовувані в науці й техніці. До загальноприйнятих термінів відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки й техніки.

Наприклад, зображення таблетки, а також назва ліків «Ацетилсаліцилова кислота» — будуть загальноприйнятими позначеннями для фармацевтики. Зображення шестірні, словесні позначення типу: «Шестірня», «Гідродинаміка», «Змащення», «Різець», «Верстат» і т.п. — будуть загальноприйнятими позначеннями для машинобудування й т.п. На практиці було відмовлено в реєстрації позначення Softnet для комп’ютерних програм на тій підставі, що обоє слова, що становлять позначення, являють собою загальноприйняті терміни, використовувані в комп’ютерній техніці.

Прикладом позначення, що складає із загальноприйнятих термінів, які придбали розпізнавальну здатність у результаті їхнього тривалого використання, є найменування фірми General Electric, зареєстроване як товарний знак. Обоє слова цього позначення є загальноприйнятими в англомовних країнах для галузі електрики. Однак сьогодні вони міцно асоціюються у свідомості споживачів з конкретним виробником.

3. Знаки, що характеризують товари, у тому числі вказують на їхній вид, якість, кількість, властивість, призначення, цінність, а також на час, місце, спосіб виробництва або збуту. Ці позначення можуть бути включені в товарний знак як неохоронювані елементи, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення, крім того, це положення не застосовується відносно позначень, які придбали розпізнавальну здатність у результаті їхнього використання.

До таких позначень відносяться, зокрема, прості найменування товарів, наприклад, «хліб», «вода», «борошно», «фарба», «золото» і т.п.; позначення категорії якості товарів, наприклад, «кращий», «супер», «люкс» і т.п.; вказівка властивостей товарів (у тому числі такі, що носять хвалебний характер), наприклад, «точний», «надійний», «міцний», «довговічний», «натуральний» і т.п.; вказівки матеріалу або складу сировини; вказівки ваги, обсягу, ціни товарів; вказівка дати виробництва товарів; дані по історії створення виробництва; видові найменування підприємств, наприклад, «завод», «кооператив», «АЕС» й ін.; адреси виготовлювачів товарів і посередницьких фірм; позначення, що складаються частково або повністю з географічних назв, які можуть бути сприйняті як вказівки на місце знаходження виготовлювача товару.

Якщо заявлена географічна назва не сприймається споживачем, як вказівка на місце виробництва або збуту товару й знаходження виробника відносно товарів зазначених заявником, то такі позначення можуть бути зареєстровані як товарні знаки. Наприклад: «Полюс» — для холодильників, «Кіліманджаро» — для будинку моделей, «Баунти» — для кондитерських виробів, «Меридіан» — для турагентства й т.п.

Заявлена географічна назва може сприйматися споживачем, як вказівка на місце виробництва або збуту товару й знаходження виробника відносно товарів зазначених заявником. Тут можливі два варіанти:

а) географічна назва заявлена для товарів, характеристики яких пов’язані з географічним походженням, наприклад: мінеральна вода «Боржомі», «Єсентуки», «Миргородська» — такі позначення не можуть бути зареєстровані як товарні знаки у зв’язку з тим, що така географічна назва повинна бути вільна для використання різними виробниками, що виготовляють товари, властивості яких пов’язані з географічним місцем. Подібні назви реєструються як окремі засоби індивідуалізації: найменування місця походження товару;

б) географічна назва заявлена для товарів, характеристики яких не пов’язані з географічним походженням. У цьому випадку географічна назва вказує тільки на місце виробництва або збуту товару й знаходження виготовлювача. Тут також можливі два умовних варіанти:

географічна назва є відомою і може бути сприйнятою, як місце знаходження виробника. Таким позначенням не надається охорона як товарні знаки в чинність причин, зазначених у п. 2-а. Однак, якщо заявник представить докази, що підтверджують, що заявлена географічна назва сприймалася споживачем до дати подачі заявки як товарний знак виробника, то заявленому позначенню може бути надана правова охорона;

географічна назва є маловідомою і навряд чи буде сприйнята як місце знаходження виробника, при цьому відомості або інформація про такий географічний об’єкт утримується тільки в рідких спеціальних виданнях. У цьому випадку географічна назва може бути зареєстрована як товарний знак.

(закінчення)