Таблицы 1 и 2 показывают, что при сравнении японской и европейской систем опротестования число требований третьими сторонами повторной экспертизы остается низким и реально снижается год за годом. Снижение частично объясняется в дополнение к ограниченным причинам повторной экспертизы еще и тем, что третья сторона не может быть вовлечена в процедуру повторной экспертизы, процедура проводится под руководством ревизора патентоспособности изобретений, с жалобой против решения и не жюри, и если патент поддерживается, то третья сторона не может обращаться и может попасть в неблагоприятную ситуацию при последующих судебных разбирательствах. Один патентный поверенный в США как-то сказал, что если он нашел ссылку на известный уровень техники, препятствующий новизне патента, то повторная экспертиза является эффективным средством, потому что патент может быть аннулирован официально, однако если не нашел, то он наиболее вероятно использует переговоры для урегулирования споров на удобоваримых условиях. Третьей стороне, которая нашла прецедент известного уровня техники, не разрешается обращаться за повторением повторной экспертизы, но она может потребовать отдельной повторной экспертизы, которая будет объединена с текущей повторной экспертизой, которая рассматривает наличие известного уровня техники.

Таблица 1. Повторная экспертиза и выдача переизданного патента в США

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Односторонняя повторная экспертиза
Требования, поданные, всего
Патентодержателем
Третьей стороной
По приказу мирового судьи
Решения, всего
Выданные ревизором патентоспособности изобретений
Выданные по ходатайству
Отклоненные
Требования, связанные с судебным процессом
Многосторонняя повторная экспертиза
Требования, поданные, всего
Решения
Выдано
Заявки на выдачу переизданного патента
Патенты, выданные посредством выдачи переизданного патента

«Принято» означает — Повторная экспертиза проведена.
Источник: УСПТО Ежегодный доклад (2002)

Таблица 2. Экспертиза и опротестование в Японии, США и Европе (2001 год)

Число выданных патентов
(в тысячах) Коэффициент выдач
(%) Число опротестований Коэффициент опротестований
(%) Продолжительность процедуры опротестования
(в месяцах)
Япония 122 55 3536 3.3 12
США 166 70 — — -
Россия 35 60 2091 5.7 6.6

Источник: трехсторонняя статистика (2001)

В связи с судебными разбирательствами Федеральный окружной суд может по своему усмотрению приостановить разбирательства, если какая-либо из сторон требует повторной экспертизы, в таком случае Бюро по патентам и товарным знакам должно возобновить повторную экспертизу, особенно в случае необходимости быстрого решения7, независимо от того приостановлено ли судебное разбирательство или не принято решение в течение презюмированного периода времени для завершения процедуры повторной экспертизы8. Таблица 1 показывает, что 20-30 процентов всех требований повторной экспертизы относятся к судебным процессам. По состоянию на март 2003 года пошлины за требование проведения односторонней повторной экспертизы составляют 2,520 долларов, что предпочтительнее по сравнению со стоимостью судебного процесса, в том числе гонорары поверенного, хотя это дороже, чем заявочная пошлина в размере 750 долларов (включая пошлину за требование проведения экспертизы) и чем пошлина за опротестование в Японии (8,700 иен + число требований х 1,000 иен) или пошлина за судебное лишение юридической силы (49,500 иен + число требований х 5,500 иен).

1. Введение повторной экспертизы с заинтересованными сторонами (Двусторонняя повторная экспертиза) 9

При системе повторной экспертизы, введенной в 1980 году, третья сторона может представлять отзывы, но не может привлекаться к участию в последующей процедуре 9. Система была усовершенствована дополнением от 999 года и повторная экспертиза с заинтересованными сторонами была введена с тем, чтобы дать третьей стороне возможность большего участия в процедуре повторной экспертизы. Цель дополнения состояла в развитии большего использования повторной экспертизы и снижения числа судебных исков, подаваемых в Федеральный окружной суд. При двусторонней повторной экспертизе любая заинтересованная сторона может потребовать проведения повторной экспертизы в любое время в течение срока действия, когда патент обеспечен правовой санкцией, поскольку это является случаем при системе односторонней повторной экспертизы. Причины для проведения повторной экспертизы также ограничены нехваткой новизны или очевидности, основанные на отзывах.

Новая процедура двусторонней повторной экспертизы позволяет лицу, которое потребовало повторную экспертизу для регистрации своего опровержения во время процедуры повторной экспертизы, которая подразумевает, что более сложная процедура займет больше времени, чем в случае односторонней повторной экспертизы. «Экспертиза» при этой системе отличается по качеству от других экспертиз, поскольку это единственная система, при которой ревизор патентоспособности изобретений привлекается к участию в «экспертизе» с обеими заинтересованными сторонами. Хотя существуют некоторые ограничения в отношении периода, во время которого документы регистрируются, и объема документов, которые могут быть поданы, лицо, которое потребовало повторной экспертизы, может зарегистрировать новый уровень техники в последующем во время процедуры. В отношении судебных разбирательств, при учреждении повторной экспертизы, патентодержатель может потребовать приостановки судебного разбирательства по патенту, если суд не вынесет решение, такая приостановка будет противоречить судебным интересам.

Если в результате повторной экспертизы патент поддержан, лицо, которое потребовало повторной экспертизы, может обратиться с жалобой в отличие от случая односторонней повторной экспертизы, хотя процедура рассмотрения жалобы считается очень запутанной, с участием патентодержателя, лица, которое потребовало повторной экспертизы, ревизора патентоспособности изобретений и жюри из трех административных патентных судей. Устные доказательства могут применяться при процедуре обжалования, если требуется любой стороной и даже после решения, могут быть потребованы дополнительные устные доказательства. Такие тщательные экспертизы требуются, потому что при изменениях, произведенных в 1999 году, решение, поддерживающее патент, не могло быть обжаловано лицом, которое потребовало повторной экспертизы в Апелляционном суде Федерального округа. Однако проведение повторной экспертизы тем же жюри может вызвать сомнения.

Лицу, которое потребовало повторной экспертизы, запрещается участвовать в любых последующих процессах при оспаривании недействительности, на основании причин, которые могли бы быть представлены во время процедуры повторной экспертизы согласно принципу процессуального отвода. Соответственно, третья сторона может опасаться, что патент будет поддержан, и сомневаться использовать эту систему. По состоянию на 2002 год только пять повторных экспертиз было потребовано при введении новой системы11.

Изменение закона в 2002 году пересмотрело повторную экспертизу с заинтересованными сторонами, при которой лицо, которое потребовало повторной экспертизы, может обращаться с жалобой в Апелляционный суд Федерального округа против решения, принятого Советом по патентным жалобам, а также заявлять в отношении недействительности на основании доказательств о нарушении судебного процесса. Изменение позволило при повторной экспертизе повторно обращаться как по односторонней повторной экспертизе, так и по межсторонней повторной экспертизе.

По состоянию на март 2003 года пошлины на проведение межсторонней повторной экспертизы составляют 8,800 долларов, которые в три раза выше пошлин на проведение односторонней повторной экспертизы или больше в сто раз, чем пошлины по опротестованию в Японии, поскольку накладные расходы Бюро по патентам и товарным знакам при аннулировании потенциально дефектного патента превышают миллион иен12.

«Стратегический план 21 столетия», опубликованный Бюро по патентам и товарным знакам, предлагает пересмотр системы повторной экспертизы, с тем, чтобы проводить повторную экспертизу под председательством жюри административных патентных судей, а не одним ревизором патентоспособности изобретений, расширить причины для проведения повторной экспертизы согласно всем требованиям патентоспособности, аннулировать межстороннюю повторную экспертизы и разрешить подачу жалоб против решения повторной экспертизы в Апелляционный суд Федерального округа.

2. Стоимость повторной экспертизы и судебного процесса

Одна из причин системы повторной экспертизы, введенной в США, состоит в снижении высокой стоимости судебного процесса по патентам. В соответствии с обзором 2001 года, проведенного Американской юридической ассоциацией по интеллектуальной собственности получение патента обходится примерно в 20,000 долларов, 10,000 долларов — гонорар поверенного и 2,000 долларов за каждое официальное заключение, которое приведено в таблице 3 в случае нескольких заключений поверенного и ревизора патентоспособности изобретений.

Что касается стоимости судебного процесса, наоборот, даже в случае ущерба в миллион долларов, процедуры в результате расследования составят 250,000 долларов и 500,000 долларов в целом, более половины которых составляет гонорар поверенного. В случае ущерба более чем 25 миллионов долларов, процедуры в результате расследования составят 1,5 миллиона долларов и 3 миллиона долларов в целом. Некоторые обвиненные нарушители не в состоянии оплатить стоимость судебного процесса и зачастую могут быть вынуждены принимать невыгодные компромиссы. В Японии предварительный гонорар и вознаграждение составляют девять процентов в случае ущерба от 30 миллионов иен до 300 миллионов иен, как показано в таблице 4, где суммы в целом ниже, чем стоимость судебного процесса в США.

Ситуация в США широко критикуется даже внутри страны. Томас13 сказал, что высокая стоимость судебного процесса заставляет население избегать судебных процессов и позволяет патенту, который признан недействительным, продолжать иметь юридическую силу. По его мнению, экспертиза Бюро по патентам и товарным знакам имеет низкое качество, а система изложения информации — неэффективна, потому что заявитель представляет только выгодную для него информацию. Оценивая систему повторной экспертизы за ее низкую стоимость в сравнении с судебным процессом, Томас считает, что ограничительные причины для повторной экспертизы и ограничение участия третьей стороны в односторонней повторной экспертизе нуждаются в пересмотре. Что касается системы опротестования в Японии или Европе, то он указывает, при оценке системы в целом, что система может позволить злоупотребления третьей стороной и может требовать много времени или быть трудоемкой 14.

Эллисон и Лемли 15 анализировали решения федеральных окружных судов и апелляционного суда федерального округа на предмет лишения юридической силы. Было просмотрено около 300 случаев, касающихся юридического действия, и обоснованность решения подтвердилась в 54% случаев, в то время как решение лишения юридической силы патента принимались в 46% случаев, почти половина из них. Основания для лишения юридической силы меняются: 42% за недостаток неочевидности; 31.1% за недостаток новизны в качестве законного правового запрета 16; 26.8% за недостаток новизны вследствие известного уровня техники; 11.5% за недостаточное раскрытие лучшего способа осуществления изобретения; 9.4% за слабое описание изобретения; 5.8% за недостаток ясности требований; 3.6% за двойной патент и менее 1% по другим основаниям 17. Неясен процент лишения юридической силы вследствие недостатка неочевидности и новизны, на основании отзывов, поскольку значительная часть случаев могла быть решена только судом, так как повторная экспертиза может требоваться только в связи с недостатком неочевидности и недостатком новизны.

Лемли 18 в последующем рассматривал оптимальную патентную систему в отношении стоимости, заявляя, что если больше 46% спорных патентов по искам о нарушении лишаются юридической силы, должно быть много патентов, чья действенность не находится на рассмотрении суда из-за высокой стоимости судебных процессов, что позволяет создать вредную монополию и установить более высокую стоимость. Он также считает проблематичным, что в среднем необходимо 8.6 лет с момента выдачи патента до решения суда при иске о нарушении, во время которых как патентодержатель так и обвиненный нарушитель будут вынуждены оставаться в нестабильном положении. Он считает также, что повторная экспертиза с участием заинтересованных сторон не используется потому, что лицо, которое потребовало проведения повторной экспертизы, не может обратиться с жалобой в апелляционный суд федерального округа, и что поскольку система опротестования в Японии или в Европе может быть менее затратна, то она была бы пустой тратой времени и денег для незаинтересованных сторон. Совершенствование качества экспертизы требует много средств и введение системы экспертизы как в Японии, может быть эффективным для проведения экспертизы заявки, для которой затребована экспертиза. В заключение говоря о трудности совершенствования качества экспертизы, Лемли предложил отменить презумпцию юридической силы или ограничить презумпцию в отношении отзывов, получаемых ревизором патентоспособности изобретений, и в отношении рассмотрения во время судебного преследования, с тем чтобы облегчить процесс лишения патента юридической силы при судебном разбирательстве.

Таким образом, значительная сумма расходов на судебный процесс также критикуется в США и система отмены патента с помощью Бюро и товарным знакам по патентам, не в суде, рассматривается.

Таблица 3. Гонорары поверенных в США

Процедура экспертизы в Бюро по патентам и товарным знакам (2000 год) (в долларах)

Новизна исследования Заявка минимальной сложности Относительно сложная заявка Тема/Изменение
заявки минимальной сложности Доказательство/Изменение
относительно сложной заявки
1,250 5,000 8,000~10,000 1,200 2,000~2,500

Примерная стоимость судебных процессов (2001 год) (в тысячах долларов)
VAR* Менее миллиона долларов От 1 миллиона до 25 миллионов долларов Более 25 миллионов долларов
Завершение рассмотрения 250 800 1500
Всего 500 1500 3000
* VAR (оценка риска) разница между лучшим результатом и худшим результатом
Источник: Экономический обзор 2001 года AIPLA

Таблица 4. Гонорары поверенных в Японии
Размер экономической выгоды Менее
3 миллионов иен От
3 миллионов до 30 миллионов иен От
30 миллионов до 300 миллионов иен Более
300 миллионов иен
Предварительный гонорар 8% 5% 3% 2%
Вознаграждение 16% 10% 6% 4%

Размер предварительного гонорара и вознаграждения может увеличиваться или уменьшаться в пределах 30% в соответствии со сложностью в каждом случае.
Источник: Правила вознаграждения

(2) Система опротестования в Европе 19

Хотя европейский патент, после выдачи, получает самостоятельный права в странах-участницах, опротестование патента может заявляться в Европейское патентное бюро
любым лицом кроме патентодержателя в течение девяти месяцев после выхода патентных ведомостей 20 . Опротестование производится Европейским патентным бюро и если оно проходит успешно, может аннулировать все относящиеся к делу национальные патенты. Кроме того система имеет достоинство — сбережение времени и средств по сравнению с оспариванием юридической силы патента в каждом национальном суде. 21 Уведомление Европейского патентного бюро в дальнейшем направляется для ускорения процедуры опротестования, если существует иск о нарушении в национальном суде стран-участниц.

Управление по опротестованию является частью Управления экспертизы и опротестование патента проводится жюри из трех ревизоров патентоспособности изобретений с заинтересованными сторонами, представляющими доказательства, и в том числе устные слушания, допрос свидетелей и свидетельские показания эксперта при необходимости. Хотя обычно рассматриваются только причины, выдвинутые сторонами, жюри может также провести экспертизу кажущейся очевидной юридической силы патента. Сторона, против которой возбужден иск о нарушении, может участвовать в процедуре опротестования даже, если период, в течение которого опротестование может быть подано, истек.

Будет ли продолжаться процедура опротестования и процедура национального аннулирования параллельно или национальная процедура будет отложена во время процедуры опротестования, зависит от каждой страны-участницы. В Германии в Законе о патентах оговаривается, что суд по лишению юридической силы не может происходить в период опротестования и процедуры опротестования. 22 Большинство Стран также поддерживают национальные процедуры для того, чтобы избежать противоречивых решений вследствие параллельных процедур. Как показано в Таблице 2, экспертиза опротестования в среднем проводится за 6.6 месяцев в среднем. 23 При подаче заинтересованными сторонами возражения против принятия быстрого решения даже при наличии доказательств, откладывание национальной процедуры кажется разумным.

В с другой стороны поддерживается ли национальная процедура или нет, решение принимается на основании сравнения возможности несоответствия, вызванного параллельными процедурами и недостатком, вызванным затянувшимся спором. Однако Соединенное Королевство придает особое внимание быстроте, на основе понимания, что некоторые процедуры опротестования занимают продолжительное время в Европейском патентном бюро. 24

Патентодержатель и оппонент могут обратиться с жалобой на решение в отношении опротестования и если существует иск о нарушении в суде страны-участницы, решение обжалования в отношении опротестования принимается в первую очередь.

В марте 2003 года Совет Европейского союза согласился вновь учредить Объединенную патентную систему, при которой будет выдаваться патент, действительный для Европейского союза. При такой системе опротестование и лишение юридической силы через суд могут происходить параллельно и юридической силы через суд может проходить даже во время периода опротестования и процедуры опротестования. Поскольку опротестование и лишение юридической силы через суд будут рассматриваться раздельно в Европейском патентном бюро и Патентном суде Сообщества, соответственно, существуют особые регулирующие положения для преодоления несоответствия при работе этих двух органов…

(продолжение — ч.3)