З метою однакового і правильного застосування законодавства у вирішенні спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, Вищий господарський суд України вважає за необхідне дати такі рекомендації.

...
V. Вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг.

37. Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі державної та міжнародної реєстрації або здійснюється bis згідно зі статтею 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності [995_123] і статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим. Згідно з частиною 1 статті 500 Цивільного кодексу [435-15] будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Отже використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, — до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12].

38. Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків (далі — МКТП). МКТП затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрування знаків [995_066] (далі — Ніццька угода), укладеною 15.06.1957. Згідно з Законом України від 01.06.2000 N 1762-III [1762-14] Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000. МКТП (у восьмій редакції) включає: — перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг; — абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга.

39. У разі якщо суб’єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків [995_134] 1891 року (далі — Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких ter саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3 Мадридської угоди [995_134] заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка bis скористалася можливістю, що надається статтею 3 , повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони ter відповідно до статті 3 , мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності [995_123] застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки. Відповідно до статті 4 Мадридської угоди [995_134] з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно ter до положень статей 3 та 3 , у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12], із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

40. Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] з датою подання заявки на знак пов’язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з’ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

41. Суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 N 3771-XII [3771-12] «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

42. Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12]. Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116 [z0276-95] (у редакції наказу від 20.08.1997 N 72 [z0416-97]. Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними bis добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності [995_123]; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

43. У разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом за правилами статті 60 ГПК [1798-12], якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ збігається. У цих випадках зустрічний позов завжди взаємно пов’язаний з первісним. У разі подання позову про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої статті 79 ГПК [1798-12].

44. Використання особою запатентованого нею промислового зразка — етикетки, яка є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з зареєстрованим знаком іншої особи, для позначення наведених у свідоцтві товарів або споріднених з наведеними у свідоцтві товарами, не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. Однак власник такого знака не позбавлений права подати позов про визнання патенту на промисловий зразок — етикетку недійсним на підставі підпункту «в» пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [3688-12]. В разі задоволення такого позову використання на підставі відповідного патенту промислового зразка-етикетки вважатиметься неправомірним з тієї дати, з якої розпочато його використання, якщо знаком для товарів і послуг на зазначену дату отримано правову охорону.

45. Відповідно до статті 41 ГПК [1798-12] для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У вирішенні спорів, пов’язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК [1798-12] у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні. У вирішенні питань, пов’язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у роз’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 [v_424800-98] «Про деякі питання практики призначення судової експертизи». Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК [1798-12] поряд з іншими доказами у справі.

46. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, — до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 Цивільного кодексу [435-15].

47. Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

48. Відповідно до пункту 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є змістом договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

49. Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинен залучатися Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названий Департамент не зазначено як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК [1798-12]. За змістом статті 49 ГПК [1798-12] у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

50. У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв’язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з’ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та даватися оцінка названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин. У зв’язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12], згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Крім того, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повинен залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

51. Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу [435-15] може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

52. Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3689-12] знак визнається добре відомим на підставі рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржено у судовому порядку, а також за рішенням суду. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. У спорах про визнання знака добре відомим Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повинен залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

53. Для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб’єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обгрунтованою. У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів розумності та достатності, зобов’язуючи відповідача опубліковувати судове рішення тільки в тому конкретному друкованому органі, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у ряді друкованих органів...

(закінчення)

Голова Вищого господарського суду України
Д.Притика