З метою однакового і правильного застосування законодавства у вирішенні спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, Вищий господарський суд України вважає за необхідне дати такі рекомендації.

...
VI. Вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав на інші об’єкти промислової власності.

54. Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності [995_123] від 20 березня 1883 року фірмове найменування охороняється без обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 Цивільного кодексу [435-15], згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. З огляду на приписи статей 90, 489-491 Цивільного кодексу [435-15] та статті 159 Господарського кодексу [436-15] належним способом захисту права особи на комерційне найменування може бути позов про зобов’язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов’язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів. Вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов’язання її змінити назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб’єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутні така як тотожність найменувань. Господарські суди не повинні встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд. Для роз’яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу, враховуючи викладене в роз’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 [v_424800-98] «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».

55. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин і свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми чи свідоцтво на знак для товарів і послуг видається фізичній особі незалежно від того, чи має ця особа статус суб’єкта підприємницької діяльності. Тому якщо поданий позов про визнання патенту чи свідоцтва недійсним стосується прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності, провадження у відповідних справах підлягає припиненню з огляду на непідвідомчість таких спорів господарському суду.

56. Судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об’єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об’єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об’єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

57. Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3687-12]. Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов’язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Отже за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Відповідно до частини п’ятої статті 35 ГПК [1798-12] факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

58. Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [3688-12] не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу. Тому виключні права власника патенту, визначені статтею 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

Голова Вищого господарського суду України
Д.Притика