Практика застосування законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності, зокрема на такі об’єкти як промисловий зразок та знак для товарів і послуг, висвітлила проблеми, виникнення яких важко було прогнозувати на етапі розробки законів.

Законами України «Про охорону прав на промислові зразки» (від 15.12.93 №3688-XII) та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (від 15.12.93 №3689-XII), які регулюють відносини, що виникають у зв’язку із набуттям і здійсненням прав власності на промислові зразки та знаки для товарів і послуг, чітко визначені об’єкти, яким надається охорона, їх призначення та роль, яку вони відіграють у цивільному обороті, встановлено, яким чином визначається обсяг правової охорони за цими об’єктами. Незважаючи на це, досить часто виникають ситуації, які можна розглядати як нестандартні, уникнути яких у рамках чинного законодавства досить важко.

Зокрема, на практиці виникає запитання, як кваліфікувати ситуацію, коли промисловий зразок містить у своєму складі знак для товарів і послуг або елемент знака, який належить іншій особі.

У загальноприйнятому розумінні промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини, направлений на надання естетичного вигляду (декоративності) або ергономічності виробам масового виробництва. Об’єктом правової охорони промислового зразка є не вироби або продукти, а зображення, яке застосовується або втілюється в таких виробах чи продуктах (Глава 10. Основи інтелектуальної власності - К.: Юридичне видання «Ін Юре», 1999). Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об’єктом промислового зразка може бути як форма виробу, так і малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). При цьому Законом встановлено, що не можуть одержати правову охорону: об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Промислові зразки можуть бути об’ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими.

При цьому, площинні промислові зразки є композицією, в основі якої знаходиться лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може сприйматись як об’ємне, наприклад, зовнішній вигляд (малюнок, розфарбування, співвідношення елементів) ковдри, килима, тканини, рекламного щита, етикетки та інше.

Якщо зовнішній вигляд промислового зразка формується за рахунок слів, літер, речень, вони розглядаються як зображувальні елементи, що мають визначене місце у композиції, яка формує здорове сприйняття виробу.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Ознака промислового зразка належить до суттєвої, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притамання така ознака (абзац другий пункту 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 за №110 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за №226/6514).

Патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, і забороняти використовувати промисловий зразок третім особам без його дозволу. При цьому, використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням промислового зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (пункт 2 стаття 20 Закону).

Зазначене свідчить, що власник патенту на промисловий зразок має право на виготовлення виробу, в якому втілено результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, тобто тиражування такого виробу.

Так, наприклад, патенти на промислові зразки «Емблема «ADIDAS», «Емблема «NIKE», «Етикетка для вина «Ведмежа кров», «Етикетка для вина «Кадарка», «Упаковка для сигарет «Політ», «Упаковка для сигарет «Прима», «Упаковка для сигарет «Ватра» (об’ємні промислові зразки, що містять малюнок, розфарбування та співвідношення елементів у вигляді слів), «Рекламний аркушик «Клуб бухгалтерів» тощо надають право власнику патенту виробляти такі емблеми, етикетки, упаковки для сигарет тощо. Але при цьому патент на промисловий зразок не надає його власнику права маркувати товар цими емблемами, етикетками, або реалізувати наповнені сигаретами упаковки для сигарет, алкогольні напої, спортивний одяг. Зрозуміло, що власник патенту може забороняти будь-якій особі виробляти виріб, що містить промисловий зразок, але він не може заперечувати проти маркування та реалізації відповідних товарів або проти надання послуг з використанням знаків для товарів і послуг, зареєстрованих в Україні відповідно до чинного законодавства або позначень, що використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для індивідуалізації своєї діяльності і, права на які виникли до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет - до дати її пріоритету. З цією метою використовується інший об’єкт промислової власності - знак для товарів і послуг.

Знак для товарів і послуг - це засіб для індивідуалізації товару і/або послуги. Його основна функція - забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, що виробляються і/або надаються одними виробниками від однорідних товарів і/або послуг інших виробників. З огляду на цю функцію знак має бути оригінальним та легко запам’ятовуватись споживачами.
Обсяг правової охорони на знак для товарів і/або послуг визначається зображенням знака та переліком класів товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знак.
Саме знак для товарів і/або послуг призначений для маркування виготовлених товарів або для використання при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковках товарів, у реклами, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, в проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов’язаній з введенням товарів і послуг в господарський оборот (абзац третій пункту 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Власник знака має право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.
Необхідно зазначити, що відповідно до Закону об’єктом знака може бути словесне, зображувальне, об’ємне або будь-яке інше позначення або їх комбінація, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів (абзац перший пункту 2 статті 5 Закону). Тобто знак може бути зображувальним (у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині, будь-якому кольорі або комбінації кольорів) чи об’ємним (у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, будь-якому кольорі або комбінації кольорів). При цьому в якості промислового зразка, як було зазначено вище, може охоронятись форма, малюнок, розфарбування, співвідношення елементів.

Це свідчить, що відповідно до законодавства України зазначені вище об’єкти можуть отримати правову охорону як промислові зразки, так і знаки для товарів і послуг.
Незважаючи на те, що законодавством чітко встановлені функції та призначення як промислового зразка, так і знака для товарів і послуг, часто виникають ситуації, коли права на ці об’єкти перетинаються.

За десять років існування в Україні державної системи правової охорони інтелектуальної власності видана досить велика кількість охоронних документів як на промислові зразки, так і на знаки для товарів і послуг. Проведений аналіз свідчить, що існують патенті та заявки на промислові зразки, зображення яких включає словесні позначення, що в той же час зареєстровані як знаки для товарів і послуг або по суті є позначеннями, функцією яких є індивідуалізація суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому власниками таких знаків або інших позначень є особи, які не мають ніякого відношення до авторів промислових зразків, заявників або власників патентів України на промислові зразки.

Так, існують промислові зразки «Емблема «WRANGLER», «Емблема «HUGO BOSS», «Емблема «NIKE», «Емблема «ADIDAS». При цьому свідоцтва України на знаки для товарів і послуг «WRANGLER», «HUGO BOSS», «NIKE», «ADIDAS» та міжнародні реєстрації знаків належать особам, які не є власниками наведених вище патентів на промислові зразки. Подібних прикладів можна навести ще багато.

Відповідно до чинного законодавства патент України на промисловий зразок видається за результатами проведення формальної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту (абзац другий пункту 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Пунктом 5 статті 14 Закону передбачено: «Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору проводиться формальна експертиза заявки, під час якої: визначається, чи належить об’єкт, що заявляється, до об’єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; перевіряється заявка на відповідність вимогам статті 11 цього Закону; перевіряється документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам».

Пунктом 7 статті 14 Закону передбачено, що у разі, якщо заявка на промисловий зразок відповідає вимогам статті 11 Закону, в якій встановлено вимоги до оформлення заявки, та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту.

Отже, відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг.
Таким чином, навіть якщо однією з суттєвих ознак промислового зразка є позначення, що тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і/або послуг, права на який належать іншій особі, а не особі, яка подала заявку на промисловий зразок, або зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок використання такого позначення, правові підстави для відмови у видачі патенту відсутні.

Очевидно, що у разі, якщо виріб, виготовлений із застосуванням запатентованого промислового зразка, можна віднести до товарів, для яких зареєстровано знак, має місце порушення виключних прав власника такого знака, якщо права на цей знак виникли до дати подання або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки на промисловий зразок. Має місце порушення прав власника знака і в тому випадку, коли виріб, виготовлений із застосуванням промислового зразка, наприклад, рекламний аркуш, етикетка, упаковка, елементи оформлення товару, може бути використаний тільки у зв’язку з товаром або при наданні послуг, для яких зареєстровано знак.

Відповідно до частини 3 статті 10 bis Паризької конвенції підлягають забороні всі дії, які здатні будь-яким чином призвести до змішування у відношенні підприємства, продуктів або промислової чи торгівельної діяльності конкурента. Такі дії розглядаються як недобросовісна конкуренція. Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.
Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним.

Промисловий зразок визнається новим. якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
До загальнодоступних відносяться відомості, зі змістом яких будь-яка особа може ознайомитися на законних підставах. Відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 25 Закону патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним Законом.

З цього випливає, що будь-яка інформація, що містить зображення промислового зразка із сукупністю його суттєвих ознак, яка була оприлюднена до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, може бути підставою для визнання патенту на промисловий зразок недійсним.
Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг разом з його зображенням, наведені в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності, є загальнодоступними.

Таким чином, якщо зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок наявності позначення, що тотожне зареєстрованому знаку для товарів і/або послуг, права на який виникли до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, такий промисловий зразок не відповідає умовам патентоспроможності.
Зазначене свідчить, що чинне законодавство України надає можливість розв’язувати спори між власниками патентів на промислові зразки, власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг та власниками незареєстрованих позначень, але така можливість виникає тільки після видачі патенту на промисловий зразок. Установа відповідно до чинного законодавства вирішити проблеми зіткнення прав «промисловий зразок - знак для товарів та послуг» на стадії проведення експертизи не може.

Виникають запитання, чи можливо уникнути подібних зіткнень, які норми передбачені в законодавстві інших країн та які шляхи доцільно використати для вирішення подібних проблем?

Якщо звернутись до досвіду Європейського Союзу, то в підпункті «а» пункту 2 статті 11 Директиви ЄС щодо охорони прав на промислові зразки №98/71 від 13.10.1998 визначено, що країни-учасниці ЄС можуть передбачити відмову у реєстрації промислового зразка або визнання такої реєстрації недійсною, якщо є факт використання у промисловому зразку розрізняльного знака, права на який у межах ЄС або у межах конкретної країни-члена належать особі, яка має право заперечувати проти використання такого знака. Аналогічна норма міститься також і у підпункті «д» пункту 1 статті 25 Директиви ЄС про зразки дизайну в межах Європейської Спільноти №6/2002 від 12.12.2001, відповідно до якої зареєстрований зразок дизайну в межах Спільноти може бути визнаний недійсним у випадку, якщо він містить розрізняльний знак, а законодавчі акти Спільноти або країни-члена Спільноти, що регламентують використання знаків, надають власникові знака право забороняти використання такого знака.

Необхідно зазначити, що відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення, які відтворюють промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі, не можуть бути зареєстровані в якості знака для товарів і послуг. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», на жаль, не містить норми про заборону видачі патенту на промисловий зразок, який містить у своєму складі позначення, пріоритетні права на яке належать іншій особі.

На думку керівника управління організації захисту прав у сфері інтелектуальної власності ДДІВ Ірини Кожарської та головного спеціаліста відділу судових справ юридичного відділення Укрпатенту Мамуки Пейкрішвілі доцільно внести до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» відповідні зміни.
Передбачити в абзаці 1 пункту 2 статті 20 Закону, що власник патенту на промисловий зразок має право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших осіб, що виникли до дати подання або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки на промисловий зразок.
Передбачити зміну процедури надання прав на промислові зразки: до прийняття рішення про видачу патентів публікувати відомості про заявки на промислові зразки та надати можливість третім особам надавати закладу експертизи аргументовані заперечення проти видачі патенту. Така процедура забезпечить можливість врахувати наявні в Україні пріоритетні права інших осіб і тим самим уникнути виникнення великої кількості суперечок.

Передбачити зміну процедури надання прав і на знаки для товарів і послуг. Публікація відомостей про подані заявки на знаки для товарів і послуг після проведення формальної експертизи заявки та перевірки позначення на абсолютні підстави для відмови у наданні правової охорони надасть можливість сповіщати про права на знаки, що можуть бути надані, на більш ранньому етапі експертизи (приблизно через чотири-шість місяців після дати подання заявки).

Необхідно також посилити роз’яснювальну роботу з цієї проблеми. До її вирішення мають залучитись і патентні повірені, які, незважаючи на те, що у більшості випадків є виконавцями волі своїх замовників, мають попереджувати їх про наслідки використання у промисловому зразку позначення, право на яке може належати іншій особі.