Практика применения законодательства Украины в сфере охраны интеллектуальной собственности, в частности на такие объекты как промышленный образец и знак для товаров и услуг, осветила проблемы, возникновение которых тяжело было прогнозировать на этапе разработки законов.

Законами Украины «Об охране прав на промышленные образцы» (15.12.93 №3688-XII) и «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (15.12.93 №3689-XII), которые регулируют отношения, которые возникают в связи с обретением и осуществлением прав собственности на промышленные образцы и знаки для товаров и услуг, четко определенные объекты, которым предоставляется охрана, их назначение и роль, которую они сыграют в гражданском обороте, установлен, каким образом определяется объем правовой охраны за этими объектами. Несмотря на это, довольно часто возникают ситуации, которые можно рассматривать как нестандартные, избегнуть которых в рамках действующего законодательства довольно тяжело.

В частности, на практике возникает вопрос, как квалифицировать ситуацию, если промышленный образец содержит в своем составе знак для товаров и услуг или элемент знака, что належит другому лицу.

В общепринятом понимании промышленный образец - это результат творческой деятельности человека, направленный на предоставление эстетичного вида (декоративности) или эргономичности изделиям массового производства. Объектом правовой охраны промышленного образца есть не изделия или продукты, а изображение, которое применяется или воплощается в таких изделиях или продуктах (Глава 10. Основы интеллектуальной собственности - К.: Юридическое издание «Ин Юре», 1999). Соответственно статье 1 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» промышленный образец - это результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования.

Объектом промышленного образца может быть как форма изделия, так и рисунок, раскрашивание или их объединения, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначенные для удовлетворения эстетичных и эргономических потребностей (пункт 2 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»). При этом Законом установлен, что не могут получить правовую охрану: объекты архитектуры (кроме маленьких архитектурных форм), промышленные, гидротехнические и прочие стационарные сооружения; печатная продукция как такая; объекты нестойкой формы с жидких, газообразных, сыпучих или подобных им веществ.

Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или комбинированными.

При этом, плоскостные промышленные образцы являются композицией, в основе которой находится линейно-графическое соотношение элементов, которое не может восприниматься как объемное, например, внешний вид (рисунок, раскрашивание, соотношение элементов) одеяла, ковра, ткани, рекламного щита, этикетки и другое.

Если внешний вид промышленного образца формируется за счет слов, литер, предложений, они рассматриваются как изобразительные элементы, которые имеют определенное место в композиции, которая формирует здоровое восприятие изделия.

Объем правовой охраны, которая предоставляется, определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, изображенных на фотографиях изделия (его макета, рисунка). Признак промышленного образца належит к существенной, если она влияет на формирование внешнего вида изделия, которому характерный такой признак (абзац второй пункта 8.1.4.1. Правил составления и представления заявки на промышленный образец, утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины от 18.02.2002 за №110 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 06.03.2002 за №226/6514).

Патент на промышленный образец предоставляет его собственнику исключительное право использовать промышленный образец по своему усмотрению, если такое использование не поднимает прав других собственников патентов, и запрещать использовать промышленный образец третьим лицам без его разрешения. При этом, использованием промышленного образца признается изготовление, предложение для продажи, введение в хозяйственный оборот или сохранение в указанных целях изделия, изготовленного с применением промышленного образца. Изделие признается изготовленным с применением промышленного образца, если при этом использованные все существенные признаки промышленного образца (пункт 2 статья 20 Закона).

Указанное свидетельствует, что собственник патента на промышленный образец имеет право на изготовление изделия, в котором воплощен результат творческой деятельности человека в области художественного конструирование, то есть тиражирование такого изделия.

Так, например, патенты на промышленные образцы «Эмблема «ADIDAS», «Эмблема «NIKE», «Этикетка для вина «Медвежья кровь», «Этикетка для вина «Кадарка», «Упаковка для сигарет «Полет», «Упаковка для сигарет «Прима», «Упаковка для сигарет «Ватра» (объемные промышленные образцы, которые содержат рисунок, раскрашивание и соотношение элементов в виде слов), «Рекламный аркушик «Клуб бухгалтеров» и т.п. предоставляют право собственнику патента вырабатывать такие эмблемы, этикетки, упаковки для сигарет и т.п.. Но при этом патент на промышленный образец не предоставляет его собственнику права маркировать товар этими эмблемами, этикетками, или реализовать наполненные сигаретами упаковки для сигарет, алкогольные напитки, спортивная одежда. Разумеется, что собственник патента может запрещать любому лицу вырабатывать изделие, которое содержит промышленный образец, но он не может возражать против маркирования и реализации соответствующих товаров или против предоставления услуг по использованием знаков для товаров и услуг, зарегистрированных в Украине соответственно действующему законодательству или обозначений, что используются субъектами предпринимательской деятельности для индивидуализации своей деятельности и, права на которые возникли к дате представления заявки на промышленный образец или, если заявлен приоритет - к дате ее приоритета. С этой целью используется другой объект промышленной собственности - знак для товаров и услуг.

Знак для товаров и услуг - это средство для индивидуализации товара и/или услуги. Его основная функция - обеспечить возможность отличить товары и/или услуги, что вырабатываются и/или предоставляются одними производителями от однородных товаров и/или услуг других производителей. Учитывая эту функцию знак может быть оригинальной и легко запоминаться потребителями.

Объем правовой охраны на знак для товаров и/или услуг определяется изображением знака и перечнем классов товаров и/или услуг, для которых зарегистрирован знак.

Именно знак для товаров и/или услуг предназначенный для маркирования изготовленных товаров или для использования при предоставлении услуг, для которых его зарегистрирован, на упаковках товаров, у рекламы, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, в проспектах, счетах, на бланках и другой документации, связанной с введением товаров и услуг в хозяйственный оборот (абзац третий пункту 2 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Собственник знака имеет право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный знак без него разрешения
Необходимо указать, что соответственно Закону объектом знака может быть словесное, изобразительное, объемное или любое другое обозначение или их комбинация, выполненные в любом цвету или объединении цветов (абзац первый пункта 2 статьи 5 Закона). То есть знак может быть изобразительной (в виде графических композиций любых форм на плоскости, любом цвету или комбинации цветов) ли объемным (в виде фигур или их композиций в трех измерениях, любом цвету или комбинации цветов). При этом в качестве промышленного образца, как было указан высшее, может предохраняться форма, рисунок, раскрашивание, соотношение элементов.

Это свидетельствует, что соответственно законодательству Украины указанные выше объекты могут получить правовую охрану как промышленные образцы, так и знаки для товаров и услуг

Несмотря на то, что законодательством четко установленные функции и назначение как промышленного образца, так и знака для товаров и услуг, часто возникают ситуации, если права на эти объекты пересекаются.
За десять лет существования в Украине государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности выданное довольно большое количество охранительных документов как на промышленные образцы, так и на знаки для товаров и услуг. Проведенный анализ свидетельствует, что существуют патенте и заявки на промышленные образцы, изображение которых включает словесные обозначения, которые в то же время зарегистрированные как знаки для товаров и услуг или по сути есть обозначениями, функцией которых есть индивидуализация субъектов предпринимательской деятельности. При этом собственниками таких знаков или других обозначений есть лица, которые не имеют никакое отношение к авторам промышленных образцов, заявителей или собственников патентов Украины на промышленные образцы.
Так, существуют промышленные образцы «Эмблема «WRANGLER», «Эмблема «HUGO BOSS», «Эмблема «NIKE», «Эмблема «ADIDAS». При этом свидетельства Украины на знаки для товаров и услуг «WRANGLER», «HUGO BOSS», «NIKE», «ADIDAS» и международные регистрации знаков принадлежат лицам, которые не являются собственниками приведенных выше патентов на промышленные образцы. Подобных примеров можно привести еще много.

Соответственно действующему законодательству патент Украины на промышленный образец выдается по результатам проведения формальной экспертизы под ответственность его собственника без гарантии действия патента (абзац второй пункта 1 статьи 18 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»). Пунктом 5 статьи 14 Закона предусмотрен: «После установления дать представление заявки и при наличии документа об уплате сбора проводится формальная экспертиза заявки, во время которой: определяется, принадлежит ли объект, который заявляется, к объектам, указанных в пункте 2 статьи 5 этого Закона; проверяется заявка на соответствие требованиям статьи 11 этого Закону; проверяется документ об уплате сбора за представление заявки на соответствие установленным требованиям».

Пунктом 7 статьи 14 Закона предусмотрено, что в случае, если заявка на промышленный образец отвечает требованиям статьи 11 Закона, в которой установлен требования к оформлению заявки, и документ об уплате сбора за представление заявки оформлен правильно, заявителю присылается решение о выдаче патента.

Итак, соответственно законодательству Украины при рассмотрении заявок на промышленные образцы экспертиза проводится без учета сведений о представленных заявках и зарегистрированные знаки для товаров и услуг.

Таким образом, даже если одной из существенных признаков промышленного образца есть обозначение, что тождественное или похожее настолько, что его можно спутать с обозначением, зарегистрированным как знак для товаров и/или услуг, права на который принадлежат другому лицу, а не лицу, которая подала заявку на промышленный образец, или внешний вид промышленного образца формируется только за счет использования такого обозначения, правового основания для отказа в выдачи патента отсутствующие.

Очевидно, что в случае, если изделие, изготовленный с применением запатентованного промышленного образца, можно отнести к товарам, для которых зарегистрирован знак, имеет место нарушения исключительных прав собственника такого знака, если права на этот знак возникли к дате представления или, если заявлен приоритет, к дате приоритета заявки на промышленный образец. Имеет место нарушения прав собственника знака и в том случаю, если изделие, изготовленный с применением промышленного образца, например, рекламный лист, этикетка, упаковка, элементы оформления товара, может быть использован только в связи с товаром или при предоставлении услуг, для которых зарегистрирован знак.

Соответственно части 3 статьи 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, которые способные любым чином привести к смешиванию в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. Такие действия рассматриваются как недобросовестная конкуренция. Соответственно части 1 статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» неправомерным есть использование без разрешения уполномоченного на то лица чужого имени, фирменного наименования, знаков для товаров и услуг, других обозначений, а также рекламных материалов, упаковки товаров, названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, названий мест происхождения товаров, который может привести к смешиванию с деятельностью другого хозяйничающего субъекта (предпринимателя), что имеет приоритет на них использование.

Соответственно пункту 1 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» промышленный образец отвечает условиям патентоспособности, если он есть новым и промышленно пригодным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не постоянная общедоступной в мире к дате представления заявки, или, если заявлен приоритет, к дате ее приоритета.

К общедоступным относятся сведения, с содержанием которых любое лицо может ознакомиться на законных основаниях. Соответственно подпункту «а» пункта 1 статьи 25 Закона патент на промышленный образец может быть признан в судебный порядку недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности, определенным законом
Из этого явствует, что любая информация, которая содержит изображение промышленного образца с совокупностью его существенных признаков, которая была оглашена к дате представления заявки на промышленный образец или, если заявлен приоритет, к дате ее приоритета, может быть основанием для признания патента на промышленный образе недействительным.

Ведомости о регистрации знака для товаров и услуг вместе с его изображением, приведенные в официальном бюллетене Государственного департамента интеллектуальной собственности, єзагальнодоступними.

Таким образом, если внешний вид промышленного образца формируется только за счет наличия обозначение, которое тождественное зарегистрированному знаку для товаров и/или услуг, права на который возникли к дате представления заявки на промышленный образец или, если заявлен приоритет, к дате ее приоритета, такой промышленный образец не отвечает условиям патентоздатности.

Указанное свидетельствует, что действующее законодательство Украины предоставляет возможность решать споры между собственниками патентов на промышленные образцы, собственниками свидетельств на знаки для товаров и услуг и собственниками незарегистрированных обозначений, но такая возможность возникает только после выдачи патента на промышленный образец. Учреждение соответственно к действующему законодательству решить проблемы столкновенья прав «промышленный образец - знак для товаров и услуг» на стадии проведения экспертизы не может.

Возникают вопросы, возможно ли избегнуть подобных столкновений, которые нормы предусмотрены в законодательстве других стран и которые пути целесообразно использовать для решения подобных проблем?

Если обратиться в опыт Европейского Союза, то в подпункте «а» пункту 2 статьи 11 Директивы ЕС относительно охраны прав на промышленные образцы №98/71 от 13.10.1998 определено, что страны-участницы ЕС могут предусмотреть отказ в регистрации промышленного образца или признания такой регистрации недействительной, если есть факт использования в промышленном образце отличительного знака, права на который в границах ЕС или в границах конкретной страны-члена належат лицу, которое имеет право возражать против использования такого знака. Аналогичная норма помещается также и в подпункте «д» пункта 1 статьи 25 Директивы ЕС об образцах дизайна в границах Европейского Сообщества №6/2002 от 12.12.2001, соответственно которой зарегистрированный образец дизайна в границах Сообщества может быть признан недействительным в случае, если он содержит отличительный знак, а законодательные акты Сообщества или страны-члена Сообщества, которые регламентируют использования знаков, предоставляют собственнику знака право запрещать использования такого знака.

Необходимо указать, что соответственно пункту 5 статьи 6 Закона Украины «Про охрану прав на знаки для товаров и услуг» обозначения, которые воссоздают промышленный образец, права на который належат в Украине другому лицу, не могут быть зарегистрированы в качестве знака для товаров и услуг. Закон Украины «Про охрану прав на промышленные образцы», к сожалению, не содержит нормы о запрете выдачи патента на промышленный образец, который содержит в своем составе обозначения, приоритетного права на которое належат другому лицу.

По мнению руководителя управление организации защиты прав в сфере интеллектуальной собственности ГДИС Ирины Кожарской и главного специалиста отдела судебных дел юридического отделения Укрпатента Мамуки Пейкришвили целесообразно внести в Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы» соответствующие изменения.

Предусмотреть в абзаце 1 пункта 2 статьи 20 Закона, что собственник патента на промышленный образец имеет право использовать промышленный образец по своему усмотрению, если такое использование не поднимает прав других лиц, которые возникли к дате представления или, если заявлен приоритет, к дате приоритета заявки на промышленный образец.

Предусмотреть изменение процедуры предоставление прав на промышленные образцы: к принятию решение о выдаче патентов публиковать сведения о заявках на промышленные образцы и предоставить возможность третьим лицам предоставлять учреждению экспертизы аргументированные возражение против выдачи патента. Такая процедура обеспечит возможность учесть имеющиеся в Украине приоритетные права других лиц и того самим избегнуть возникновения большого количества споров.

Предусмотреть изменение процедуры предоставление прав и на знаки для товаров и услуг. Публикация сведений о представленных заявках на знаки для товаров и услуг после проведения формальной экспертизы заявки и проверки обозначения на абсолютные основания для отказа в предоставлении правовой охраны предоставит возможность извещать о правах на знаки, которые могут быть предоставлены, на более раннем этапе экспертизы (приблизительно через четыре-шесть месяцев после даты представления заявки).

Необходимо также усилить разъяснительную работу по этой проблеме. К ее решению должны привлечься и патентные поверенные, которые, несмотря на то, что в большинства случаев есть исполнителями воли своих заказчиков, должны предупреждать их о следствиях использование в промышленном образце обозначения, право на которое может належать другой лицу