Досить часто приходиться вирішувати проблему несумлінної конкуренції в області товарних знаків. Існують і нетрадиційні форми такої конкуренції. Наприклад, українські особи проводять роботу з «виявленню» за рубежем іноземних фірм, досить перспективних з погляду нашого ринку, і реєструють на себе їхні, що не заявлялися і не мають правової охорони на Україні, товарні знаки. Маємо в результаті «несумлінну реєстрацію» товарного знаку, абсолютно легальну з погляду закону. Чому цю діяльність потрібно віднести до несумлінної конкуренції? Усього лише через непорядний намір — утруднити (чи унеможливити) наступну реєстрацію і використання товарного знаку на території нашої держави іноземним власником без відповідної на те згоди його українського заявника, що випередила. Дістати згоду, звичайно, можна і навіть потрібно, адже це входить в інтереси українського конкурента. Ціна такої згоди, природно, договірна. Зштовхнувшись з такою несумлінністю, непередбачливі іноземні фірми повинні будуть вирішити, що почати для того, щоб реалізувати свій інтерес на ринку товарів і послуг.

Можна укласти договір про переуступку всіх прав на знак для товарів і послуг (тобто договір про передачу права власності на знак) чи укласти ліцензійний договір на використання товарного знаку, чи ж звернутися в суд із заявою про анулювання свідоцтва на товарний знак у результаті зловживання власником наданими правами (тобто, по суті, здійснення несумлінної конкуренції).

У даній статті не ставиться мета дати з цього приводу однозначну відповідь, оскільки його не дає навіть законодавство. До того ж кожен випадок має свої особливості. Вибирати, як діяти особі, інтереси якої порушені несумлінним конкурентом, прийдеться самостійно. Хотілося б просто звернути увагу на ті нюанси, які варто враховувати, вибираючи той чи інший варіант виходу зі скрутної ситуації.

Що стосується заключення договору про передачу права власності на товарний знак, слід зазначити, що воно не сполучено з якими-небудь особливими труднощами. Іноземна фірма через свого представника чи патентного повіреного укладає з власником свідоцтва відповідний договір. Цим власником свідоцтва без яких-небудь обмежень може бути як юридична, так і фізична особа, що як є суб’єктом господарської діяльності, так і не є таким. Єдина умова висновку такого договору — термін його дії. Відповідно до закону, він не повинний перевищувати термін дії свідоцтва на товарний знак. Для сторін такий договір вважається дійсним з моменту його підписання. Для третіх же осіб договір вважається, що вступив в силу з моменту опублікування зведень про нього в офіційному виданні і після внесення таких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ) не згадує про які-небудь істотні умови такого договору. Тобто вони виробляються сторонами самостійно. Відповідно ціна договору також договірна.

Які моменти варто врахувати закордонній фірмі при заключенні з несумлінним конкурентом ліцензійного договору на використання товарного знаку?

По-перше, виходячи з закону, такий договір не може бути укладений, якщо ліцензіаром, тобто власником свідоцтва на товарний знак, буде фізична особа, що не займається підприємницькою діяльністю. Чому так? Хоча Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ) і надає право кожній особі передавати на підставі ліцензійного договору права на користування товарним знаком, не слід забувати про зазначений у законі обов’язковій умові цього договору, а саме: якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не повинне бути нижче якості товарів і послуг власника свідоцтва. Тобто законом прямо передбачений обов’язок власника товарного знаку виготовляти товари чи надавати послуги під цим зареєстрованим товарним знаком. Але що виходить, якщо власником свідоцтва на товарний знак виявляється фізична особа — не підприємець? А виходить, що така особа не зможе простежити, як цього вимагає закон, за якістю вироблених по ліцензії товарів чи наданих послуг, оскільки і мови бути не може про те, що воно здійснює якусь комерційну діяльність. А з цього випливає висновок про те, що укладений договір може бути оскаржений у суді на предмет його дійсності як удаваний (чи відповідно до нового Цивільного кодексу України ( 435-15 ) — фіктивний) договір, тобто заключений без намірів створити правові наслідки (ст. 58 ЦК УРСР, ст. 234 ЦК України). Тобто по суті, власник свідоцтва — не підприємець — не має права укладати ліцензійний договір. І у випадку, якщо ліцензійний договір буде укладений фізичною особою — не підприємцем, а згодом визнаний недійсним, то у фірми-ліцензіара припиниться право використовувати товарний знак. Тому іноземній фірмі швидше за все прийдеться відмовитися від наміру укладати ліцензійний договір із громадянином.

По-друге, варто також врахувати, що іноземна фірма не зможе видавати субліцензію на використання товарного знаку третім особам, якщо така умова прямо не буде передбачена в укладеному договорі. Крім того, у випадку заключення невиняткового ліцензійного договору, несумлінний конкурент зможе надавати й іншим особам право на використання товарного знаку, що не завжди відповідає інтересам закордонної фірми — ліцензіата. Це також може обмежити її первісні плани при введенні товарного знаку в господарський оборот на території України.

Позитивної ж сторони заключення ліцензійного договору проглядаються у відношенні ризику захисту від неправомірного використання товарного знаку іншими суб’єктами. Адже відповідно до закону, вимагати усунення такого порушення має право не тільки власник свідоцтва (тобто український несумлінний заявник), але й особа, що придбала ліцензію (тобто іноземна фірма), якщо інше не буде передбачено в ліцензійному договорі. Тому до деякої міри це положення закону може забезпечити іноземній фірмі можливість захищати свої права від зазіхання на товарний знак сторонніми самостійно, не покладаючись на волю ліцензіара.

Заслуговує увага і те, що національне законодавство регламентує тільки загальні положення, що стосуються ліцензійного договору. До них відносяться умови про вид ліцензії, сферу використання товарного знаку, про конкретні права сторін, способах використання товарного знаку, територію і термін, на які надаються права, розмір, порядок і терміни виплати плати за використання товарного знаку. Але закон нічого не говорить про те, якими повинні бути ці умови закону, тобто яким чином сторонами будуть обговорені ці умови — це їхня справа. Таким чином, іноземній фірмі надається право нав’язати свою волю несумлінному конкуренту, наполягаючи на включенні в договір тих умов, що необхідні їй. При цьому варто взяти до уваги норму статті 1109 ЦК України ( 435-15 ), що вказує, що права на використання товарного знаку і способи його використання, не визначені в ліцензійному договорі, вважаються не наданими ліцензіатові.

Не варто забувати і про те, що, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ), охорона товарному знаку надається терміном на 10 років. Продовження такої охорони можливо в тому випадку, якщо власник свідоцтва подасть відповідну заяву і сплатить збір. Якщо ж зазначених дій після закінчення 10 років не піде, то свідоцтво анулюється, а виходить, анулюється і ліцензійний договір, оскільки це виходить із суті самого зобов’язання. Таким чином, зацікавлена особа, у даному випадку іноземна фірма, зможе безперешкодно використовувати товарний знак після розірвання договору, хоча і без права реєстрації його на своє ім’я протягом трьох років. Так установлює закон. Закон право повторної реєстрації знака для товарів і послуг у такому випадку надає колишньому власнику.

Розглянемо тепер, як можна домогтися анулювання реєстрації, хоча і законної, але несумлінної, по суті, що зловживає законом.

Українське законодавство про товарні знаки не встановлює який-небудь порядок анулювання реєстрації товарного знаку в зв’язку з несумлінним користуванням своїми правами власником свідоцтва. По суті, розглянута «несумлінна реєстрація» залишається законною. Звертання ж до законодавства про несумлінну конкуренцію на практиці продуктивно лише у випадку, якщо власник несумлінної реєстрації почав дії, що наносили збиток комерційним інтересам іноземного заявника. Одного тільки факту реєстрації, що суперечить принципам конкуренції, на жаль, недостатньо.

Щодо звертання в суд із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва варто врахувати, що:
1) воно можливо тільки у випадку, якщо несумлінний конкурент не використовує чи недостатньо використовує товарний знак на Україні;
2) таке невикористання товарного знаку триває протягом трьох років з офіційного повідомлення громадськості про видачу свідоцтва (чи з дати, коли використання знака було припинено).
Це досить ефективний інструмент захисту інтересів підприємця. Тому що саме власник товарного знаку зобов’язаний доводити таке використання. Крім того, якщо іноземна фірма в заяві надасть максимально повну інформацію, що доводить популярність і застосування її товарного знаку, така заява змусить порівнювати ступінь використання знака заявником і власником свідоцтва на товарний знак, а також порівнювати обсяги реалізації товарів і рівень комерційної діяльності в цілому. Ці показники для несумлінного конкурента об’єктивно не можуть бути високими, а виходить, доведуть недостатнє використання товарного знаку власником свідоцтва. Проблема укладається лише в тім, що така заява може подаватися не раніш, ніж через три роки.

Ці всі нюанси і варто враховувати особі, що постраждала в результаті несумлінної реєстрації товарного знаку, при ухваленні рішення про необхідність заключення ліцензійного договору чи підготовці матеріалів для подачі заяви в суд. Підкреслимо: право вибору шляхів захисту своїх інтересів залишається за нею.