Довольно часто приходится решать проблему недобросовестной конкуренции в области товарных знаков. Существуют и нетрадиционные формы такой конкуренции. Например, украинские лица проводят работу по «выявлению» за рубежом иностранных фирм, довольно перспективных с точки зрения нашего рынка, и регистрируют на себя их не заявлявшиеся и не имеющие правовой охраны на Украине товарные знаки. Имеем в результате «недобросовестную регистрацию» товарного знака, абсолютно легальную с точки зрения закона. Почему эту деятельность нужно отнести к недобросовестной конкуренции? Всего лишь из-за недобропорядочного намерения — затруднить (или сделать невозможной) последующую регистрацию и использование товарного знака на территории нашего государства иностранным владельцем без соответствующего на то согласия опередившего его украинского заявителя. Получить согласие, конечно, можно и даже нужно, ведь это входит в интересы украинского конкурента. Цена такого согласия, естественно, договорная. Столкнувшись с такой недобросовестностью, непредусмотрительные иностранные фирмы должны будут решить, что предпринять для того, чтобы реализовать свой интерес на рынке товаров и услуг.

Можно заключить договор о переуступке всех прав на знак для товаров и услуг (т.е. договор о передаче права собственности на знак) или заключить лицензионный договор на использование товарного знака, или же обратиться в суд с заявлением об аннулировании свидетельства на товарный знак в результате злоупотребления владельцем предоставленными правами (т.е., по сути, осуществления недобросовестной конкуренции).

В данной статье не ставится цель дать по этому поводу однозначный ответ, поскольку его не дает даже законодательство. К тому же каждый случай имеет свои особенности. Выбирать, как действовать лицу, интересы которого затронуты недобросовестным конкурентом, придется самостоятельно. Хотелось бы просто обратить внимание на те нюансы, которые следует учитывать, выбирая тот или иной вариант выхода из затруднительной ситуации.

Что касается заключения договора о передаче права собственности на товарный знак, следует отметить, что оно не сопряжено с какими-либо особыми трудностями. Иностранная фирма через своего представителя или патентного поверенного заключает с владельцем свидетельства соответствующий договор. Этим владельцем свидетельства без каких-либо ограничений может быть как юридическое, так и физическое лицо, как являющееся субъектом хозяйственной деятельности, так и не являющееся таковым. Единственное условие заключения такого договора — срок его действия. Согласно закону, он не должен превышать срока действия свидетельства на товарный знак. Для сторон такой договор считается действительным с момента его подписания. Для третьих же лиц договор считается вступившим в силу с момента опубликования сведений о нем в официальном издании и после внесения таких ведомостей в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг. Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» ( 3689-12 ) не упоминает о каких-либо существенных условиях такого договора. Т.е. они вырабатываются сторонами самостоятельно. Соответственно цена договора также договорная.

Какие моменты следует учесть зарубежной фирме при заключении с недобросовестным конкурентом лицензионного договора на использование товарного знака?

Во-первых, исходя из закона, такой договор не может быть заключен, если лицензиаром, т.е. собственником свидетельства на товарный знак, будет физическое лицо, которое не занимается предпринимательской деятельностью. Почему так? Хотя Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» ( 3689-12 ) и предоставляет право каждому лицу передавать на основании лицензионного договора права на пользование товарным знаком, не следует забывать об указанном в законе обязательном условии этого договора, а именно: качество товаров и услуг, изготовляемых или предоставляемых по лицензионному договору, не должно быть ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства. Т.е. законом прямо предусмотрена обязанность собственника товарного знака изготовлять товары или предоставлять услуги под этим зарегистрированным товарным знаком. Но что получается, если собственником свидетельства на товарный знак оказывается физическое лицо — не предприниматель? А получается, что такое лицо не сможет проследить, как этого требует закон, за качеством производимых по лицензии товаров или предоставляемых услуг, поскольку и речи быть не может о том, что оно осуществляет какую-то коммерческую деятельность. А из этого следует вывод о том, что заключенный договор может быть оспорен в суде на предмет его действительности как притворный (или согласно новому Гражданскому кодексу Украины ( 435-15 ) — фиктивный) договор, т.е. заключенный без намерений создать правовые последствия (ст. 58 ГК УРСР, ст. 234 ГК Украины). Т.е. по сути, собственник свидетельства — не предприниматель — не имеет права заключать лицензионный договор. И в случае, если лицензионный договор будет заключен физическим лицом — не предпринимателем, а впоследствии признан недействительным, то у фирмы-лицензиара прекратится право использовать товарный знак. Поэтому иностранной фирме скорее всего придется отказаться от намерения заключать лицензионный договор с гражданином.

Во-вторых, следует также учесть, что иностранная фирма не сможет выдавать сублицензию на использование товарного знака третьим лицам, если такое условие прямо не будет предусмотрено в заключенном договоре. Кроме того, в случае заключения неисключительного лицензионного договора, недобросовестный конкурент сможет предоставлять и другим лицам право на использование товарного знака, что не всегда отвечает интересам зарубежной фирмы — лицензиата. Это также может ограничить ее первоначальные планы при введении товарного знака в хозяйственный оборот на территории Украины.

Положительные же стороны заключения лицензионного договора просматриваются в отношении риска защиты от неправомерного использования товарного знака другими субъектами. Ведь согласно закону, требовать устранения такого нарушения имеет право не только собственник свидетельства (т.е. украинский недобросовестный заявитель), но и лицо, которое приобрело лицензию (т.е. иностранная фирма), если иное не будет предусмотрено в лицензионном договоре. Поэтому в некоторой степени это положение закона может обеспечить иностранной фирме возможность защищать свои права от посягательства на товарный знак посторонними самостоятельно, не полагаясь на волю лицензиара.

Заслуживает внимание и то, что национальное законодательство регламентирует только общие положения, касающиеся лицензионного договора. К ним относятся условия о виде лицензии, сфере использования товарного знака, о конкретных правах сторон, способах использования товарного знака, территорию и срок, на которые предоставляются права, размер, порядок и сроки выплаты платы за использование товарного знака. Но закон ничего не говорит о том, какими должны быть эти условия закона, т.е. каким образом сторонами будут оговорены эти условия — это их дело. Таким образом, иностранной фирме предоставляется право навязать свою волю недобросовестному конкуренту, настаивая на включении в договор тех условий, которые необходимы ей. При этом следует принять во внимание норму статьи 1109 ГК Украины ( 435-15 ), указывающую, что права на использование товарного знака и способы его использования, не определенные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.

Не стоит забывать и о том, что, согласно Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» ( 3689-12 ), охрана товарному знаку предоставляется сроком на 10 лет. Продление такой охраны возможно в том случае, если собственник свидетельства подаст соответствующее заявление и уплатит сбор. Если же указанных действий по истечении 10 лет не последует, то свидетельство аннулируется, а значит, аннулируется и лицензионный договор, поскольку это исходит из сути самого обязательства. Таким образом, заинтересованное лицо, в данном случае иностранная фирма, сможет беспрепятственно использовать товарный знак после расторжения договора, хотя и без права регистрации его на свое имя в течение трех лет. Так устанавливает закон. Закон право повторной регистрации знака для товаров и услуг в таком случае предоставляет бывшему собственнику.

Рассмотрим теперь, как можно добиться аннулирования регистрации, хотя и законной, но недобросовестной, по сути, злоупотребляющей законом.

Украинское законодательство о товарных знаках не устанавливает какой-либо порядок аннулирования регистрации товарного знака в связи с недобросовестным пользованием своими правами собственником свидетельства. По сути, рассматриваемая «недобросовестная регистрация» остается законной. Обращение же к законодательству о недобросовестной конкуренции на практике продуктивно лишь в случае, если владелец недобросовестной регистрации предпринял действия, наносившие ущерб коммерческим интересам иностранного заявителя. Одного только факта регистрации, противоречащей принципам конкуренции, к сожалению, недостаточно.

Относительно обращения в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства следует учесть, что: 1) оно возможно только в случае, если недобросовестный конкурент не использует или недостаточно использует товарный знак на Украине; 2) такое неиспользование товарного знака длится на протяжении трех лет с официального извещения общественности о выдаче свидетельства (или с даты, когда использование знака было прекращено). Это довольно эффективный инструмент защиты интересов предпринимателя. Потому что именно владелец товарного знака обязан доказывать такое использование. Кроме того, если иностранная фирма в заявлении предоставит максимально полную информацию, доказывающую известность и применение ее товарного знака, такое заявление заставит сравнивать степень использования знака заявителем и собственником свидетельства на товарный знак, а также сравнивать объемы реализации товаров и уровень коммерческой деятельности в целом. Эти показатели для недобросовестного конкурента объективно не могут быть высокими, а значит, докажут недостаточное использование товарного знака собственником свидетельства. Проблема заключается лишь в том, что такое заявление может подаваться не раньше, чем через три года.

Эти все нюансы и следует учитывать лицу, пострадавшему в результате недобросовестной регистрации товарного знака, при принятии решения о необходимости заключения лицензионного договора или подготовке материалов для подачи заявления в суд. Подчеркнем: право выбора путей защиты своих интересов остается за ним.