(продовження, див. початок)

12. Необхідною передумовою визнання права попереднього користування промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Право попереднього користувача у суб’єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заяви, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

Товариство "Л." звернулося до господарського суду з позовом до Товариства "Т." з позовом про:

- зобов’язання відповідача припинити порушення права позивача як власника патенту України на промисловий зразок шляхом заборони виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях продукту "Б." захищеного патентом та його модифікації;

- заборону відповідачеві виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях запасних частин і комплектуючих до продукту "Б.", захищеного патентом на промисловий зразок та його модифікації, а також заборонити передавати, продавати або здійснювати будь-яким іншим способом відчуження технічної документації і технології виготовлення цього продукту та його складових.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- позивач є власником патенту України на промисловий зразок "З.", дата офіційної публікації — 15.09.2000;

- згідно з висновком судового експерта від відповідач здійснює виробництво продукту "Б." з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України, який належить позивачеві; дві ознаки продукту відповідача та зареєстрованого промислового зразка, які не співпадають (кольорове рішення та кількість коліс), є несуттєвими;

- фактично відповідач у виробництві продукту "Б." не використовує усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України, права на який належать позивачеві (зокрема, наявні розбіжності у кольоровому рішенні та кількості коліс);

- з боку Товариства "Т." мала місце значна і серйозна підготовка використання продукту "Б.";

- розробка продукту "Б." відповідачем почалася в березні 1999 року;

- Товариством "Т." виготовлено продукт "Б." у 1999 році.

Причиною даного спору є питання про право позивача як власника патенту на промисловий зразок забороняти відповідачеві вчиняти певні дії.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3687-12 ) (далі — Закон).

Статтею 20 цього Закону ( 3687-12 ) передбачено, що:

- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту;

- патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

- використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка;

- виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка;

- патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом ( 3687-12 ) порушенням прав власника патенту.

Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону ( 3687-12 ) будь-яка особа, яка до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

При цьому необхідною передумовою для визнання права попереднього користування є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак).

Отже, висновки попередніх судових інстанції стосовно одного й того ж спірного виробу суперечать один одному: встановивши, що відповідач не використовує зареєстрований позивачем промисловий зразок, вони водночас визнали й те, що відповідач має право попереднього користування (яке у нього може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання). Цю суперечність не усунуто ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.

Питання щодо встановлення суттєвих ознак промислового зразка та їх порівняльного аналізу потребують спеціальних знань, а тому суд першої інстанції згідно з статтею 41 ГПК України ( 1798-12 ) дійшов вірного висновку щодо необхідності призначення відповідної судової експертизи.

Проте відповідно до "акта про результати судової експертизи, затвердженого 28.10.2002, та згідно з висновком судового експерта Товариство "Т." виготовляє оспорюваний продукт із використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України, права на якій належать позивачеві.

Частиною п’ятою статті 42 ГПК України ( 1798-12 ) встановлено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК України ( 1798-12 ) передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого:

- додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо; висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об’єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання; висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер; в ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження;

- якщо необхідно здійснити дослідження нових об’єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза;

- повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності; повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Таку правову позицію викладено й у пункті 9 роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи".

Постановою Вищого господарського суду від 31.05.2005 дану справу передано на новий судовий розгляд до суду першої інстанції із зобов’язанням усунути зазначені в цій постанові недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити питання про необхідність проведення додаткового або повторного експертного дослідження з приводу виготовлення конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Відповідно до статті 111-12 ГПК України ( 1798-12 ) вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

З огляду на наведене попередні судові інстанції після визнання згаданих висновків експертів необґрунтованими чи такими, що суперечать матеріалам справи, або якщо вони викликали сумнів у правильності, мали виконати вказівки касаційної інстанції, викладені в постанові зі справи від 31.05.2005, та призначити повторну судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Крім того, попередніми судовими інстанціями не дано оцінки доводам позивача щодо неналежності доказів, поданих відповідачем на підтвердження наявності у нього права попереднього користування (виготовлення оспорюваного виробу з 1999 року), що є порушенням приписів пункту 3 частини першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України ( 1798-12 ).

Таким чином, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність передачі справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.