В условиях рыночной экономики патент на изобретение, предоставляющий патентовладельцу исключительные права на коммерчески перспективное новое техническое решения, дает ему существенные преимущества в конкурентной борьбе. Чем больше коммерческий эффект от монопольного использования изобретения, тем сильнее желание конкурента лишить патентовладельца этой законной монополии. В условиях глобализации экономических отношений обеспечение патентной охраны в нескольких странах является уже обычным явлением в процессе коммерциализации перспективных разработок.

В последнеее время российские компании все чаще становятся владельцами патентов ведущих иностранных государств, что является важным элементом выхода на рынок этих стран. Пока в абсолютном исчислении число зарубежных патентов, принадлежащее россиянам невелико, но оно растет. При дальнейшей «патентной экспансии» иностранные патенты, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, могут служить источником экономического роста за счет привлечения дополнительных средств в отечественный сектор высоких технологий. Кроме того, важной является роль таких патентов в укреплении имиджа нашей страны, как технологической державы.

Можно отметить, что во всех без исключения национальных и региональных патентных системах существуют правовые институты признания выданных патентов недействительными. В различных патентных системах эти институты отличаются друг от друга, причем иногда весьма существенно. Патент обычно может быть признан недействительным из-за допущенных нарушений требований закона в отношении того, кто является автором или патентовладельцем (указаны не надлежащие авторы, заявитель не имел право на подачу заявки и т.д.), а также при несоответствии изобретения условиям патентоспособности (обычно это новизна, промышленная применимость, а также один из следующих трех очень близких друг к другу по смыслу критериев «изобретательский уровень», «неочевидность» или «изобретательский шаг»).

В настоящей статье сделана попытка сравнения процедур признания недействительными патентов в России и двух наиболее технологически развитых странах — США и Японии. Основной акцент сделан на процедуру оспаривания патента на изобретение как несоответствующего условиям патентоспособности, так как именно по этому условию наиболее вероятно опротестование патентов, принадлежащих россиянам за рубежом. Полагаем, что читателю будет интересно такое сравнение. В изложении сделана попытка избежать использования большого количества юридической лексики, с тем, чтобы предлагаемый материал был более понятен широкой аудитории.

Как представляется, приводимые в статье данные могут представить практический интерес для российских патентовладельцев. В настоящее время перспективные российские изобретения, получив соответствующую патентную охрану, все чаще выходят на рынки Соединенных Штатов Америки и Японии, где выданные охранные документы могут стать объектом инициированных конкурентами процедур аннулирования. Следует отметить, что процедура аннулирования выданного патента довольно затратная для инициирующей ее стороны (как финансово, так и организационно) и будет применяться, вероятно, лишь в случае существенной необходимости. Однако российским патентновладельцам следует всегда быть готовыми к возможной «правовой атаки» на их иностранные патенты.

Предлагаемый краткий анализ призван дать общее представление о существующих процедурах в США и Японии. Разумеется, для успешного построения защиты при попытках аннулирования патента за рубежом потребуется привлечение квалифицированного патентного поверенного. По законодательству большинства стран представлять иностранное лицо в национальном патентном ведомстве может только зарегистрированного в нем патентного поверенного, однако осведомленность о процедуре в целом поможет избежать ряда простых и поэтому наиболее обидных ошибок.

Следует отметить, что общий процесс гармонизации патентных систем затрагивает и институт признания недействительными выданных патентов, однако до полной унификации еще очень далеко. Большинство патентных систем предусматривают стадию обжалования выданного патента в административном (квазисудебном) порядке в самом Патентном ведомстве, выдавшем данный патент, с последующей стадией обжалования решения ведомства в суд. Административный порядок может представлять из себя повторную экспертизу, осуществляемую тем же или иным экспертом ведомства, либо рассмотрение коллегией экспертов в ходе заседания с участием сторон. Разумеется, существуют и иные подходы, например, в случае наличия специализированного Патентного суда в патентной системе, вопросы о недействительности выданного патента, как правило, рассматриваются непосредственно там, а не в Патентном ведомстве.

В начале кратко, как основу для последующего сравнения, рассмотрим институт признания недействительным патента на изобретение в РФ в случае его несоответствия условиям патентоспособности.

Как хорошо известно российским патентоведам и юристам, изменения в Патентном законе РФ, введенные в действие в марте прошлого года, упразднили двухступенчатую административную процедуру признания патента недействительным, основанную на возможности последовательного обращения в Апелляционную и Высшую патентную палату Роспатента. В итоге административное рассмотрение возражения против выданного патента должно происходить быстрее.

В действующей редакции статьи 29 Патентного закона РФ предусмотрена одноступенчатая административная процедура признания недействительным выданного патента в течение всего срока его действия случае его несоответствия условиям патентоспособности. Рассмотрением такого спора производится на основании возражения против выдачи патента, которое любое заинтересованное лицо может подать в Палату по патентным спорам Роспатента. Возражение против выдачи патента на изобретение, как несоответствующее условиям патентоспособности, может быть составлено в произвольной форме, но оно должно содержать основанное на законе требование и ссылки из уровня техники (в случае оспаривания по новизне или изобретательском уровню), на которых основано возражение. Патентовладельцу направляется копия возражения, на которую он может представить свой отзыв.

Рассмотрение возражения осуществляется коллегией экспертов в соответствии с утвержденными Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в ходе заседания, на котором помимо представителей патентовладельца и лица, подавшего возражения, присутствуют представитель отдела Федерального института промышленной собственности, проводившего экспертизу по заявке. По завершению заседания объявляется резолютивная часть решения, полное решение (вместе с мотивировочной частью) направляется сторонам позже.

Сама процедура рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам является квазисудебной. Коллегия экспертов заслушивает объяснения стороны, подавшей возражение, и патентовладельца (его представителей), а также представителей отдела ФИПС, проводившего экспертизу. Важным моментом является то, что в ходе заседания возражение не может быть дополнено новыми ссылками из уровня техники. Можно сказать, что рассмотрение на заседании основывается на равноправии и состязательности сторон, однако равноправие и состязательность в значительной степени уменьшает участие представителей отдела ФИПС, которые, представляя свое экспертное мнение, в абсолютно подавляющем большинстве случаев настаивают на правильности выдачи патента. Хорошее знание предмета и высокая квалификация представителей отдела делает позицию данной «третьей стороны» весьма убедительной для поддержания патента. Такая позиция ФИПС на заседании Палаты по патентным спорам вытекает, видимо, из-за того, что эксперты считают, что каждая ссылка из уровня техники, найденная уже после проведения экспертизы третьей стороной, умаляет качество проведенного специалистами ФИПС поиска и экспертизы. При этом любой патентовед может сказать, что это не так и качество экспертизы ФИПС довольно высокое, а требование нахождения и анализа всех релевантных ссылок в ходе экспертизы невыполнимо и просто абсурдно.

Решение Палаты по патентным спорам подлежит утверждению Руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Вынесенное Палатой решение может быть обжаловано в суд. Если в Палату по патентным спорам обращалось юридическое лицо, от решение может быть обжаловано в Московском Арбитражном суде. Если возражение подавалось физическим лицом, то соответствующая жалобы подается в суд общей юрисдикции — Суд района Дорогомилов г.Москвы. Обоснование жалобы на решение Палаты по патентным спорам весьма проблематично, так как с одной стороны «незначительные» нарушения Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения не являются основанием для отмены решений, а с другой стороны сами вопросы соответствия условиям патентоспособности в суде не рассматриваются. Как показывает практика, судьи в большинстве случаев отказывают в удовлетворении жалобы, ограничиваясь цитированием самого решения Палаты по патентным спорам в мотивировочной части решения. Если же суд отменит решение Палаты по патентным спорам, то после этого заявителю предстоит пройти через новое заседание данного административного органа для повторного рассмотрения своего возражения.

Существенной особенностью российской правовой системы является то, что признание патента недействительным по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности в судебном порядке невозможно. В результате обращения в суд возможна лишь отмена вынесенного Палатой по патентным спорам решения, после чего возражение будет заново рассматриваться в той же палате. То есть рассмотрение существа спора о соответствии изобретения условиям патентоспособности возможно лишь в Палате по патентным спорам, то есть в органе, подведомственному Роспатенту. С учетом того, что экспертизу проводит Федеральный институт промышленной собственности (подведомственная Роспатенту организация) мы имеем систему, когда все вопросы о соответствии изобретения условиям патентоспособности могут быть решены только в рамках Роспатента.

Кроме того, в настоящее время в случае обращения патентовладельца в суд за защитой своих патентных прав и пресечением контрафакции невозможно вчинить встречный иск о признании данного патента недействительным как несоответствующего условиям патентоспособности. Данная ситуация не совсем оправдана с учетом того, что патент РФ на полезную модель, например, выдается после формальной экспертизы без проверки существа технического решения. То есть вполне возможна ситуация, когда патент на объект, явно (это можно подчеркнуть) не удовлетворяющий условию «новизна» будет являться основанием для вынесения судом решения «о пресечении контрафакции и взыскании убытков». При этом, согласно действующему Арбитражному процессуальному кодексу обращение ответчика в Палату по патентным спорам с возражением по такому патенту не является основанием для обязательного приостановления рассмотрения дела в арбитражном суде. То есть суд вполне может вынести решение по защите патентных прав на явно «непатентоспособное» техническое решение.

Как представляется, на данном этапе развития отечественной патентной системы (в широком смысле) из-за отсутствия среди судей подготовленных в области патентоведения специалистов, такой подход может быть оправдан. Роспатент является на сегодня единственным государственным органом располагающим специалистами-патеноведами. Однако, в целом, отсутствие возможности рассмотрения спора по патентоспособности в суде «по существу» как представляется, не отвечает конституционным принципам гарантирующим судебную защиту гражданских прав. Данную проблему могло бы с успехом решить создание независимого патентного суда в России.

Далее рассмотрим систему признания недействительным патента в США. Американская система сильно отличается от российской. В Соединенных Штатах Америки не существует аналогичной российской административной квазисудебной процедуры признания патента недействительной в рамках Патентного ведомства США (существующая в США процедура повторной экспертизы формально не предполагает спора между сторонами).

В отличие от российской системы выданный американский патент может быть признан недействительным по решению суда. Такой иск может быть заявлен как самостоятельно, так и в виде встречного иска в деле о нарушении патентных прав. Лежащие на истце издержки такого аннулирования патента по суду очень высоки (с учетом гонораров поверенных и стоимости патентной экспертизы, назначаемой судом). Долгое время судебный путь был единственным для аннулирования патента по условиям патентоспособности.

В 1980 году в США была введена система повторной экспертизы в качестве более простой и, что, не мало важно, дешевой процедуры аннулирования патентов. Данная процедура не является схожей с рассмотренной выше российской процедурой, поэтому рассмотрим ее подробней. В настоящее время система повторной экспертизы в США состоит из двух видов: «Односторонняя повторная экспертиза» и «Двусторонняя повторная экспертиза» (действует с 1999 года).

В соответствии с Патентным законом США односторонняя повторная экспертиза может быть потребована только на основании того, что выданный патент не отвечает условиям патентноспособности «новизна» или «неочевидность» (аналог известного в России условия патентноспособности «изобретательский уровень»), с учетом ссылок из уровня техники (то есть более ранних чем дата приоритета), не упомянутых при проведении первоначальной экспертизы. В США повторная экспертиза может быть потребована в любое время срока действия патента.

Повторная экспертиза может быть потребована не только любой заинтересованной третьей стороной, но также и самим патентовладельцем. Как видно из Таблицы 1 примерно в половине случаев повторной экспертизы требуют сами патентновладельцы. Данная ситуация легко объяснется, так как патентовладельцу можно использовать повторную экспертизу, например, для внесения изменений в формулу изобретения и описание патента в определенных обстоятельствах. Одной из главных причин требования повторной экспертизы патентовладельцем является желание дальнейшеге усиление патента посредством проведения повторной экспертизы Патентным ведомством США с учетом ранее неизвестных ссылок из уровня техники, представленными самим патентовладельцем. В результате патеновладелец оказывается защищенным от возможных судебных претензий о заинтересованных третьих лиц, которым станут известны эти ссылки.

Повторная экспертиза проводится экспертом Патентого ведомства США. Обычно это тот же эксперт, который проводил экспертизу по заявке, по которой был выдан патент. Поскольку при принятии решения по повторной экспертизе в отношении соответствия условиям патентоспособнотсти «новизна» и «неочевидность», используются представленные заявителем ссылки изуровня техники, то никакого дополнительного поиска не требуется и решение может быть принято относительно быстро, особенно при проведении повторной экспертизы тем же экспертом. Третьей стороне, требующей повторную экспертизу, предоставляется возможность внести свои возражения только в ответ на аргументы патентовладельца, хотя третья сторона не может вовлекаться в процесс принятия решения. Патентовладелец может внести изменения в формулу и описание, суживающие объем правовой охраны, когда он представляет свои доводы.

Если в результате повторной экспертизы патент признается недействительным (аннулируется), патентодержатель может обжаловать решение в Совете по патентным жалобам и коллизиям. Данный контрольный орган проверяет действия эксперта и либо подтверждает его решени, либо отменяет его. В этом смысле положение патеновладельца лучше, так как как участвующая в деле третья сторона не может обратиться с жалобой в Совете по патентным жалобам и коллизиям, когда патент поддержан экспертом в результате повторной экспертизы. Таким образом, если такая третья сторона в дальнейшем захочет все аннулировать патент, она должна обратиться в суд. Вероятно, будет затруднительно получить судебное решение, аннулирующее патент на основе тех же самых доказательств, поскольку патент подтвержден Патентным ведомством США в ходе экспертизы. Подразумевается, что процесс проведения повторной экспертизы в Патентном ведомстве США укрепляет патент.

В Европе и Японии, с другой стороны, при опротестовании патента проводится тщательная экспертиза под председательством жюри из трех ревизоров патентоспособности изобретений в Отделении по опротестованию в Европе, в то время как в Японии экспертиза по опротестованию и лишению юридической силы проводится под председательством жюри из трех или пяти ревизоров патентоспособности изобретений Совета по жалобам и судебным процессам. В Европе если противная сторона или патентодержатель не удовлетворены решением по опротестованию, то он может обратиться с жалобой. В Японии, после того как опротестование отклоняется и патент поддерживается, лицо, которое обратилось по поводу опротестования, не может обращаться с жалобой против принятого решения, хотя оно может потребовать отдельного суда по лишению юридической силы в Совете по жалобам и судебным процессам. Если лицо, которое потребовало суда по лишению юридической силы, в дальнейшем не удовлетворено решением, оно может обратиться в Токийский высший суд. Это означает, что третья сторона получает достаточно возможностей для оспаривания патента...

(продолжение — ч.2)