Останнім часом товарний знак стає одним з найбільш популярних об’єктів промислової власності. Довгий час власники товарних знаків не знали, як скористатися перевагами виняткового володіння правами на товарні знаки. У більшості випадків свідоцтва про державну реєстрацию знаків для товарів і послуг прикрашали стіни офісів їхніх власників. Практика останніх років показує, що суб’єкти, що хазяюють, усі частіше застосовують виключні права на зареєстровані товарні знаки в комерційних цілях.

Порядок реалізації виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності, до яких відносяться також і товарні знаки, регулюється як спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності, так і загальним законодавством. Відповідно до статті 41 Конституції України ( 254до/96-ВР ), кожний має право володіти, користатися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» ( 334/94-ВР ) об’єкти інтелектуальної, у тому числі промислової власності віднесені до нематеріальних активів. Законодавством передбачений порядок використання прав на об’єкти інтелектуальної власності і нематеріальних активів суб’єкта, що хазяює. Так, наприклад, відповідно до статті 13 Закону України «Про господарчі товариства» ( 1576-12 ), права на об’єкти інтелектуальної власності можуть бути внесками учасників і засновників товариства в статутний фонд. У статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» і статті 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування» ( 93/96-ВР ) придбання нематеріальних активів і прав на об’єкти інтелектуальної власності визначається як форма інвестицій. Відповідно до пункту 1.6 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», нематеріальні активи підприємства віднесені до товарів, що дає можливість для використання нематеріальних активів як товарний кредит. Законом України «Про заставу» ( 2654-12 ) установлюється порядок передачі майнових прав під заставу, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

У відповідності зі статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ) (далі — Закон про товарні знаки) власник свідоцтва на товарний знак має право видати будь-якій особі дозвіл на використання знака на підставі ліцензійного договору. Необхідно відзначити, що в різних країнах видається безліч літератури, присвяченої ліцензійним договорам. І разом з тим питання про юридичну природу ліцензійного договору, про необхідність спеціального регулювання цього виду договорів законодавчо залишаються предметом дискусії як у вітчизняній, так і в закордонній правовій практиці. Однак багато фахівців переконані, що відсутність прямого державного регулювання ліцензійних договорів є скоріше перевагою, чим недоліком, оскільки завдяки цьому сторонам надається найбільша воля у формуванні своїх прововідносин. Для ліцензійних договорів дійсні загальні норми цивільного права щодо зобов’язань і договорів, а також норми законодавства про охорону прав на об’єкти промислової власності. У нині діючому Цивільному кодексі ( 1540-06 ) відсутнє визначення ліцензійного договору на право використання об’єктів інтелектуальної власності і його видів.

Вимоги законодавства України у відношенні ліцензування прав на товарні знаки практично аналогічні нормам, застосовуваним в інших країнах. При цьому можна виділити деякі особливості українського законодавства, на які варто звернути увагу.

Чинне законодавство в сфері інтелектуальної власності містить спеціальний порядок введення в дію ліцензійних договорів. Так, відповідно до пункту 6 статті 16 Закону про товарні знаки ( 3689-12 ) чітко розмежовуються поняття: — «дійсність ліцензійного договору»; — «дія ліцензійного договору у відношенні інших осіб».

На підставі зазначеної норми можна зробити висновок про те, що:
1) для сторін ліцензійний договір є дійсним з моменту фіксації його в простій письмовій формі і підписання сторонами;
2) для інших осіб ліцензійний договір є діючим з дати публікації зведень про видачу ліцензії в офіційному бюлетені і внесення цих зведень до державного реєстру.

Варто звернути увагу на ще одну особливість українського законодавства: на сьогоднішній день здійснюється реєстрація не самого ліцензійного договору, а зведень, що містяться в ньому, про видачу ліцензії.

Об’єктом ліцензійного договору можуть бути заявки на реєстрацію товарних знаків, свідоцтва про реєстрації, а також міжнародні заявки про реєстрацію товарних знаків. При цьому слід зазначити, що реєстрація договору здійснюється тільки у відношенні зареєстрованих на Україні знаків.

Як бачимо, державна реєстрація ліцензійних договорів не є обов’язковою. Однак особливості введення в дію ліцензійних договорів варто враховувати при рішенні питання про оподатковування роялті.

У випадку якщо ліцензійний договір не зареєстрований у встановленому порядку, податкові органи можуть не визнати правомірності віднесення роялті до валових витрат, мотивуючи це тим, що договір недійсний у відношенні будь-яких осіб, крім сторін договору.

Необхідно також відзначити актуальність віднесення до роялті платежів, чинених при передачі права на використання об’єктів інтелектуальної власності і деяких інших операцій з ними. Це обумовлено тим, що такі платежі не є предметом обкладання ПДВ відповідно до пункту 3.2 статті 3 Закону України «Про податок на додаткову вартість» ( 168/97-ВР ), а також, як уже відзначалося раніше, дані платежі включаються у валові витрати відповідно до пункту 5.4 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» ( 334/94-ВР ).

Визначенню роялті присвячений пункт 1.30 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» ( 334/94-ВР ), де роялті — це платежі будь-якого виду, отримані як винагорода за використання чи надання права на використання яким-небудь об’єктом інтелектуальної власності, у тому числі «за придбання якого-небудь зареєстрованого знака для товарів і послуг чи торгової марки». Але в той же час не визнаються як роялті платежі за одержання об’єктів інтелектуальної власності у володіння (розпорядження, власність) чи якщо умови користування такими об’єктами надають право користувачу продати їх чи відчужувати іншим способом. Говорячи простіше, платежами роялті, відповідно до даного вище визначенню, можуть бути визнані тільки платежі за придбання невиняткової ліцензії, що не дає користувачу права володіти чи розпоряджатися переданої в користування власністю.

Роялті в міжнародній ліцензійній торгівлі — визначений відсоток відрахувань, у залежності від вартості виготовленої чи реалізованої продукції по ліцензії. Це — сама застосовувана база для розрахунку ціни ліцензії. По своїй суті процедура розрахунку ціни ліцензії являє собою оцінку інтелектуальної власності (об’єкта ліцензії).

Відповідно до діючого законодавства, власник товарного знаку вправі звернутися в суд за захистом своїх прав, а порушник зобов’язаний відшкодувати збитки, нанесені власнику внаслідок неправомірного використання його товарного знаку. Дуже часто ціна ліцензії використовується для визначення цих збитків, оскільки порушники ховають реальні обсяги такого незаконного прибутку. Тобто розмір збитків у даному випадку розраховується як ціна ліцензії, що порушник заплатив би власнику за придбання прав на використання його товарного знаку. Як правило, ціна ліцензії розраховується на базі роялті. У світовій практиці ліцензійної торгівлі даний метод одержав назву методу звільнення від роялті (Relief from Royalty).

І от отут починається саме цікаве. Визначити вхідні в розрахункове рівняння величини (бази і ставки роялті, дисконт) важко через відсутність необхідної інформації і невизначеності умов використання товарного знаку протягом розрахункового періоду. Особливо це відноситься до визначення ставки роялті. У світовій практиці широко використовується поняття «стандартних» чи «справедливих» роялті, що являють собою складені на основі обробки багаторічних статистичних даних по раніше укладених ліцензійних договорах найбільш застосовні діапазони ставок роялті у визначених галузях виробництва. При оцінці конкретного об’єкта інтелектуальної власності стандартні роялті підлягають коректуванню з обліком науково-технічної, комерційної і правової значимості конкретних об’єктів, а також аналізу конкурентних матеріалів на ліцензії-аналоги. Стандартні ставки роялті публікуються винятково в методичній літературі і не встановлені законодавчо. Крім того, вони стосуються винятково патентних ліцензій і можуть застосовуватися для розрахунку ціни ліцензії на використання товарного знаку лише з великою натяжкою. І що ж власник знака має на сьогоднішній день — право на відшкодування нанесених порушником збитків і повна відсутність установленої законом методики розрахунку таких збитків для товарних знаків?

Повернемося до питання про державну реєстрацію ліцензійних договорів на використання товарних знаків. Державний департамент інтелектуальної власності здійснює реєстрацію ліцензійних договорів відповідно до «Інструкції про подачу, розгляд, публікацію і внесенні до державного реєстру зведень про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачі ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» ( z0718-01 ) (далі — Інструкція). Дійсною Інструкцією визначені тільки два види ліцензій — виняткова і невиняткова ліцензії.

При державній реєстрації ліцензійних договорів варто враховувати всі «за» і «проти». З одного боку, ця процедура дозволяє установити наявність ліцензуємих прав у власника, перевірити дію охоронного документа, виявити й усунути умови, що суперечать чинному законодавству чи іншим умовам, а також недоліки, що можуть привести до небажаних для сторін наслідкам. Реєстрація потрібна також для доказу в суді факту використання знака ліцензіатом, що одержав таке право від власника. При відсутності реєстрації ліцензійного договору зведення про видачу ліцензії відомі тільки учасникам договору.

З іншого боку, установлена процедура державної реєстрації ліцензійних договорів обмежує волю сторін у заключенні і розірванні договорів. Відповідно до Інструкції ( z0718-01 ), ліцензійний договір розглядається два місяці й у випадку, якщо договір відповідає вимогам законодавства, виноситься рішення про його реєстрацію. Але, як уже відзначалося раніше, договір дійсний з дати публікації зведень про видачу ліцензії в офіційному бюлетені, що формується і виходить раз на місяць (формується до 20 числа, публікується 15 числа кожного місяця). Тобто якщо рішення про реєстрацію винесено пізніше 20 числа, то зведення про видачу ліцензії не потраплять у черговий бюлетень. Таким чином, фактично на реєстрацію договору (з дати подачі заяви про реєстрацію до дати публікації) іде від 3-х до 4-х місяців. Відповідно, зроблені в даний період ліцензійні платежі не можуть відноситися до валових витрат. Ще більше часу іде, якщо вам потрібно розірвати діючий зареєстрований договір і укласти новий.

У найближчому майбутньому нас очікують серйозні зміни в законодавстві в сфері інтелектуальної власності. Це багато в чому зв’язане з вступом України у СОТ і підписанням Угоди по Торгових Аспектах Прав Інтелектуальної Власності, що зобов’язує країни — члени СОТ забезпечити адекватний і ефективний захист прав інтелектуальної власності (далі — Угода ТРІПС). Книга 4 нові Цивільні кодекси ( 435-15 ), розробленого відповідно до вимог Угоди ТРІПС і вступає в силу з 1 січня 2004 року, цілком присвячена праву інтелектуальної власності і питанням ліцензування прав на об’єкти інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору зокрема. У відповідність з вимогами Угоди ТРІПС приводиться також уся законодавча база. Зараз прийнятий у першому читанні законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань інтелектуальної власності.

Цікаво, що відповідно до прийнятих змін, ліцензійні договори, як і раніш, не підлягають обов’язкової державної реєстрації, вони реєструються за вимогою сторін, але відповідно до статті 1114 нового Цивільного кодексу України ( 435-15 ), відсутність державної реєстрації не вплине на дійсність прав, переданих по ліцензії.

У новому Цивільному кодексі ( 435-15 ) врахували рекомендації ВОІВ щодо ліцензій на товарні знаки і змін до Договору про закони по товарних знаках ( 995_102 ) (TLT). Так, уводяться три визначених види ліцензій на всі об’єкти інтелектуальної власності: виняткова, єдина і невиняткова, а також інші види, що не суперечать закону (стаття 1108, пункт 3).

Виняткова ліцензія — ліцензія, що видається тільки одному ліцензіатові, при цьому власнику реєстрації не дозволяється використовувати знак і видавати ліцензії третім особам.

Одинична ліцензія — ліцензія, що — видається тільки одному ліцензіатові і яка не дозволяє власнику реєстрації видавати ліцензії третім особам, при цьому власник реєстрації може використовувати знак.

Невиняткова ліцензія — ліцензія, що не забороняє власнику реєстрації використовувати чи знак видавати ліцензії третім особам.

Уводиться поняття субліцензії як письмового дозволу ліцензіата на використання об’єкта інтелектуальної власності іншою особою (пункт 4 стаття 1108 і пункт 2 стаття 1109 нового Цивільного кодексу ( 435-15 ). Помітимо, що дане визначення субліцензії як права будь-якого ліцензіата на видачу дозволу робить марним поділ ліцензій на три і більш види. Можливо, варто конкретизувати, що право на видачу субліцензії має тільки власник виняткової ліцензії.

Також уводиться положення, по якому предметом ліцензійного договору не можуть бути права інтелектуальної власності, що не діють на момент заключення договору. Дане положення виключає можливість введення в ліцензійний договір таких об’єктів, як заявки на реєстрацію знаків.

На перший погляд, зазначені зміни в законах повинні в корені змінити існуючий підхід до системи державного втручання в питання ліцензування. Однак буде потрібно значний період часу для формування спеціальних законів і підзаконних актів (правил, інструкцій), необхідних для побудови і реалізації нової системи. А поки що, швидше за все, ми знову чекає повна невизначеність.