Позивач ВАТ «Укрластик» звернувся до господарського суду м. Києва із позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та ТОВ «Укрластик ХХ століття» (відповідач-2), в якому просить суд визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №Y та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно визнання недійсним повністю даного свідоцтва України, заборонити до набрання рішенням у цій справі законної сили використання знаку, зареєстрованого свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що реєстрацією знака за спірним свідоцтвом Департамент зареєстрував як знак позначення, яке є схожим настільки, що можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, право на яке позивач отримав до дати подання відповідачем заявки. Також позивач посилається на те, що його фірмове найменування є відомим в Україні і світі. Крім цього, позивач вказує на те, що рішенням Печерського районного суду м. Києва було визнано недійсною реєстрацію ТОВ «Укрластик», яке було перереєстроване в ТОВ «Укрластик ХХ століття».

Відповідач-1 проти позову заперечує, посилаючись на те, що реєстрацію вказаного знаку було проведено без порушень чинного законодавства, а продукція, що виробляється позивачем та відповідачем є різною.

Відповідач-2 вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню у зв’язку з тим, що видані позивачеві та відповідачеві свідоцтва на знак, надають правовий захист товарів різних класів, а тому спірне свідоцтво видано правомірно і не порушує права позивача. Крім цього відповідач вказує на те, що правова охорона може надаватися виключно у випадку, якщо фірмове найменування стало загальновідомим і використовується для позначення ідентичних товарів.

15.04.2005р. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі — відповідач 1) на підставі заявки від 14.10.2002 р. здійснив реєстрацію на ім’я ТОВ «Укрластик XX століття» комбінованого словесно-зображувального знаку «Укрластик» для товарів та послуг 20, 21 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП). На підтвердження зазначеної реєстрації було видане свідоцтво від 15.04.2005 р, про що було здійснено публікацію в Офіційному бюлетені.

Згідно із п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У відповідності до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в редакції від 16.06.1999 р., що діяла на дату подання заявки на реєстрацію позначення за свідоцтвом №Y, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дає перелік підстав для відмови в наданні правової охорони, серед яких: «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що є відомими в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг» (абз. 4. п. 3 ст. 6 Закону).

Позивач вважає, що знак за свідоцтвом №Y від 14.10.2002 р. не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього розповсюджуються перелічені вище підстави для відмови в її наданні, оскільки цей знак є:
таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить позивачеві, який одержав право на нього до дати подання відповідачем-2 заявки щодо споріднених товарів і послуг.

Позивач зокрема посилається на той факт, що його фірмове найменування було відоме в Україні до дати подання заявки на реєстрацію знаку за спірним свідоцтвом, є схожим з ним до ступеню змішування та використовується для тих саме товарів 9 класу МКТП.

27.12.2000 р. Дніпровською районною державною адміністрацією м. Києва проведено реєстрацію позивача як ВАТ «Укрластик», про що було внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій. Розрізняльну частину фірмового найменування позивача становить словесне позначення «Укрластик». Як вбачається із наданих до позовної заяви матеріалів, позивач здійснює виробництво пакувальних матеріалів та виробів з пластмаси. Як видно з довідки Державного комітету статистики України позивач здійснює діяльність щодо виробництва плівок, труб і листів з полімерних матеріалів, поліграфічну промисловість, оптову торгівлю недержавних організацій, роздрібна торгівля недержавних організацій, зовнішню торгівлю недержавних організацій.

15.04.2005 р. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі — відповідач 1) на підставі заявки від 14.10.2002 р. здійснив реєстрацію на ім’я ТОВ «Укрластик XX століття» комбінованого словесно-зображувального знаку «Укрластик» для товарів та послуг 20, 21 класів МКТП. На підтвердження зазначеної реєстрації було видане свідоцтво №Y від 15.04.2005 р, про що було здійснено публікацію в Офіційному бюлетені.

Оскільки вирішення питань, що мають значення для вирішення справи по суті потребує спеціальних знань, у відповідності до вимог ст. 41 ГПК України по справі судом була призначена судова експертиза, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності.

Згідно із висновком від 27.12.2005 р, складеним за результатами проведеної судової експертизи, судовий експерт прийшов зокрема до таких висновків:
Фірмове найменування «ВАТ «Укрластик» як найменування компанії, що виробляє широкий асортимент продукції, було відомим широкому колу споживачів цієї продукції в Україні на дату 14.10.2002 р.

Товари, що виробляються позивачем, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом №X, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак за оскаржуваним свідоцтвом.

Фірмове найменування «ВАТ «Укрластик» та комбіноване позначення, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №Y, є схожим настільки, що їх можна сплутати.

Суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню в частині визнання недійсним свідоцтва та зобов’язання відповідача-1 внести зміни про це до офіційного видання та здійснити публікації, у зв’язку з тим, що позивачем доведено належними засобами доказування відомість свого фірмового найменування, однорідність товарів та послуг, що надаються позивачем та щодо яких зареєстровано оскаржуване позначення, а також доведено наявність схожості конкуруючого фірмового найменування та позначення, а отже наявні підстави для визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним.

Щодо позовних вимог про заборону відповідачеві-2 до набрання рішенням у цій справі законної сили використання знаку, зареєстрованого свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №Y, то суд вважає їх такими, що не підлягають задоволенню, оскільки обраний позивачем спосіб захисту не передбачений Законом України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг», а також ЦК України (ст. 432). Крім того, суд згідно вищевказаного Закону та ст. 432 ЦК України у межах своєї компетенції не має права постановити рішення щодо захисту інтелектуальної власності у спосіб не визначений законодавством.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати відносяться на рахунок відповідача-2 по справі.

Керуючись ст. 492, 494, 499 ЦК України, ст. 5, 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ст. 4, 26, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу, Господарський суд міста Києва вирішив позовні вимоги задовольнити частково.

Визнати недійсним свідоцтво №Y на знак для товарів та послуг повністю. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг запис про визнання свідоцтва України №Y на знак для товарів і послуг недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнути з ТОВ «Укрластик XX століття» на користь ВАТ «Укрластик» 85,00 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Відмовити в задоволенні іншої частини позову. Дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Видати накази після набрання рішенням законної сили.