Чужому успеху в создании уникального товарного знака научиться сложно. Но вот умение не наступать на чужие грабли в обеспечении ему адекватной охраны вполне можно наработать.

Вместе с развитием общества, ведущую роль в котором начинают играть люди интеллектуальных профессий, меняется и парадигма бизнеса: предприятия строят свои стратегии развития, ориентируясь не на сиюминутную прибыль, а на максимизацию активов в долгосрочном периоде. Один из немаловажных вопросов, решаемых в этом процессе, — выбор торговой марки или товарного знака (обозначения, которое позволит отличать товары или услуги компании от аналогичных товаров и услуг конкурентов).

Одиночество вам не грозит

Коммерческое название можно придумать или выбрать из подходящих слов либо их сочетаний. Например, «Лидер», «Сириус» или «Стар» — коротко и сразу понятно, кем компания хочет стать. Но будет ли она единственной в своем выборе? Ведь перспектива столкнуться на рынке с «тезками» вряд ли покажется заманчивой. Даже если в качестве названия своего предприятия выбрано специально придуманное для этого слово (неологизм) — удачное сочетание букв, не употреблявшееся ранее, например, «Кодак» или «Эксон» — это также не будет гарантией уникальности выбора. Возможно, кого-то уже осенила такая же идея, только чуть раньше. А может, и позже, но этот «кто-то» постарался быстрее защитить свой выбор всеми возможными способами и средствами.

И совсем уж скверная ситуация, если в раскрутку совершенно оригинального имени вложены значительные суммы, а когда оно стало всем известно, рынок наполнился клонами, предлагающими те же товары и услуги и отличающимися от оригинала лишь приставкой ООО, ОАО, ЗАО, ДП и т. д. Даже наименование-неологизм «спасает» ситуацию ненадолго — как только фирма завоевывает определенные позиции, возникают структуры под такими же или сходными названиями, только иначе организационно оформленные. В этом «темном омуте» законопослушные первопроходцы могут оказаться не на плаву. Зато те, кто приходит засеивать уже вспаханную и удобренную, но неохраняемую почву, редко проигрывают: «незнание закона не освобождает от ответственности, а знание — освобождает!» (Влад Булгаков). Поэтому нужно не только создать уникальное название, но и обеспечить ему адекватную охрану. Структурируем данную задачу.

Игра без правил

Создание (выбор) своего имени или торговой марки, по сути, — это игра без правил, творческий процесс, что сродни искусству. Действительно, в мире не существует алгоритма создания коммерческого названия, обреченного на успех. Однако есть неисчерпаемая практика побед и поражений, которую можно и должно изучать. Чужому успеху научиться сложно, но вот умение не наступать на чужие грабли вполне можно наработать. Поэтому для успешной реализации стратегии создания потенциального бренда и закрепления монопольных прав на его использование нужно решить ряд чисто тактических задач и знать примерную дислокацию «мин» и пробелов отечественного правового поля.

Во-первых, в качестве товарного знака лучше всего выбрать словесное обозначение (слово или словосочетание), которое легко произносится и запоминается на языках стран производства и реализации продукции. При этом не следует игнорировать лингвистические особенности языка страны-импортера продукции компании: нужно проверить, не является ли выбранное слово неблагозвучным и не имеет ли нежелательных оттенков значения. Также важно учитывать двоякую природу слова, поскольку впечатление, созданное названием, может выходить за пределы смысловой нагрузки словесного обозначения и вызывать разнообразные ассоциации. К группе «проблемных» обозначений можно отнести карикатурные изображения, а также слова или выражения, оскорбляющие чувства верующих. Например, «Великий пост» для товаров категории «контрацептивные средства», «Исповедь» в названии водки и т. п. Патентное ведомство любой страны откажет в регистрации знаков, включающих антигосударственные, националистические лозунги, нецензурные или жаргонные слова и выражения. Обозначения, включающие термины, противоречащие публичному порядку, принципам гуманности и морали, называют также «скандальными», так как они портят репутацию маркированного ими товара.

Во-вторых, надо убедиться в том, что выбранное обозначение отвечает юридическим требованиям регистрации товарного знака (см. «Имею право»). Это важно для того, чтобы впоследствии эффективно его использовать, а в случае необходимости — защитить.

При разрешении спора о защите прав на товарный знак устанавливается степень сходства конфликтных обозначений.

Превентивные меры

Следующим шагом после выбора названия следует установить, было ли данное или подобное обозначение уже зарегистрировано другими предприятиями для той же категории товаров или услуг. Такую информацию можно получить путем проведения поиска по базам данных товарных знаков. Лучше это сделать сразу, чтобы избежать коллизий с другими компаниями и не вкладывать зря средства в спорное обозначение. Но если даже фирма не нарушает чужие права, прежде чем заявлять выбранное обозначение на регистрацию в качестве товарного знака, следует сделать еще одну оценку. А именно не попадает ли оно под основания для отказа в регистрации (сформулированы в законе о товарных знаках), из которых на практике чаще всего встречаются следующие:

o обозначение является описательным или же вошедшим во всеобщее употребление в отношении заявляемых товаров или услуг. Например, бальзам, чашка, линолеум, целлофан, эскалатор. Последние три слова — экс-торговые марки, потерявшие свою отличительность и ставшие общеупотребительными терминами. Сюда же можно отнести общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий и их аббревиатуры (СЭС, ХФЗ, НПФ, СПД, АЭС). В то же время простое указание продукта может быть охраноспособным в отношении «чужой» сферы. Классический пример — «яблоко» (Apple) для компьютеров;

o обозначение является обманчивым или способным ввести в заблуждение в отношении заявляемых товаров или услуг. Это, например, «бальзам» для инсектицидов, «мед» для молочных продуктов, «кожа» для изделий из кожзаменителя. Однако словосочетание «Лунная кожа» применительно к таким изделиям фантазийное и может стать их торговой маркой. Здесь следует особо подчеркнуть, что вопрос о ложности обозначения рассматривается в отношении только тех товаров, для которых испрашивается его регистрация. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других — обманчивым, а третьих — фантазийным. Так, словосочетание «Брызги шампанского» считается описательным для игристых вин, обманчивым для водки и оригинальным для духов. А неологизм «ОППЕРЕТА» — фантазийным и, следовательно, охраноспособным в отношении парфюмерной продукции, но может быть признан описательным в отношении услуг театра оперетты, а в отношении услуг театра драмы — обманчивым;

o обозначение воспроизводит квалификационное указание происхождения товара. Является географическим термином, который не должен монополизироваться одним производителем, или вводит в заблуждение относительно места производства/сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, «Сахалин» в отношении товара «красная икра», «Карпаты» в отношении товара «каменная соль», «Урал» в отношении товара «уральские самоцветы». Однако те же обозначения, но относительно таких товаров, как сигареты, телевизоры, пылесосы, воспринимаются как фантазийные и значит могут получить правовую охрану. Аналогично воспринимаются обозначения «Аляска» для товара «мороженое», «Контрактова площа» — для детских игрушек, «Казбек» — сигарет, «Арктика» — пива, «Минск» — холодильников, «Кузнецкий мост» для товара «одежда».

Однако может быть признан обманчивым элемент «Хельсинки», заявленный в составе комбинированного обозначения в отношении товара «шкафы-купе» отечественным мебельным комбинатом. На таком же основании Российское патентное ведомство отказало в регистрации комбинированного знака для духов под названием «Парижский вечер» швейцарского производителя с изображением Эйфелевой башни. Обозначению «Тула» для товаров «самовары» и «пряники» получить правовую охрану будет проблематично по другой причине: город Тула издавна известен в России как место изготовления самоваров и пряников.

О том, что происходит, когда географическое указание происхождения продукта монополизируется одним производителем, можно сделать вывод на примерах нескончаемых судебных споров относительно названий минеральных вод «Миргородская», «Трускавецкая», «Лужанская» и т. д.;

o обозначение воспроизводит названия известных произведений науки, литературы и искусства или фрагменты, цитаты и персонажи из них без согласия владельцев авторского права или их правонаследников. Так, для регистрации известного товарного знака для молочных продуктов «33 коровы» был заключен договор с автором популярной песенки. Однако более известны конфликтные ситуации: между автором Чебурашки — Э. Успенским — и кондитерскими фабриками, зарегистрировавшими имя этого сказочного персонажа как название своих конфет, а также спор А. Хайта по поводу незаконного использования товарного знака «Ну, погоди!» для детского шампуня. Конфликт закончился подписанием лицензионного договора между Хайтом и нарушителем его прав;

o обозначение воспроизводит фамилии, имена, псевдонимы и их производные, а также портреты и факсимиле известных людей без их согласия. Вопрос регистрации известных фамилий — отдельная тема, прерогатива раскрыть которую принадлежит «первопроходцам». Интересен другой аспект регистрации имен и фамилий в целом: ведь Вера, Надежда, Любовь — реальные имена, а Мудрый, Железный, Гончар, Хитрый, Учитель — реальные фамилии. Заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению, воспроизводящему имя или фамилию, может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если его смысловое словарное значение не может служить препятствием для регистрации в отношении заявленных товаров и услуг. Например, для товара «музыкальные инструменты» может быть зарегистрирована в качестве названия фамилия Муха, фамилия Перекатиполе — для туристических услуг. Однако такие фамилии, как Грамотный или Правильный, вряд ли смогут стать торговыми марками бухгалтерских или адвокатских услуг.

Щит и меч бизнеса

Экспертиза заявок на изобретения и знаки для товаров и услуг на предмет их соответствия критериям охраноспособности и возможности выдачи охранного документа — компетенция Украинского института промышленной собственности (Укрпатента) государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины. Эта процедура четко регламентирована нормативными актами специального законодательства о товарных знаках и занимает, как правило, около двух лет. Полученное в результате ее положительного решения свидетельство на знак для товаров и услуг предоставляет его владельцу монопольное право использовать знак на свое усмотрение. А именно: применять его на товарах и при предоставлении услуг, для которых он зарегистрирован, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, Интернете, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот. Владелец также имеет исключительное право распоряжаться знаком, а точнее — разрешать или запрещать его использование другим лицам. Первоначальный период регистрации знака составляет 10 лет, затем после уплаты пошлины регистрация может возобновляться до бесконечности.

Важно заметить, что все, что было сказано выше, касалось обретения правовой охраны товарного знака, то есть установления правового режима по использованию и распоряжению им. Однако в случаях, когда исключительные права на знак нарушены или оспорены, необходимо предпринимать меры по их восстановлению — защиту прав. Отечественное законодательство предоставляет правовладельцам целый арсенал средств по защите нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов. Не надо забывать, что «жизнь — это борьба, иногда классическая, но чаще — вольная» (М. Генин). Предъявив претензии к нарушителю своих прав, можно встретить активное сопротивление. И хорошо, если оно будет «ожиданным». Так, подав в суд исковое заявление о нарушении своих прав, можно получить встречный иск об аннулировании регистрации вашего товарного знака. Особо обольщаться повышенной охраноспособностью своего знака не стоит: даже неологизм «Кримсект», придуманный и раскрученный производителем игристого вина, пытались признать общепринятым обозначением.

В хозяйственном деле по иску компании «Союз-Виктан» к украинской водочной компании Nemiroff о защите прав на знак для товаров и услуг «На березових бруньках» (свидетельство №44318 от 15.10.2004 г.) и прекращении недобросовестной конкуренции (компания Nemiroff использовала в своей деятельности торговые названия водок «Березова на бруньках» и «Українська березова особлива (на бруньках)«), напротив, обозначение «на березових бруньках» изначально рассматривалось как оригинальное и, соответственно, указанные торговые названия компании Nemiroff — как его производные, а точнее, имитации. Исходя из того что словосочетание «на березових бруньках» является описательным и таким, что прямо указывает на состав продукта (спиртовая настойка на березовых почках — известное народное средство) и руководствуясь ст. 6 Парижской конвенции об охране промышленной собственности и ч. 2 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», 24 июня 2005 г. компания Nemiroff подала встречный иск о признании недействительным свидетельства №44318 на знак для товаров и услуг «На березових бруньках» от 15.10.2004 г., выданного ООО «Фирма «Союз-Виктан Лтд.». По ходатайству «Союз-Виктана» к делу были привлечены результаты экспертного исследования степени сходства этикеток и торговых названий Nemiroff с зарегистрированной торговой маркой. В своем заключении судебный эксперт прямо ответил на правовой вопрос, который предстояло решить суду (видимо, чтобы облегчить ему задачу): «этикетка водки Nemiroff «Українська березова особлива (на бруньках)» является имитацией этикетки водки «Союз-Виктан» «На березових бруньках». В дальнейшем он прокомментировал: «Такие действия со стороны ДП «Украинская водочная компания Nemiroff» в конкурентном праве характеризуются как паразитирование на чужой репутации и подпадают под признаки недобросовестной конкуренции».

Возникают следующие вопросы.

o Что и каким цветом нужно нарисовать на этикетке березовой настойки, чтобы ее не сочли имитацией этикетки такой же настойки другого производителя, учитывая, что их коммерческие названия, логотипы и реквизиты указаны и существенно отличаются друг от друга?

o Неужели словосочетание «на березових бруньках» (или его элементы) является настолько неожиданным и оригинальным, что иные произвольные сочетания тех же лексических единиц заведомо будут считаться его имитацией?

o Почему наши специалисты по недобросовестной конкуренции считают этичными ссылки на решения Федеральной антимонопольной службы РФ и Федеральной таможенной службы РФ о признании факта недобросовестной конкуренции со стороны Nemiroff — ведь для россиян слово «бруньки» действительно является фантазийным и соответственно охраноспособным?

o Почему отечественный производитель №1 (или уже №2) — компания Nemiroff, — собираясь выпускать березовую водку, сразу же после публикации данных о регистрации товарного знака «На березових бруньках» не опротестовала это решение, дав повод для разговоров о паразитировании на чужой репутации?

Даже если данный спор закончится для Nemiroff благополучно, в лучшем случае эту историю можно будет охарактеризовать словами М. Генина: «Иногда то, что хорошо заканчивается, начиналось гораздо лучше».

«Сухой юридический остаток»

Обобщая отечественную правоприменительную практику начала ХХI века, следует отметить, что она показательна судебными спорами о защите прав на торговые марки «Медвежья кровь», «Супер лото», «Европа плюс», «Аспирин», «Корвалол», «Кримсект», «На березових бруньках» и т. д., из которых в качестве сухого юридического остатка можно выделить следующее:

o обычно используется не копия торговой марки, а сходное обозначение, поэтому в процессе разрешения спора о защите прав на товарный знак устанавливается степень сходства конфликтных обозначений, критерии которого носят достаточно субъективный характер;

o объем прав на знак ограничен его изображением и перечнем товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Однако объем прав на хорошо известный знак значительно шире. Он распространяется на обозначения, которые считаются воспроизводством, имитацией или переводом этого знака при условии, что они могут вызвать путаницу в соответствующем секторе общества. На практике владелец такого знака может заявить свои права на что угодно, вплоть до традиционных названий болезней («аспириновая астма»);

o предметом спора о защите прав на товарный знак почти всегда становится также признание свидетельства на него недействительным. Исход подобного дела не всегда предсказуем: обозначение, прямо указывающее на состав, качество и свойства товара, может быть признано оригинальным, а неологизм — словом, вошедшим во всеобщее употребление;

o судебные процессы о защите прав на товарные знаки и их оспаривании сопровождаются проведением многочисленных судебных экспертиз, выводы которых часто взаимоисключают друг друга.

Как видим, методы точных наук тут бессильны, однако «рецепт» успеха все-таки есть: необходимо знать причинно-следственную связь между обретением прав и их защитой, а также понимать, что работа эта тонкая и скрупулезная — тактика нашего «авось» здесь не подходит. Поэтому знать свою ахиллесову пяту и предвидеть нападение — значит уметь защититься. И не надо строить иллюзий: правильный диагноз — залог успешного лечения. А еще не нужно забывать «фундаментальный» закон Яна Ван-дер-Шепшота: «В теории разницы между теорией и практикой быть не должно, но на практике она есть».

Имею право

Правовая регламентация отношений, связанных с созданием, использованием и защитой коммерческих названий, осуществляется системой нормативных актов международного и национального законодательства, из которых следует особо выделить такие:

o Гражданский кодекс, книга IV которого посвящена охране прав на объекты интеллектуальной собственности (гл. 43 — коммерческих (фирменных) наименований, гл. 44 — торговых марок). Одним из преимуществ нового ГК Украины, вступившего в действие два года назад, стало провозглашение права интеллектуальной собственности частным правом, а также предоставление правовладельцу дополнительных способов защиты своих прав (конструкция права собственности исходит из принципа верховенства прав владельца, в полномочия которого не могут вмешиваться иные лица (ст. 316 ГК Украины));

o международные договоры, устанавливающие общие для стран-участниц требования по охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, Парижская конвенция по охране промышленной собственности и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (соглашение ТРИПС). Украина еще не подписала последнее соглашение, но привела нормы национального законодательства в соответствие с его требованиями;

o специальное законодательство и прежде всего Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», регулирующий отношения, возникающие в связи с обретением и осуществлением прав собственности на товарные знаки.