Верховный Суд Германии (BGH) решил в деле фирмы «ОТТО», специализирующейся на посылочной торговле, что товарные знаки этой фирмы подлежат аннулированию. Не только товарный знак, идентичный с фирменным наименованием, но и все другие словесные и изобразительные знаки подлежат аннулированию. Владелец товарных знаков проиграл дело в Гамбургском Земельном суде (OLG Hamburg — 5 U 152/01) и подал дело на пересмотр в Верховный Суд. Последний подтвердил решение Гамбургского суда ввиду того, что фирма использует свои товарные знаки лишь в каталогах и на упаковках для пересылки, а не на самих товарах. По истечении 5-летнего срока любое третье лицо могло подать иск на аннулирование этих знаков. Суд подтвердил, что товарные знаки должны применяться на самих товарах, если перечень товаров и услуг касается товаров. В каталогах этой фирмы находится множество товаров известных изготовителей с известными товарными знаками. Фирма «ОТТО» сама никаких товаров не изготовляет. Ввиду этого рынок узнает в знаке «ОТТО» или «OTTO Versand» только фирменное наименование, а не какой-нибудь «ОТТО-товар».

Суд в этом деле наверняка вынес такое решение ввиду того, что для лиц/фирм, занимающихся розничной и оптовой торговлей, а тем более посылочной торговлей, теперь стало возможно получать товарные знаки на услуги, что ранее было невозможно. Это означает, что товарные знаки больших оптовых фирм, таких как Metro, Praktiker, OB, Liddl, Aldi, могут быть аннулированы.

В свою очередь, EuGH решил оставить в силе товарный знак «INTERTOPS» для услуг, связанных с пари всех видов.

Из того, что владельцу товарного знака не разрешено предлагать данные услуги на территории Германии не следует, что данный товарный знак представляет собой нарушение общественного порядка или общепринятых правил морали.

Заявитель Intertops Sportwetten GmbH подал в 1999-м году в Европейское Общество по Товарным Знакам изобразительный знак со словом «INTERTOPS» для букмекерских услуг и услуг, связанных со всевозможными видами пари. На эту заявку Sportwetten GmbH Gera, владеющая немецким знаком INTERTOPS SPORTWETTEN подала оппозицию. Основанием для аннулирования знака, по мнению Sportwetten GmbH Gera, являлся факт, что Европейская заявка нарушает принцип общественного порядка и общепринятых правил морали. Заявление об аннулировании было отклонено. Это решение Sportwetten GmbH Gera подала заявление на пересмотр в Суд Первой инстанции, обосновывая это тем, что Intertops Sportwetten GmbH не имеет права предлагать услуги до заключению пари в Германии. Суд, однако, решил, что это обстоятельство не является причиной для аннулирования европейского знака.

По мнению Европейского трибунала из обстоятельства, что Intertops Sportwetten не имеет лицензии на услуги, связанные с заключением пари, не следует, что использование данного товарного знака представляет собой нарушение общественного порядка или общепринятых правил морали в духе Постановления № 40/94. При определении наличия нарушения общественного порядка или общепринятых правил морали рассматривается сам товарный знак, т.е. значение знака как такового во взаимосвязи с товарами или услугами, для которых он используется. В этой связи следует руководствоваться тем, что абсолютные препятствия для получения права на товарный знак должны относиться к свойствам самого заявляемого товарного знака, а не к обстоятельствам, касающихся заявителя. То обстоятельство, что владельцу товарного знака запрещено предлагать букмекерские услуги на территории Германии не распространяется на свойства, присущие самому товарному знаку, и, таким образом не означает, что данный товарный знак представляет собой нарушение общественного порядка или общепринятых правил морали.

Это означает, что хотя заявитель не может использовать свой европейский товарный знак в Германии, он может использовать его во всех других странах — участницах Европейского Сообщества и т.о. поддерживать товарный знак на рынке. Так что товарный знак «INTERTOPS» остаётся в силе.