Европейский Трибунал (EuGH) в деле С-353/03 Soci?t? des produits Nestl? SA против Mars UK Ltd решил, что заявка на товарный знак, который не имеет достаточной отличительной способности, может её приобрести вследствие применения. Суд констатировал следующее: «Чтобы приобрести отличительную способность вследствие применения, товарный знак должен восприниматься потребителем как характерный для товара или услуги определённого производителя». В 1995 г. Nestl? подала заявку на знак «Have a Break», имея товарные знаки «KIT КАТ» и «Have a Break ... Have a Kit Kat». Mars UK Ltd подал протест. Апелляционный Суд Англии и Уэльса (Отделение Гражданского Права) решил, что «Have a Break» не имеет достаточной отличительной способности и может быть защищен только если доказана его отличительная способность вследствие применения. Фирмой Nestl? применялся знак «Have a Break... Have a Kit Kat». Вопрос был в том, придаёт ли применение «Have a Break... Have a Kit Kat» отличительную способность части этого знака, т.е. фразе «Have a Break». EuGH вынес решение, что знак может приобрести необходимую для регистрации отличительность вследствие применения как его всего целиком, так и только его части. Т.е., вследствие применения знака «Have a Break ... Have a Kit Kat», заявка «Have a Break» приобретает достаточную отличительную способность.

Далее, в деле С-418/02 (Praktiker Bau- und Нeimwerkerm?rkte AG против Deutsches Patent-und Markenamt) EuGH должен был вынести решение по вопросу, можно ли защитить виды обслуживания в торговле. Суд решил, что предприятие розничной торговли может параллельно с защитой товарных знаков, зарегистрированных для его товаров, защитить товарные знаки услуг для видов обслуживания, которые оно предоставляет в рамках розничной торговли. Как и прежде, обслуживание продажи товаров не защищается, защищаются только виды услуг, связанные с продажей.

11 октября с.г., на презентации Немецкого Патентного ведомства, г-жа Шмидт, директор отдела товарных знаков, объяснила, что ввиду данного решения EuGH, Немецкое Патентное ведомство, которое проиграло процесс, теперь принимает заявки на перечень видов услуг розничной торговли товарами, напр., класса 5, 6 или 31.

Нет необходимости в перечислении всех товаров, достаточно лишь указать класс. Нет надобности также в раскрытии того, в чём конкретно состоят услуги, т.е. презентация товаров, открытие магазинов, всякого рода реклама, украшение витрин, обучение персонала и т.д.

Не решён был, однако, вопрос сходства, т.е. сходства этих услуг с товарами. Конкретно говоря, более ранний знак, включающий товары класса 9, может быть причиной отказа для знака обслуживания розничной торговли товарами класса 9. Суд не уточнил, какой смысл имеет защита таких услуг. Если продажа товаров не является услугой для покупателя, то составление ассортимента, обучение продавцов, открытие магазинов тоже ведь не является услугой для покупателя, а только услугой для продавца. Может быть, идея в том, что это услуги для изготовителя товаров, чтобы усовершенствовать сбыт... Интересно, что из этого выйдет... Теперь наверняка все большие фирмы-изготовители товаров постараются срочно воспользоваться этой возможностью. А все «ГУМы», «ЦУМы» и т.д. — тем более.

Также, EuGH решил, что один цвет подлежит правовой охране, если указать его международный код (EuGH, решение от 06.05.2003, С-104/01, дело Libertel). Если речь идёт о двух или трёх цветах, надо определить их систематическое расположение, т.е. недостаточно просто дать название цвета и международный код (EuGH, решение от 24.06.2004, С-49/02 (комбинация цветов жёлтый/синий)).

Суд ещё раз подтвердил, что запахи не подлежат защите. Нельзя защитить, т.о. ни, например, запах клубники, ни фотографию клубники с описанием, что она так-то и так-то пахнет (НАВМ-ВК, решение от 24.05.04, R-591/2003-1).

Далее, EuGH решил, что фамилия, даже часто встречающаяся, может подлежать правовой охране. Речь идет об английской фамилии Nichols (EuGH, решение 16.09.04, С-404/02).

Очень трудно получить защиту на рекламную фразу, напр. «Das Prinzip der Bequemlichkeit», или «Looks like grass ... Feels like grass ... Plays like grass» для синтетического газона и «Mehr f?r Ihr Geld» для товаров и услуг классов 3, 29, 30 и 35. Не обладает отличительностью также и знак BESTPARTNER для услуг в сфере финансов и интернета (Gel, решение от 08.07.04, Т-270/02). Или, например, бутылка с длинным горлышком, в котором торчит долька лимона, также не обладает достаточной отличительной способностью ввиду того, что бутылка не значительно отличается от обычной, а долька лимона тоже не имеет данной способности (Gel, реш. от 29.04.04, Т-399/02).

Помимо того, EuGH решил, что изображение здания не может быть защищено для определённых услуг например, для финансовых или для услуг, которые имеют что-нибудь общее со зданиями, например, услуги по недвижимости.

С другой стороны, знак SAT-2 для услуг, связанных со спутниковой связью, был признан (EuGH, решение от 16.09.04, С-329/02 Р). Однако, в другом случае, EuGH подтвердил отказ Европейского суда в защите формы карманного фонарика с обоснованием, что «...заявленная форма не отличается от форм этого вида товаров, обычных для встречающихся в торговле» (Gel, решение от 07.02.02, Т-88/00, форма карманного фонарика). Что касается описательных знаков, EuGH считает, что словесные знаки, т.е. знаки, которые можно слышать и читать, уже не подлежат регистрации, если описательный характер товарного знака является либо оптическим, либо акустическим. Т.е. не оба критерия должны быть соблюдены, а достаточно, если один критерий является описательным (EuGH Postkantoor, aaO).

Низшая инстанция — Европейский Суд, однако, не всегда следует решениям ЕuGH. Так, например, были зарегистрированы знаки Telepharmacy Solutions, Limo, Applied Molecular Evolution, с прежней аргументацией, что знак является описательным, если он описывает соответствующие товары или услуги либо непосредственно, либо путём указания на один из их значимых признаков (Gel, реш. от 08.07.04, Т-183/03).

Бывают и не совсем понятные решения. Так, например, более ранний знак -Happidog проиграл в споре против знака Happy dog для идентичных товаров (корм для собак) (Gel, реш. от 31.03.04, Т-20/02). С другой стороны, для более раннего знака «Flex» и знака «Cornoflex», где часть слова «flex» доминирует, было признано наличие опасности смешивания (Gel, Flex/Conforflex).

Это лишь маленькая выдержка из множества решений Европейских судов и Верховного Суда.

Статья представлена для размещения на сайте Радомcким Владимиром Сергеевием, юридическим советником по вопросам охраны интеллектуальной собственности представительства европейских патентных поверенных в Украине «Euromarkpat».