Ключевым вопросом правовой охраны объектов промышленной собственности является объем и срок предоставляемой охраны. Объем охраны различных объектов промышленной собственности в Российской Федерации определяется разными нормативно-правовыми актами. Например, объем охраны товарных знаков определен п.2 статьи 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках), а объем охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов определяется статьей 10 Патентного закона РФ. Указанные законы принципиально разными способами определяют объем охраны соответствующих объектов. Еще большие различия свойственны законодательному регулированию срока правовой охраны. Возможность фактически бессрочной (при условии своевременного продления) охраны товарного знака является противоположностью строго ограниченной во времени патентной монополии на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

С таким подходом законодателя можно было бы вполне согласиться, если бы не существующая в России практика получения различных видов правовой охраны на один и тот же объект (в прямом смысле), что приводит к возникновению разных охранных документов, предоставляющих разный объем правовой охраны. Наиболее известным примером является охрана этикеток через регистрацию их в качестве товарного знака и патентование их в виде промышленного образца. Существуют и более сложные «дизайнерские решения» охраняемые в виде объемных товарных знаков и промышленных образцов.

В данном случае и промышленный образец, и товарный знак фактически выполняют одну и ту же функцию — за счет своих эстетических свойств индивидуализируют товар и привлекают к нему внимание покупателей и являются суть одним объектом. Таким образом, правообладатель заинтересован в надежной охране своего объекта в максимальном объеме и на максимальный срок.

«Двойная» охрана одного объекта испрашивается из разных «тактических» соображений. Обычно «двойной» охраной пытаются обеспечить максимально возможный объем правовой охраны и, конечно, воспользоваться возможностью неограниченного продления срока регистрации товарного знака. В ряде случаев «двойная» охрана реализуется при более сложных схемах обеспечения охраны нового дизайнерского решения, воплощенного в изделии. Например, в начале патентуют промышленный образец, так как новый объект не обладает ярко выраженной различительной способностью (поэтому в регистрации товарного знака могут отказать на основании п.1 статьи 6 Закона о товарных знаках). Затем, осуществляя рекламу и продажу в течение определенного времени большого числа запатентованных изделий (охраняемых патентом на промышленный образец), добиваются того, что объект приобретает различительную способность у покупателей, после чего с соответствующими обоснованиями его регистрируют в качестве товарного знака.

Подобные решения о «двойной» охране, направленные на эффективное использование существующих механизмов правовой охраны новых образцов товара представляются вполне оправданными с точки зрения менеджмента предприятия при продвижении товара на рынок.

Можно подробно проанализировать преимущества и недостатки каждого из видов охраны. Можно также показать, что существуют различия в субъектах, имеющих право быть патентообладателем (любое физическое или юридическое лицо) и владельцем товарного знака (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Также можно отметить, что автор промышленного образца не упоминается в заявке в случае регистрации художественного решения в качестве товарного знака. Но более важным с точки зрения права представляются два других вопроса: «В чем различие в объемах охраны объекта в виде промышленного образца и товарного знака?» и «Насколько оправданным является подход, когда один и тот же объект охраняется разными правовыми средствами в разном объеме и на разный срок? «.

Попробуем разобраться в поднятых вопросах и указать на существующие правовые коллизии.

Как известно специалистам, объем охраны, предоставляемой товарным знакам, ограничен перечнем товаров, для которых он зарегистрирован и однородными с ними товарами (более точно составы нарушений исключительных прав на товарный знак сформулированы в п.2 статьи 4 Закона о товарных знаках). С точки зрения охраны самого «изображения» товарного знака объем его охраны также определен через понятие нарушения исключительного права на товарный знак. Нарушением исключительного права на товарный знак признается использование (без согласия правообладателя) товарного знака или сходных с ним до степени смешения обозначений. То есть, в случае, когда в качестве товарного знака зарегистрирован некий художественный объект (например, этикетка, оригинальная упаковка или сам товар с оригинальным исполнением внешнего вида), то объем его охраны не ограничен тождественным художественным решением, а охватывает решения, сходные с ним до степени смешения.

Традиционным является вопрос экспертизы, назначаемой в суде при споре о нарушении исключительных прав на товарный знак — это вопрос о сходстве до степени смешения зарегистрированного товарного знака и используемого объекта. Суды по-прежнему неоднозначно подходят к таким экспертизам. Зачастую экспертом назначается независимый специалист в товарных знаках (или представитель профильного отдела Патентного ведомства). Мнение данного специалиста и является экспертным суждением по делу. При этом для обоснования выводов экспертизы обычно берутся нормы соответствующих Правил (например, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания) и Рекомендаций (Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений), используемых при экспертизе заявленного обозначения в Патентном ведомстве. О спорности такого подхода неоднократно писали специалисты. Дело в том, что сходность обозначений — категория сугубо оценочная и единственным «независимым оценщиком» здесь должен выступать потребитель. Если потребитель в своей массе путает зарегистрированный товарный знак и спорный товар, то факт использования присутствует. Если путаницы не происходит — нет и нарушения. Примечательно, что в практике стран с развитой судебной системой (особенно это характерно для англосаксонской системы права) судья сам принимает решение о сходности, в том случае, если он является реальным или потенциальным потребителем соответствующего товара.

Как представляется, подход, когда оценка использования в спорном изделии охраняемого объекта промышленной собственности (товарного знака или промышленного образца) осуществляется потребителем, является наиболее адекватной самому назначению данных объектов. И товарный знак, и промышленный образец за счет своих эстетических свойств (либо за счет сформировавшейся «репутации» изделия) призван привлекать внимание покупателей и отличать данное изделие от других сходных товаров. Какие-либо искусственные конструкции для такой оценки (как упомянутые выше Правила и Рекомендации Патентного ведомства) должны играть вспомогательную и сугубо второстепенную роль.

Для потребителя совершенно не важно, что с правовой точки зрения представляет собой, например, этикетка на товаре — запатентованный промышленный образец или зарегистрированный товарный знак. Более того, исходя из смысла правового регулирования интеллектуальной собственности, факт незаконного использования для одинаковых объектов также должен устанавливаться одинаковым образом. Существующий порядок охраны в Российской Федерации товарных знаков и промышленных образцов не дает однозначного ответа на вопрос о том, может ли использование одного и того же объекта являться нарушением прав на товарный знак (когда в качестве товарного знака зарегистрировано определенное обозначение) и не являться нарушением прав на промышленный образец (запатентовано тождественное изображение) и наоборот. Как представляется, подобная ситуация должна быть исключена в силу тождественности охраняемых обозначений. Однако, как показывает анализ законодательства об охране товарных знаков и промышленных образцов такая ситуация вполне возможна. И подобный правовой казус возможен именно из-за использования искусственных правовых конструкций, отдаляющих потребителя от оценки факта использования охраняемого обозначения. В законодательстве о промышленных образцах такой искусственной конструкцией явился «перечень существенных признаков».

Действующая редакция Патентного закона РФ (абз.2 п.4 статьи 3) определила объем охраны следующим образом: «Объем правовой охраны, предоставляемой патентном на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца». Следует отметить, что изменения в Патентном законе РФ, имевшие место в 2002 году, весьма существенно затронули вопрос объема правовой охраны промышленного образца. В прежней редакции закона указывалось, что «Объем правовой охраны, представляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка)».

Таким образом, существовавшее ранее, сугубо для информационных целей (для целей проведения поиска аналогичных промышленных образцов), понятие «перечень существенных признаков» приобрело совсем иной смысл. Теперь для юридической практики понятие «перечень существенных признаков» с легкой руки законодателя стало определять (совместно с изображениями самого изделия) объем правовой охраны промышленного образца.

Подобное «усиление» роли перечня существенных признаков промышленного образца при определении объема охраны, как представляется, совершенно неоправданно.

Во-первых, каких-либо существенных проблем с защитой в судах промышленных образцов, что требовало бы внесения изменений в закон, по прежней редакции не возникало. Дел о нарушении прав на запатентованные промышленные образцы было относительно мало. В рассмотренных делах вопрос об использовании в спорном изделии патента на промышленный образец вполне успешно определялся в ходе соответствующей экспертизы.

Во-вторых, введение «искусственного» понятия, для характеристики художественного произведения не способствует «упрощению» понимания данного объекта. Действительно, разные специалисты по-разному составляют перечень существенных признаков. При этом неквалифицированность специалиста, составляющего заявку, может напрямую отразиться на объеме охраны. Подобную картину (составление патентной формулы) часто можно наблюдать в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель и заимствование «проблем» из смежной области не кажется бесспорным.

В-третьих, внесенные изменения в данной части вряд ли являются удачными с точки зрения «буквы закона». То есть саму формулировку вышеуказанной статьи новой редакции Патентного закона нельзя назвать удачной по юридической технике, поскольку она позволяет двузначное толкование. Как известно, союз «и» в русском языке может выполнять либо соединительную, либо разделительную функцию. В первом случае формулировка Патентного закона должна восприниматься следующем образом: «Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, одновременно нашедших отражение на изображениях изделия, и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (исправлено мною С.Ф.)«. Во втором случае закон следует читать: «Объем правовой охраны, предоставляемой патентном на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, либо нашедших отражение на изображениях изделия, либо приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (исправлено мною С.Ф.)».

По смыслу правовой охраны промышленного образца, как решения, определяющего внешний вид изделия, какие-либо иные, чем существующие на самом изделии внешние признаки не могут быть существенными. Иными словами, если при составлении заявки на промышленный образец «придумали» некий дополнительный существенный признак (не имеющийся в действительности на изделии) он не может определять объем охраны. Признак, не присутствующий на самом изделии не может «возникнуть» в перечне существенных признаков. То есть второй вариант формулировки закона логически неверный и следует использовать первый вариант.

Если первый вариант прочтения нормы права верен, то тогда встает следующая проблема. Согласно букве закона использование промышленного образца в изделии устанавливается при условии соблюдения каждого из приведенных ниже условий:
— отображение признаков на изображениях изделия;
— приведение признаков в перечне существенных признаков.

То есть если существенный признак, присутствующий на изделии и на его изображении, отсутствует в перечне существенных признаков (забыли включить при составлении заявки), то его не следует учитывать при определении объема охраны. При таком буквальном трактовании нормы закона получается достаточно странный подход к определению объема охраны. Как представляется, это совершенно неверно с точки зрения охраны промышленного образца, как художественно-конструкторского произведения, определяющего внешний вид, который достаточно точно может быть передан в патенте его изображениями и в «словесных» уточнениях не нуждается.

В настоящей редакции закона существует вполне очевидная сложность при регулировании охраны промышленных образцов в следующих ситуациях. Например, когда разные художественно-конструкторские решения (имеющие разные изображения) будут иметь одинаковые перечни существенных признаков. В этом случае трудностей при определении объема охраны в суде не избежать. И, наоборот, одинаковые промышленные образцы, описанные разными перечнями существенных признаков могут охраняться двумя разными патентами, поскольку согласно статьи 6 Патентного закона, именно известность существенных признаков из уровня техники положена в основу определения патентоспособности. Названные проблемы, обусловленные возросшим влиянием перечня существенных признаков при определении объема охраны и патентоспособности промышленного образца, являются далеко не единственными.

Еще большее значение перечня существенных признаков промышленного образца предусмотрено согласно абз.3 п.2 статьи 10 Патентного закона, устанавливающей понятия зависимых патентов на промышленные образцы. В данной норме указано, что если при использовании запатентованного промышленного образца используются все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другой запатентованный промышленный образец признается использованным. То есть при установлении зависимости одного патента на промышленный образец от другого (при установлении использования другого запатентованного промышленного образца) законодателем было «опущено» обязательное условие отражения признаков другого промышленного образца, как в перечне существенных признаков, так и на изображениях изделия, в котором воплощен первый промышленный образец. В данном случае закон оперирует «перечнем существенных признаков» промышленного образца ровно также как это делается с формулой в зависимых патента на изобретение. Следует отметить, что согласно данной норме закона возможно «столкновение» патентов на промышленные образцы, когда разные суть промышленные образцы будут описаны одинаковыми перечнями существенных признаков и наоборот одинаковые промышленные образцы будут описаны разными перечнями существенных признаков. Подобный подход новой редакции Патентного закона трудно признать оправданным. Во всяком случае дополнительной ясности в определения объема охраны промышленного образца он точно не принес.

Таким образом, остается открытым вопрос о том, зачем при изменении Патентного закона в 2002 году было наделять весьма существенной регулирующей функцией информационный по своей сути «перечень существенных признаков». Каких-либо позитивных сдвигов в судебной практике это не дало. Наоборот, как показала практика, в судебных делах рассмотрение объема охраны с привлечением «перечня существенных» не дает какого-либо упрощения, а наоборот запутывает ситуацию.

Нововведения Патентного закона как бы отодвинули всю законодательную конструкцию охраны промышленных образцов от законодательства по товарным знакам и приблизили его к методологии охраны изобретений, где ключевая роль принадлежит формуле изобретения. С таким подходом нельзя согласиться, как в силу его искусственности и явного усложнения регулирования, так и в силу самого направления развития. Приведение норм о промышленных образцах к методологии охраны изобретений идет вразрез с активно происходящей в мире унификацией охраны промышленных образцов и товарных знаков.

Идеология, положенная в основу унификации охраны промышленных образцов и товарных знаков, чрезвычайно проста — одинаковые суть объекты должны охраняться одинаково. Более того, формальная в отношении их изображения охрана товарных знаков (экспертиза не вдается в тонкости художественной конструкции, а определяет возможность смешения потребителем) вполне доказала свою эффективность в судах. Оценка экспертами Патентного ведомства таких условий патентоспособности как «оригинальность» неминуемо связана с субъективизмом, что привносит неопределенность в вопрос возникновения прав. Не случайно, именно регистрационная система получения прав на товарные знаки (при проверке только абсолютных оснований для отказа в регистрации) все больше практикуется в развитых страх. Все споры о сходности двух зарегистрированных обозначений в этом случае разрешаются в судах с привлечением «фигуры потребителя». Также в делах о нарушениях товарных знаков, рассматриваемых, например, в Европейских странах вопросы смешения всегда рассматриваются с точки зрения потребителя товара, а не абстрактных экспертных методик.

Полагаем, что российское законодательство в области промышленных образцов должно постепенно изменить акценты в вопросах определения объемов охраны в плане его гармонизации с законодательством наших основных стран-партнеров. Требования гармонизации не являются самоцелью, а представляют собой шаг на пути создания более эффективных механизмов получения охраны на промышленные образцы и их последующей защиты в судах в случае их нарушения, что отвечает интересам отечественной экономики.