«Хорошо было бы найти дистрибьютора в Америке, для нашей водки…» — задумчиво сказал один мой знакомый производитель водки, в дружеской беседе — «рынок у них растёт, есть, где развернуться». После долгих поисков потенциального дистрибьютора, миллиона факсов-запросов и факсов-ответов, американский клиент нашёл его сам — зайдя на сайт компании и залюбовавшись фотографией одного из продуктов.

После визита директора американской компании-дистрибьютора в Россию, ознакомления с качеством продукции и собственно производством, обсуждения основных положений будущего контракта, российская компания озаботилась регистрацией товарных знаков, защищающих её продукт (это был промышленный образец — бутылка необычной формы и дизайна, дизайн этикетки, и словесный товарный знак — название продукта) в США.

В процессе переговоров с юридической компанией, представляющей интересы российской стороны в США, выяснились интересные факты, связанные с регистрацией и защитой товарных знаков в США. Они показались мне необычными и полезными одновременно. Не буду умничать, излагая на бумаге построчное сравнение и анализ законодательств, регулирующих процесс регистрации товарных знаков в США и в РФ, расскажу, пока, что знаю.

Предполагаю, что настоящий материал будет занимателен для производителей водочной продукции, и менеджеров, занимающихся интеллектуальной собственностью у этих самых производителей.

Итак, США.

1. В отличие от многих других стран, права на товарный знак в США возникают при его использовании в торговле. В РФ права на товарный знак возникают с момента регистрации в ФИПС (Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), причём, в течение трех лет с момента регистрации знака, его можно не использовать самим и не позволять использовать другим компаниям. В США торговую марку создает рынок, в РФ — закон, на основании решения экспертов ФИПС. (Если быть точной, то в США нет разделения на товарный знак и торговая марка — у них, с момента регистрации есть только trade mark — торговая марка).

США: Собственно регистрация торговой марки на федеральном уровне не обязывает использовать её, либо защищать права перед третьими лицами. Заявители, зачастую, подают федеральную заявку, частично, как уведомление о заявленных правах. Претензии к третьим лицам и зарегистрированным торговым маркам, нарушающим права владельца марки, могут быть поданы в Федеральный суд или суд штата. В случае, если владелец марки заинтересован только в предостережении третьих лиц от регистрации какого-то знака, претензия может быть подана в апелляционную палату по торговым маркам. Возражения, подаваемые в апелляционную палату, включают и оппозицию против заявок на торговые марки и возражения против зарегистрированных торговых марок. Но, возражения, поданные в апелляционную палату, не являются предписанием, запрещающим заявителю использовать торговую марку. Единственный способ запретить использование торговой марки — через Федеральный суд или суд штата.

США: права на торговую марку считаются нарушенными, если в результате Ваших действий, потребитель введен в заблуждение. В РФ права на товарный знак считаются нарушенными, если Вы используете товарный знак, принадлежащий третьему лицу в выпускаемых Вами товарах. Видим, что в США действует принцип приоритета потребителя, в РФ — приоритет производителя-владельца товарного знака.

В США, по мнению экспертов, потребитель может быть введён в заблуждение, если при производстве Вашего товара использована торговая марка, сходная до степени смешения с уже представленными марками.

Как выяснилось, в США существует семь принципов, определяющих вероятность смешения заявленного Вами, по сравнению с уже представленными на рынке торговыми марками.

Собственно принципы.

1. Различительная способность Вашей торговой марки.
2. Сходство Вашей марки и марки, представленной на рынке.
3. Сходство Вашего товара с товарами, представленными на рынке.
4. Сходство каналов распространения Вашего товара, с представленными на рынке.
5. Используемые каналы рекламы.
6. Ваши намерения и намерения компании, права которой могут быть ущемлены, в результате регистрации Вашего торговой марки.
7. Очевидность практического сходства Вашего товара с уже представленными на рынке.

Чтобы оценить риск Вашей торговой марки быть оспоренной, в соответствии с законодательством США, необходимо, в первую очередь оценить эти семь позиций. Так как мы говорим о регистрации интеллектуальной собственности в США, будем употреблять термин «торговая марка», в РФ, в данном случае мы бы говорили о товарном знаке.

Как это может выглядеть в жизни:

А) Различительная способность торговой марки.

Американский юрист из «Ведомства США по патентам и торговым маркам» будет оценивать отличительные особенности Вашего продукта, по-сравнению с уже представленными на рынке. В отношении водки это, скорее всего, будут особенности дизайна упаковки продукта: цвет самой бутылки, название продукта, его месторасположение, отличительные детали собственно дизайна — что нарисовано, как нарисовано, в каком порядке, и каким цветом. Причём, если в дизайне Вашего товарного знака используются растения, в расчёт будет взято даже направление их роста, наличие у них корней, ветвей, соцветий, листьев.

В части внимания к деталям, американцы, наверное, превзошли всех. Вы не представляете шок наших партнёров, которые, передавши образцы своей водочки в Product compliance department организации B.A.T.F. в Вашингтоне, для лабораторных исследований и получения разрешения на импорт этого продукта в США, получили, через 2 месяца, вопрос от экспертов организации: «Поясните нам, пожалуйста, что такое питьевая сода, и для каких целей она используется». Разумеется, в поданных документах было использовано научное название питьевой соды. Коротенько изругав дотошных и непонятливых американцев, наши друзья отправили подробнейшее пояснение, получив которое, специалисты российского Минсельхоза, решили бы, что над ними просто подшутили. А вот у американцев больше вопросов не возникло, продукт получил разрешение на ввоз в США и на употребление его свободными американцами. Но, вернемся к нашим торговым маркам.

Необходимо понимать, что различительную способность Вашей марке создает именно сочетание всех элементов дизайна: к примеру, на рынке может быть несколько водок, розлитых в сатинированные бутылки красного цвета, но именно у Вас может быть красная сатинированная бутылка, с нанесением очертаний Собора Василия Блаженного, с изображением брусчатки у самого здания Собора — коричневого цвета, и надписью «Достопримечательности Москвы», выполненной шрифтом, имитирующим старославянскую письменность, да и у Вашей бутылки может быть стеклянная ручка необыкновенной красоты.

Если, заявляемая для регистрации торговая марка действительно уникальна, в сравнении с имеющими обращение на рынке, у Вас есть все шансы зарегистрировать её на территории США.

Интересная деталь. Если Вы подали на регистрацию в США промышленный образец — в нашем случае бутылку, эксперт будет, в первую очередь, оценивать её форму, пользуясь специальным тестом.

Тест на выявление различий, присущих дизайну упаковки продукта, изложен в Seabrook Foods (C.C.P.A. 1977). Должны быть учтены, оценены следующие факторы из Seabrook:
1) обладает ли заявляемая марка распространённым формой или дизайном;
2) уникальна или необычна ли она в сфере деятельности, в которой используется;
3) является ли она небольшим улучшением широко-принятой и хорошо-известной формой украшения для особого класса товаров, рассматриваемых общественностью как оформление либо украшение для товаров;
4) способна ли она произвести коммерческое впечатление, отличное от сопровождающих слов.
Учтите, что этот тест не применим к оформлению упаковки продукта (ко всяческим подарочным упаковкам, тарным ящичкам…).

Доказывать уникальность водочной бутылки, зачастую, достаточно сложно. В данном случае, можно приложить усилия, для регистрации, основывающейся на, так называемых, приобретённых различиях. Заявитель должен предъявить очевидные доказательства того, что торговая марка, для которой он запрашивает регистрацию, обладает отличительными особенностями. Кроме прочего, для этого необходимо представить образцы рекламных и промо-материалов, которые специфически продвигают предлагаемую марку как торговую марку.

Дополнительную помощь Вам окажут одобряющие, разумеется, письменные утверждения дилеров или клиентов о марке, заявленной на регистрацию, как торговой марке, или любые другие очевидные факты, устанавливающие признание марки по сути как марки для товаров. Доказательство наличия приобретенных различий, должно относиться к продвижению марки, признанию её специфической формы, особенностей, присущих предлагаемой марке, а не к товарам в общем.

Для наших партнёров, привыкших работать с российскими юристами, в условиях действия российского законодательства это было настоящим открытием. Когда разговор заходил о ходе регистрации, я слышала в ответ: «И водка для них не уникальна, и форма бутылки не уникальна, и то, что на ней нарисовано — тоже не вполне уникально, но вот в сочетании — да, возможно, что-то в этом есть…! — как у них импортные товары на рынке появляются непонятно». В данном случае можно понять и эмоции российской компании и логику американских экспертов.

Предполагаю, что, следуя своей американской логике, они рассуждают так — если у товара в момент регистрации нет очевидных различий от других аналогичных товаров, представленных на рынке, можно попродавать его, без регистрации товарного знака. Товар приобретёт определённую репутацию, сложится его восприятие оптовиками, дилерами, дистрибьюторами и конечными клиентами, и эта самая репутация и поможет зарегистрировать товар, по законодательству США. Совершенно здоровая рыночная логика: если ты не ущемляешь ни чьих прав своим товаром, если ты честный производитель и торговец — дай возможность рынку оценить твой продукт и сделать из него торговую марку, ежели изначально твой товар не архи-уникален.

К примеру, американскими экспертами из ведомства США по патентам и торговым маркам было вынесено решение о регистрации торговой марки виски «XXX». Аргумент для регистрации звучит так: «…из-за происхождения, отличительного внешнего вида «XXX», бренд виски в такой бутылке стал известным и признанным общественностью, дилерами и клиентами; и таким образом виски, содержащееся в такой бутылке стало отождествляться с «XXX» в сознании общественности в целом».

В) Сходство знаков.

В данном случае, экспертом будет оцениваться коммерческое восприятие заявленного Вами знака, после будет проводиться сравнение с коммерческим восприятием уже существующих, и противопоставляемых Вашему продуктов. Под коммерческим восприятием, в данном случае, понимается всё то, что будет восприниматься потребителем как характеристики именно Вашей водки, и то, благодаря чему он купит именно Ваш продукт. А у водки основное коммерческое восприятие создаётся в первую очередь упаковкой (по мнению американских экспертов).

Справка: в США дизайн упаковки рассматривается законом как форма «trade dress». Очень хорошо об этом написано на (www.calculate.ru): «Trade dress» защищается законом в США почти так же неограниченно, как авторское право. «Trade dress» — это возможность для фирмы защитить свое имя и не дать другим пожинать плоды своего труда. «Trade dress» не имеет отношения к удобствам. Уникальная лопаточка для продукта, например, в счет не идет; и также не относится к «trade dress» форма тары, предполагающая самый удобный охват для человеческой руки. Если форма вытекает из назначения, ее нельзя защищать как «trade dress». Хотя подобная установка кажется несколько несправедливой, для нее есть основания. Полезные изобретения защищает патентный закон, который предусматривает более короткую продолжительность эксклюзивного пользования или лицензионного права. Это делается с целью уравновесить право изобретения на получение прибыли с интересами всего общества. A «trade dress» должна только защищать от плагиаторов вложения людей, пытающихся создать коммерческую узнаваемость».

С) Сходство продукции.

Как пояснено выше, при регистрации товарных знаков, защищающих такой продукт как водка, необходимо доказать уникальность коммерческого восприятия его дизайна упаковки, так как доказывать уникальность водки (в условиях США) достаточно сложно.

Кстати, надо выяснить, есть ли в США патенты на водку… Вот в РФ бывают…

Д) Сходство каналов распространения.

Если Вашей заявке окажется противопоставленным некий водочный продукт, доказать уникальность каналов распространения в данном случае сложно, так как для водок одной категории используются, обычно одни и те же каналы распространения: оптовые продавцы, сети супермаркетов, бары, розничные магазины. Если мы говорим о регистрации «водочного» товарного знака в США, аргумент об особых каналах распространения также не в пользу заявителя — в случае, противопоставления Вашей заявки и зарегистрированного в США товарного знака.

Е) Рекламные каналы.

В данном случае, необходимо доказать уникальность рекламных каналов, которые будут использованы для рекламы именно Вашего продукта. Так как, обычно, по мнению экспертов водки одинаковой ценовой категории, распространяются и рекламируются одинаково.

F) Намерения стороны, чьи права могут быть ущемлены, в результате регистрации Вашего товарного знака.

Если оказалось так, что Ваш продукт до боли напоминает уже существующий на американском рынке, эксперты могут сделать заключение, что Вы намерены использовать уже сложившуюся репутацию второго продукта в своих целях. В данном случае, даже если Ваш продукт очень похож на американский, Вам необходимо будет доказать, что у Вас не было «плохих намерений», погреть руки на чужом многолетнем труде, тогда этот принцип будет оценен как нейтральный — он не будет работать против Вас.

G) Практическое сходство.

Для водочного продукта, не имеющего истории продаж в США, этот принцип будет нейтральным — если не было продаж, не было никакого практического смешения Вашего продукта с продуктами обращающимися на рынке.

Кроме принципов регистрации, необходимо учитывать две потенциальные проблемы:

Проблема размывания известного товарного знака.

Закон о товарных знаках США запрещает размывание известных знаков, даже без констатации сходства до степени смешения. Что интересно, Вашими оппонентами может быть доказана известность продукта на очень специфичном рынке. Например, если он (оппонент) сможет доказать, что его продукт (а точнее, его упаковка) известен среди потребителей водки из большинства населения страны, тогда он сможет успешно апеллировать на размывании своих прав.
Безусловно, заключение об известности продукта может быть сделано на основе опроса общественного мнения. Такой опрос может стоить сотни тысяч долларов — но возможность его проведения необходимо всегда учитывать.

Возможные претензии по поводу нарушения авторских прав.

Закон о товарных знаках США защищает авторскую работу от копирования. Ваш оппонент по такому требованию должен доказать:
1. Право на объект
2. Незаконное воспроизведение.
Он должен также доказать, что оспариваемый объект по существу сходен с объектом оппонента. Владелец (оппонент) необязательно должен представлять прямые доказательства копирования. Ответственность может быть найдена, если ответчик имел доступ к объекту правообладателя, и второе — сравниваемые объекты, в общем, сходны.
Понятно, что детальное сходство дизайнов двух водочных продуктов требует отдельного анализа. Но, если продукт Вашего оппонента действительно широко доступен в мире, можно разумно предположить, что суд установит, что Вы имели доступ к его продукту даже без прямых доказательств копирования.

Американские продукты, идентичные, схожие Вашему.

Перед началом делопроизводства по регистрации знака, необходимо провести обширное исследование всей доступной информации о продуктах с названием, копирующим полное название Вашего продукта, либо один из элементов названия, чтобы предусмотреть все возможные риски. Заказ на такой поиск разумнее разместить в американскую юридическую компанию, которая специализируется на вопросах интеллектуальной собственности.

Если поиск показал, что на американском рынке есть пиво, с названием, идентичным названию Вашей водки, эксперты могут вынести заключение, что товары сходны, так как оба содержат алкоголь.

Если поиск показал, что есть сеть точек быстрого питания, либо ресторанов, с названием, сходным названию Вашей водки, этот факт будет оценен, как нейтральный:
Рестораны, фаст-фуды, работают на ограниченной географической зоне и права на товарные знаки ограничены этими зонами. В добавление, будет хорошо воспринят такой аргумент, что обычный потребитель местного ресторана не будет ошибаться и верить, что ресторан задействован с международно-распространяемой водкой. Дополнительно можно нейтрализовать этот риск, указав на бутылке, что водка из России

Необходимо иметь ввиду, что любой поиск не всегда дает полную уверенность, так как не всегда охватывает все ссылки. Любой отчет по результатам поиска информации о существующих товарных знаках, сходных с Вашим, не дает гарантии нахождения всех возможных ссылок. Это и понятно — некоторый бизнес может использовать знак на ограниченных территориях, не подавая заявку на торговую марку. Может также оказаться заявка, поданная позднее и не отраженная в отчете. И, подготовленный для Вас отчет будет ограничиваться только территорией США.

Ознакомившись со всеми принципами регистрации товарного знака в США, потенциальные риски, объём информации, который необходимо переработать, понимаешь, что без хорошей юридической партнёрской компании в США, в данном случае не обойтись. А также понимаешь, почему юристы в США такие высокооплачиваемые и такие востребованные.

Постараюсь совсем коротенько, об особенностях заполнения заявления на регистрацию товарного знака. Скажу Вам честно, пока я сама разобралась во всех этих хитросплетениях, используемых терминах и их трактовках, моё уважение к американским юристам и специалистам по интеллектуальной собственности резко возросло — не то, чтобы его не было, но случай помог его просто прочувствовать. Страшно себе представить, сколько законов, поправок, правил, рекомендаций, надо знать юристу, чтобы зарегистрировать торговую марку своего клиента, а если он ещё и из-за рубежа …!

Во-первых, в заявление на регистрацию товарного знака не следует включать нерегистрируемые элементы — любые надписи, характеризующие особенности, характеристики товара, для которого запрашивается регистрация торговой марки. Закон «О торговых марках», действующий в США позволяет «Ведомству США по патентам и товарным знакам» требовать отказа от регистрации нерегистрируемых компонентов марки, и этот же закон запрещает регистрацию марки, которая «единственно наглядна или обманчиво ненаглядна, или главным образом описывает товары географически, территориально».

Если Вы, как заявитель, запрашиваете о регистрации формы упаковки товара или специфических черт дизайна упаковки, Вам необходимо обратить внимание на следующие дополнительные требования, касающиеся чертежа, прилагаемого к заявлению.

1) Чертеж должен представлять единственный трёхмерный образ товара или упаковки, показывая в сплошных линиях те элементы, которые Вы (как заявитель) рассматриваете как собственно марку, и остальной чертеж в ломаных или точечных линиях (как например, бутылка, содержащая водку).

2) Также в заявление должны быть включены краткие и понятные описания характеристик товара, изображенных на чертеже и заявленных как марка — как её неотъемлемая часть.

Чтобы изобразить положение товара (торговой марки) в тарной упаковке, контейнере, её необходимо изобразить на чертеже, с использованием ломаных или точечных линий. Сама по себе марка (т.е. на отдельном чертеже) должна быть изображена с использованием сплошных линий.

Чертеж, прилагаемый к заявлению.

В заявлении Вы должны разъяснить, что означают цвета, используемые в чертеже, более того, их тона и полутона. То есть, если Ваш чертёж выполнен в коричневом цвете, то, означает ли это регистрацию именно коричневого цвета, либо, у Вас другого карандаша под рукой не было…

1) Если Ваш коричневый цвет является характеристикой марки, тогда Вы должны добавить в заявление требование о цвете, следующим образом: «Коричневый является характеристикой марки. Он появляется там то (указать, где появляется, используется коричневый цвет)».

2)Если коричневый цвет используется только для изображения тонов, тогда Вы должны добавить новый чертёж, показывающий марку только в черно-белом цвете, удалив коричневые тона.

Для передачи чертежа в электронном виде, Вы должны приложить к заявлению изображение марки в цифровом виде. Патентное ведомство США принимает изображения только в формате jpg. Изображение должно быть отформатировано по размеру — не менее 300 точек на дюйм и не более 350 точек на дюйм; длина и ширина не менее 250 пикселов и не более 944 пикселов. Все линии в изображении должны быть чистыми, чёткими и сплошными, а не тонкими или сжатыми, и показывать хороший уровень изображения при копировании.

Требования к собственно чертежу, следующие:

Чертёж должен быть выполнен в чёрном цвете, если цвет не заявлен как характеристика марки, или в цвете, если он заявлен, как характеристика марки.
Чертёж должен быть напечатан или выполнен в карандаше — любым способом, обеспечивающим высокую чёткость при копировании. Могут быть использованы
фотолитографические копии, полученные с помощью принтера, или другие высококачественные репродукции марки. Все линии должны быть чистыми, чёткими и сплошными и не должны быть тонкими или сжатыми.

Изображение не должно быть шире 3,15 дюймов (8 см) и выше 3,15 дюймов (8 см).

Если изменение формы марки требует изменения размеров любых нечетких размеров, Вы может включить в Заявление описание марки и эти детали.

Если марка, её вид представляется на бумажном носителе, чертёж должен быть изображён на отдельном листе гладкой, матовой, белой бумаги 8 на 8,5 дюймов (20.3 на 21.6 см) шириной и 11 дюймов (27,9 см) длиной. Одна из коротких частей листа, должна быть верхней. В дополнении, чертёж должен включать заглавие «ЛИСТ ЧЕРТЕЖА» в верхней части листа, с отступом в один дюйм (2,5 см) от края.
(Всем указанным цифиркам можете доверять — они взяты из переписки с «Ведомством США по патентам и товарным знакам»).

Имейте ввиду, что американское патентное ведомство бдительно следит за исполнением требований к чертежам.

Заполнивши все заявления, нарисовавши все необходимые чертежи, и подавши их «Ведомство США по патентам и товарным знакам», Вы подтвердите добросовестность своего намерения использовать на территории США торговую марку в коммерческих целях, в соответствии с Законом о торговых марках, кроме того, Вы можете потребовать приоритета регистрации на основании зарубежной заявки (сертификат, подтверждающий оную следует перевести на английский язык , на перевод должен быть подписан переводчиком).

В конце хочется написать о деньгах — сколько стоит подача заявления на регистрацию торговой марки в «Ведомстве США по патентам и торговым маркам».

В соответствии с нормативным актом, действующим с 31 января 2005г. и, соответствующим Закону об ассигнованиях, 2005г. за принятие Заявления о торговой марке взимаются следующие платежи: (1) $325 за международный класс, если Заявление оформлено в электронном виде, с использование Электронной системы заявления торговых марок (TEAS); или (2) $375 за международный класс, если Заявление оформлено на бумаге.

Эти платежи взимаются не только при принятии нового Заявления, но также при добавлении классов к существующему Заявлению. Если заявления приняты по электронной системе TEAS, они составляют $325 за класс, и если заявления приняты в бумажном виде — $375 за класс.

После всего, что я тут рассказала, хочется пожелать удачи всем компаниям, штурмующим водочный рынок США и их юристам, занимающихся регистрацией российских торговых марок в Новом свете. А что до меня, то, как только узнаю новую информацию о процессе регистрации торговой марки в США — немедля Вам напишу.