Торгову марку реєструють з різною метою: одні — аби уникнути судових проблем із конкурентами, якщо вони використовують права, належні саме вам, інші — щоб розширити ринок збуту своєї продукції та, відповідно, підвищити обіговість коштів. Як правильно чинити, аби витрати, понесені вами, враховувались у складі валових витрат, аби було недорого і, найголовніше, вигідно обом сторонам?

Реєстрація торгової марки

Згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ)
«торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів».

Відповідно до ст. 420 ЦКУ до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. А п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів, робіт, послуг» від 15.12.93 р. № 3689-XII передбачено, що «право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до установи і продовжується установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому Законом».

Але винятки, за якими реєстрація торгової марки не вимагається, визначаються ч. 3 ст. 494 ЦКУ — «набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом».

Даним свідоцтвом надається власнику торгової марки виключне право користування і розпорядження торговою маркою на свій розсуд.

Використання торгової марки

Коли торгова марка вже зареєстрована, то її власник може робити з нею що завгодно. Право використання в підприємницькій діяльності виключного права, яке належить правоволодільцеві, зокрема, право на фірмове найменування і комерційне позначення правоволодільця, на комерційну інформацію та інше може бути передане іншій особі згідно із чинним законодавством. У практиці застосовуються варіанти укладання ліцензійних договорів та договорів франчайзингу.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ (ст. 1109). Істотними умовами, які розрізняють ліцензійний договір від договору франчайзингу, є:
— договір франчайзингу укладається з будь-якими особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності, а ліцензійний договір з будь-якими особами;
— договір франчайзінгу підлягає обов’язковій реєстрації, а ліцензійний договір не обовязково;
— за договором франчайзингу надається весь комплекс виключних прав інтелектуальної власності, а за ліцензійним договором надається дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності на відповідних умовах;
— за договором франчайзингу сторони можуть не вказувати місце здійснення діяльності, а за ліцензійним договором вказуються територія проведення діяльності.

За договором франчайзингу одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві. Договір передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця у повному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правоволодільця або вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).

Договір комерційної концесії (франчайзингу) має бути укладений у простій письмовій формі. Недодержання письмової форми позбавляє чинності сам договір. Договір підлягає обов’язковій реєстрації органом, який реєструє правоволодільця (ст. 1118 ЦКУ). Винагорода за комерційною концесією може виплачуватися користувачем у формі разових або періодичних виплат, або відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцеві для перепродажу, або в іншій формі, ніж грошова. Праволоділець зобов’язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну останньому для здійснення прав, наданих йому договором комерційної концесії. Правоволоділець зобов’язаний постійно контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору франчайзингу (ст. 1120 ЦКУ).

Визначають три основні форми франчайзингу:
— товарний франчайзинг — коли набувається виняткове право розповсюдження товару у певному регіоні;
— виробничий франчайзинг — коли передається не тільки право користування торговою маркою, а ще і певні технології виробництва;
— франчайзинг бізнес формату — коли передаються лише право на використання торгової марки та стандарти якості послуг, що надаються.

Податковий облік. Податок на прибуток. Власна торгова марка

Перше, на що слід звернути увагу, — це поняття «нематеріальний актив», визначене п. 1.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі — Закон про прибуток). Так, відповідно до цього пункту нематеріальний актив — об’єкти інтелектуальної, зокрема промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктом права власності платника податку. Однак звернемо увагу, що в цивільних та економічних відносинах, окрім об’єктів інтелектуальної власності, є і права інтелектуальної власності. Але можна припустити, що у визначенні законодавець мав на увазі і права інтелектуальної власності, назвавши їх «інші аналогічні права». Торгова марка, як ми визначились, вважається об’єктом права інтелектуальної власності. Тому в податковому обліку вона відображатиметься саме як нематеріальний актив, тобто витрати на її отримання підлягатимуть амортизації. Порядок нарахування амортизації на нематеріальні активи визначений пп. 8.3.9 Закону про прибуток, згідно з яким для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, тобто кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з пп. 8.3.3 впродовж строку, який визначається платником податку самостійно, виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення. Але в даному випадку постає запитання: як встановити корисний строк використання? Його можна встановити самостійно, але слід підстрахуватись документами, що свідчать про строк корисного використання саме, наприклад 3, а не 5 років. Якщо на підприємстві немає відповідних фахівців, які б змогли встановити даний термін використання, то з метою уникнення завищення розміру амортизаційних нарахувань, можна брати до уваги пп. 8.3.9 Закону про прибуток й встановити строк корисного використання 10 років. І НЕ БІЛЬШЕ! Також слід звернути увагу на період, з якого потрібно починати нараховувати амортизацію, а саме про нього Закон про прибуток замовчує. Але логічним буде вважати, що тут варто вчинити за аналогією — використовувати як і для основних фондів — тобто з наступного кварталу (пп. 8.3.1 Закону № 334).

Користування торговою маркою

Пункт 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право» від 23.12.93 р. № 3792-XII (далі — Закон № 3792) визначає такі форми винагород, що сплачуються правоволодільцу користувачем:
o одноразовий (паушальний) платіж;
o роялті;
o комбіновані платежі.

Слід додати, що законодавством не визначено правове поняття термінів «паушальний платіж» та «роялті» (визначення є лише у податковому законодавстві), а це дає підстави для застосування загально прийнятих тлумачень.

Загальновідомо, що саме застосування терміна «роялті» пов’язують з платежами за користування інтелектуальною власністю. «Паушальний» платіж є одноразовою винагородою, яка зазвичай обумовлюється в договорі та не залежить від отримання користувачем економічного ефекту. Якщо сторони вважають, що найкращий варіант — це комбіновані платежі, то законодавчих заперечень не виникає, але в договорі слід вказати розрахунок, за яким здійснюватиметься поєднання платежів. У договорі сторони можуть домовитись, яким чином здійснюватимуть визначення розміру роялті, чи за відсотком від продажу, чи у фіксованій грошовій сумі, чи у натуральному виразі (не грошовими розрахунками) тощо.

У Законі про прибуток розуміння терміна «роялті» визначено у п. 1.30.

«Роялті — платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об’єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов’язковим згідно із законодавством України».

Пунктом 5 ст. 15 Закону № 3792 визначена можливість передачі (відчуження) майнових прав власника іншій особі на підставі договору. Плата за передачу (відчуження) майнових прав власника, визначена у даному Законі, не відповідає «податковому» визначенню роялті, оскільки в ч. 2 п. 1.30 Закону про прибуток встановлено, що не вважаються за роялті платежі за отримання об’єктів інтелектуальної власності у володіння або розпорядження чи власність. Для включення платежу за договором до поняття «роялті», визначеного законодавством про оподаткування, формулювання предмета та основних умов договору може мати велике значення в подальшому оподаткуванні. Також слід додати, що для цілей оподаткування не має значення періодичність сплати цих платежів або їх розмір, вказаний у договорі.

Якщо платіж відповідає визначенню «роялті», наведеному в Законі про прибуток, то згідно з вимогами пп. 4.1.4 валовий дохід у правоволодільця виникатиме за сумою роялті, яка йому фактично сплачена.

Стосовно «паушального» платежу, то норма виникнення валового доходу за фактичною сплатою платежу не буде в даному випадку діяти, адже цей платіж не є роялті. Тобто оподаткування такого платежу проводитиметься у загальному порядку. Однак зазначимо, що у будь-якому випадку слід розглядати умови договору щодо порядку здійснення цього платежу.

Оподаткування винагороди у користувача

Валові витрати у користувача виникатимуть відповідно до пп. 5.4.2 Закону про прибуток, згідно з яким до валових витрат включаються, зокрема, витрати, пов’язані з виплатою роялті та придбанням нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку. Тобто основна норма, яка повинна виконуватись, — це сплата роялті правоволодільцю по тих правах використання, які здійснюються у його господарській діяльності.

Оподаткування права користування торговельною маркою

Надання права користування торговельною маркою відповідатиме продажу результатів робіт (послуг), визначеному у п. 1.31 Закону про прибуток. Так, відповідно до цього пункту продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності. Звернемо увагу, що у випадку, коли сторони договору франчайзингу або ліцензійного договору є пов’язаними особами, вартість роялті визначатиметься за звичайними цінами (підпункти 7.4.1, 7.4.2). Але, як відомо, визначити ці ціни на ринку наразі буде важко.

Якщо правоволоділець — нерезидент

Цікавим для податкового законодавства є ситуація, коли правоволоділець торгової марки є нерезидентом, а користувач цих прав є резидентом України. То згідно з умовами договору одна сторона має сплатити роялті за користування правами другій стороні безготівковими коштами. З погляду оподаткування податком на прибуток у даному випадку діятиме п. 13.1 Закону про прибуток, яким визначено, що доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (зокрема, на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Зокрема, такими доходами є роялті.

Згідно з пп. 13.2 Закону про прибуток оподаткування доходів проводиться за ставкою 15 % від їх суми та за рахунок нерезидентів. Податок перераховується до бюджету під час виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності. Водночас, у пп. 18.1 цього Закону вказано, якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору. Перелік країн, з якими Україна уклала договори про уникнення подвійного оподаткування, регулярно доводиться до відома платників та податкових органів листами ДПАУ. Останній лист ДПАУ від 13.01.2004 р. № 362/7/12-0117 надає нам вичерпний перелік цих країн.

Постановою КМ України «Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування» від 06.05.2001 р. № 470 (далі — Порядок № 470) затверджений порядок, який визначає процедуру звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, які набрали чинності в установленому порядку (далі — міжнародні договори), та відшкодування (повернення) сум податку, надміру сплачених на території України.

Так, відповідно до п. 4 Порядку № 470 підставою для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є надання нерезидентом довідки (або її нотаріально засвідченої копії), що підтверджує резидентство країни, з якою підписаний міжнародний договір, та інших документів, у випадку, якщо це встановлено міжнародним договором.

Отже, фактично податок на репатріацію утримується з виплат роялті нерезиденту за ставкою 15 % від сум роялті та за рахунок цих сум з урахуванням вимог міжнародних угод.

ПДВ

Заслуговує на увагу питання щодо оподаткування ПДВ сум роялті.

У користувача права на торгову марку виникатиме право на податковий кредит згідно з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ та на підставі правильно оформленої податкової накладної (за умови наявності валових витрат). Але, на нашу думку, це стосуватиметься тільки винагороди (паушального платежу). Щодо самої суми роялті, то слід зазначити, що вона не є об’єктом оподаткування ПДВ.

На суму роялті у правоволодільця не виникатиме зобов’язання з ПДВ на підставі дії норм пп. 3.2.7 Закону про ПДВ, де зазначено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ тільки операції з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом. Але звернемо увагу на термін «поставка послуг» у п. 1.4 Закону про ПДВ. Відповідно до цього пункту поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об’єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової власності. А об’єктом оподаткування, в свою чергу, є «поставка послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України», що передбачено у п. 3.1 даного Закону. Тобто виникає логічне запитання: чи є роялті об’єктом оподаткування чи не є? На нашу думку, оскільки пп. 3.2.7 Закону про ПДВ передбачено, що не є об’єктом оподаткування роялті у грошовій формі, то саме цим пунктом й слід користуватись. А норми п. 3.1 будуть застосовуватись для інших платежів, що не є роялті, наприклад, паушального платежу. ДПА України з цього приводу однозначної думки не висловила — різні листи дають зовсім різні тлумачення.

P. S. Наприкінці хочеться додати — складайте правильно договори, майте у штаті досвідченого юриста, пам’ятайте про пп. 4.4.1 Закону № 2181, отримуйте особисті листи — роз’яснення з ваших питань.

___________

До відома

Порядок оформлення та реєстрації права на знаки для товарів та послуг і раніше розглядався на сторінках бухгалтерської преси, зокрема, у статті Дмитра Романюхи («Адвокат Бухгалтера», листопад 2002 р., № 21 (27), с. 22) та в публікаціях інших фахівців.

Інші публікації, присвячені цій самій темі:
o Евгеній Якименко — «Використання товарного знака дистриб’ютором» («Адвокат Бухгалтера», лютий 2005 р., № 3 (81), с. 19);
o Тимур Крюков — «Про передачу права на знаки для товарів та послуг («Частный предприниматель», лютий 2005 р., № 3 (119), с. 13; лютий 2005 р., № 4 (120), с. 13; березень 2005 р., № 5 (121), с. 15);
o Галина Добриніна — «Комерційне використання торгових марок» («Справочник экономиста», квітень 2005 р., № 4 (16), с. 28).