Сучасне співтовариство багато в чому покладається на комп’ютерну технологію. Комп’ютер не може працювати без програмного забезпечення. Програмне забезпечення й апаратура діють спільно в сьогоднішнім інформаційному суспільстві. Тому не дивно, що охорона програмного забезпечення як інтелектуальну власність є важливою не тільки для галузі програмного забезпечення, але і для інших галузей економіки.

Питання охорони програмного забезпечення комп’ютерів як інтелектуальну власність активно обговорюються як на національному, так і на міжнародному рівні. Наприклад, у Європейському союзі обговорювався проект директиви про патентоспроможність зв’язаних з комп’ютером винаходів з метою гармонізації тлумачення національних вимог про патентоспроможність для винаходів, зв’язаних із програмним забезпеченням комп’ютерів, включаючи ділові методи, здійснювані через комп’ютери. Ці дискусії свідчать про розходження поглядів різних партнерів у Європі. Крім того, Інтернет ставить складні проблеми у відношенні забезпечення дії патентів, оскільки охорона патентів забезпечується на покраїнній основі і патентне законодавство кожної країни діє лише в межах її власних границь.

Дана стаття не намагається роз’яснити всі питання і зняти усі непорозуміння, що стосуються патентів на програмне забезпечення, але дає п’ять порад або рекомендацій, про які необхідно пам’ятати при розгляді питання про охорону винаходів, зв’язаних із програмним забезпеченням, за допомогою патенту.

ПОРАДА 1: Чи Дійсно вам потрібний патент для вашого винаходу, зв’язаного з програмним забезпеченням? Подумайте двічі, перш ніж готувати заявку на патент.

У багатьох країнах комп’ютерні програми як вихідні, так і об’єктні охороняються за допомогою авторського права. Найважливішою перевагою охорони за допомогою авторського права є її простота. Авторсько-правова охорона не залежить від яких-небудь формальних процедур, таких як реєстрація або здача на збереження копій у 151 країні-учасниці Бернської конвенції по охороні літературних і художніх творів. Це означає, що міжнародна авторсько-правова охорона є автоматичною — вона починається з моменту створення твору. Крім того, власник авторського права користується відносно тривалою охороною, що, як правило, продовжується протягом життя автора плюс 50 років або в деяких країнах 70 років після смерті автора.

Навпроти, заявка на патент повинна подаватися в принципі в кожній країні, де ви просите охорону патенту. Щоб одержати патентну охорону, заявка на патент повинна відповідати вимогам як за формою, так і по суті і запатентований винахід повинний розкриватися визначеному колу осіб. Ці вимоги можуть бути складними як юридично, так і технічно і для їхнього виконання найчастіше потрібна допомога експерта-юриста. У порівнянні з авторсько-правовою охороною тривалість охорони в цьому випадку значно коротше і складає як правило 20 років з дати подачі заявки.

І все-таки, чому так багато людей прагнуть запатентувати свої винаходи, пов’язані з програмним забезпеченням? Є багато відповідей на це питання. Але одна з найбільш вагомих причин полягає в тому, що авторсько-правова охорона поширюється лише на форму (вираження), а не на ідеї, процедури, робочі методи або математичні концепції як такі. Хоча авторське право охороняє "точне вираження" комп’ютерних програм, воно не охороняє "ідеї", що лежать в основі комп’ютерної програми і найчастіше володіють великою комерційною цінністю.

Однак з огляду на складні вимоги, що пред’являються до реєстрації патентів, вартість одержання і забезпечення дії патенту може бути досить високою. Якщо тільки ви не володієте великими фінансовими коштами, є смисл подумати про те, чи є патентування вашої зв’язаної з програмним забезпеченням інновації найкращим шляхом охорони вашої продукції. Можна також подумати про можливість і розумність використання інших видів охорони інтелектуальної власності, таких як товарні знаки, промислові зразки і промислові секрети.

ПОРАДА 2: Що ви хочете охороняти від ваших конкурентів? Виділите основну частину вашої інновації.

Програмне забезпечення може бути інкорпороване в комп’ютер або апарат, такий як домашня побутова техніка або машина. Однак, часто таке програмне забезпечення створюється, відтворюється і поширюється на носіях (на дискетах, компакт-дисках або через мережу в режимі он-лайн), що відділені від апаратури. Програмне забезпечення може виконувати такі технічні функції, як контроль за машиною або регулювання кімнатної температури. Воно може використовуватися для контролю за системами комунікаційних мереж або забезпечувати взаємозв’язок між комп’ютером і людиною. Точніше, воно може використовуватися для обробки наукових, фінансових, економічних або соціальних даних для того, щоб, наприклад, досліджувати нову наукову теорію або спробувати одержати як можна більш високий прибуток від інвестицій.

У залежності від того, яким чином програмне забезпечення використовується разом з апаратурою, може розрізнятися і ваша думка про те, що ви хочете охороняти від вашого конкурента. Основна частина вашого пов’язаного з програмним забезпеченням винаходу може стосуватися апарата, системи, алгоритму, методу, мережі, обробки даних або самого програмного забезпечення. Облік таких розумінь може допомогти вам оцінити можливість одержання патенту для вашої інновації, що описано в Пораді 3 нижче.

ПОРАДА 3: чи Є патентоспроможною ваша інновація? Не усі види зв’язаних із програмним забезпеченням інновацій можуть користуватися патентною охороною.

Щоб розраховувати на патентну охорону, винахід повинний відповідати декільком критеріям. П’ять з цих критеріїв є найбільш важливими для установлення факту патентоспроможності:
(і) винахід повинний складатися з патентоспроможного об’єкта;
(ii) винахід повинний бути промислово придатним (або в деяких країнах бути корисним);
(iii) він повинний бути новим (новизна);
(iv) він повинний мати винахідницький рівень (бути неочевидним);
(v) розкриття винаходу в патентній заявці повинне відповідати деяким стандартам за формою й по суті.
Оскільки патентне законодавство повинно бути застосовуване до винаходів у будь-якій області технології без якої-небудь дискримінації, для того щоб бути патентоспроможними винаходи, зв’язані з програмним забезпеченням, і винаходи, зв’язані з діловими методами, повинні також відповідати цим вимогам.

У зв’язку з інновацією, зв’язаною з програмним забезпеченням, особлива увага повинна приділятися вимогам, що стосуються патентоспроможного об’єкта і винахідницького рівня (неочевидності). По-перше, патент видається на "винахід", що може бути описаний, як рішення якої-небудь технічної проблеми. Поки ще немає міжнародно-признаного визначення "винаходу" і, у дійсності кожне національне законодавство дає вам свою відповідь на питання про те, які об’єкти входять у сферу визначення терміна патентоспроможний "винахід". Законодавство багатьох країн вимагає, щоб "винаходи" мали технічний характер або забезпечували рішення з використанням законів природи. Так, наприклад, прості економічні теорії, ділові методи, математичні методи або комп’ютерні програми як такі не є патентоспроможними "винаходами". Оскільки в різних країнах ця вимога сформульована по-різному, як це пояснюється далі в Пораді 4, ви повинні звертати особливу увагу на той факт, чи охоплюється ваш винахід, зв’язаний з програмним забезпеченням, патентоспроможним об’єктом по відповідному патентному законодавству.

По-друге, щоб одержати патент, винахід не повинний бути очевидним для фахівця в цій області з урахуванням відомого рівня техніки. Не є достатнім той факт, що заявлений винахід є новим, тобто він відрізняється від того, який існує в стані техніки. Розходження між заявленим винаходом і існуючим станом техніки повинно бути істотним і важливим для винаходу. Тому швидше за все буде неможливо одержати патент на зв’язаний з програмним забезпеченням винахід, що просто заміняє існуючі технічні і фізичні рішення такими ж рішеннями з використанням програмного забезпечення і комп’ютера, у тому випадку, якщо така заміна буде очевидною для середнього інженера, що працює у відповідній області техніки.

Ці пояснення представляються вам складними? На ділі досить важко як юридично, так і технічно виконати усі вимоги, необхідні для одержання патенту. Тому рекомендується, щоб ви звернулися до фахівця в області інтелектуальної власності, що знає як технічні, так і правові питання, що більш докладно описується в Пораді 5.

ПОРАДА 4: чи Потрібна вам охорона вашої інновації за кордоном? Умови патентоспроможності не завжди ті самі в різних країнах.

Якщо ви хочете охороняти вашу інновацію за кордоном, то в принципі вам необхідно одержати патент у кожній країні, що вас цікавить, відповідно до законодавства цієї країни. Дія патенту, що видається в країні Х, може забезпечуватися лише в країні Х, і ви не можете перешкодити вашим конкурентам використовувати ваш винахід в інших країнах. У деяких регіонах регіональне патентне відомство, наприклад, Європейське патентне відомство приймає регіональні патентні заявки або видає патенти, що мають таку ж дію, яку мають подані заявки або видані патенти в країнах-членах цього регіону. Основні труднощі, з якими ви можете зштовхнутися у своїх зусиллях одержати патент за кордоном, полягають в тому, що національне/регіональне законодавство і практика є різними в різних країнах і регіонах.

Одним із прикладів є вимога щодо патентоспроможного об’єкта. У Європі Європейська патентна конвенція (ЄПК) чітко виключає "комп’ютерну програму як таку" і "методи роботи як такі" з патентоспроможних об’єктів. Хоча в ЄПК не мається точного визначення терміна "винахід", у цілому розуміється, що винаходи відповідно до патентного законодавства повинні мати технічний характер. Наприклад, вважається, що методи контролю за промисловим процесом, обробка даних, що представляють фізичні одиниці (температура, розмір, форма і т.д.) і внутрішні функції самого комп’ютера мають технічний характер. Комп’ютерна система, використовувана в області фінансів, може мати технічний характер, якщо процес заснований на технічних поняттях, що стосуються того, як працює комп’ютер (наприклад, поліпшення захисту), а не просто на поняттях, що стосуються того, як працює фінансова система.

З іншого боку, у США конкретно не передбачається виключення програмного забезпечення або методів роботи з патентоспроможних об’єктів. Щоб бути патентоспроможним об’єкт за законом повинний бути корисним процесом, машиною, виготовленням або складом виробу. По висновку Верховного суду США Конгрес передбачив, що патентоспроможні об’єкти повинні включати "усе зроблене руками людини", але при цьому мається три конкретні області, що не є патентоспроможними — це закони природи, природні явища й абстрактні ідеї. Наприклад, Апеляційний суд федерального округу виніс вирок про те, що зв’язаний з програмним забезпеченням винахід (математичний алгоритм), призначений для показу цифрових даних на осцилоскопі, є патентоспроможним об’єктом, оскільки заявлений винахід у цілому є практичним застосуванням абстрактної ідеї, що забезпечує "корисний, конкретний і відчутний результат".

Тому цілком можливо, що деякі інновації, пов’язані з програмним забезпеченням, вважаються патентоспроможними в США, у той час як ці ж інновації можуть не входити в сферу патентоспроможних об’єктів у Європі або Японії.

Для спрощення подачі міжнародних патентних заявок, Договір про патентну кооперацію (РСТ) забезпечує міжнародну систему подачі, у рамках якої заявник може подати одну міжнародну патентну заявку, що діє також як і національні заявки, подані в кожній з Договірних держав РСТ. Однак відповідно до системи РСТ, хоча процедура подачі є загальною, як і раніше кожна окрема держава видає патент на своїй території у відношенні заявленого винаходу, що міститься в міжнародній заявці. Проте система РСТ спрощує процедуру і скорочує витрати на одержання патентів за рубежем.

ПОРАДА 5: Проконсультуйтеся з експертом в області інтелектуальної власності, обізнаним з відповідним національним законодавством і практикою.

Придумати гарний винахід — це одне, а скласти гарну патентну заявку — це зовсім інше. Дуже важливо із самого початку скласти гарну патентну заявку, оскільки після подачі можливості змінити її досить скорочуються. Зокрема, складання "формули винаходу" у заявці є важливим, оскільки у формулі винаходу визначається об’єкт, у відношенні якого заявник просить патентну охорону. Після патентування виключні права, одержувані відповідно до патенту, можуть бути забезпечені лише в тій ступені, у який винахід визначений у формулі винаходу. Саме тому, якщо ви тільки не знайомі і з технологією і з законодавством в області інтелектуальної власності, ми рекомендуємо вам проконсультуватися в експерта по інтелектуальній власності для складання такої патентної заявки, що відповідала би вимогам, передбаченим патентним законодавством відповідної країни.

Зокрема в тім, що стосується інновації, пов’язаної з програмним забезпеченням, то складена належним чином формула винаходу може допомогти уникнути відмовлення в задоволенні патентної заявки. Наприклад, у деяких країнах приймаються формули винаходів, що визначають саму комп’ютерну програму або комп’ютерну програму, втілену в носії, що читається за допомогою машини (наприклад, дискети або компакт-диски). Це викликано тим фактом, що найчастіше продукти програмного забезпечення надходять на ринок у виді носія, що читається за допомогою комп’ютера, або безпосередньо через Інтернет, окремо від комп’ютерної апаратури. Щоб перешкодити недозволеної комерціалізації таких продуктів програмного забезпечення, деякі країни дозволяють заявляти саме програмне забезпечення або носії, що зчитуються з допомогою машини, що зберігають програмне забезпечення, що виконує заявлені функції. Однак в інших країнах такі формули винаходів не допускаються. Саме в цих країнах необхідно ретельно складати формули винаходів, наприклад, у виді апарату, процесу або системи, що включають функціональні ідеї, що лежать в основі програмного забезпечення, але які все-таки охоплюють важливу частину винаходу.

Крім складання патентних заявок мається цілий ряд вимог за формою й суттю, що легше всього вирішувати за допомогою фахівців в області інтелектуальної власності. Хоча послуги фахівця мають свою ціну, вигоди, одержувані вами завдяки професійній допомозі в пошуку патентної охорони, можуть цілком коштувати цього. Дійсно одна проста помилка може в деяких випадках привести до непоправної втрати прав на одержання патенту і відповідно поставити ваших конкурентів у положення осіб, що незаконно користуються вашим винаходом.