Слово «Аспірин» є знаком для товарів і послуг, і його використання у документації, пов’язаній із введенням товарів в обіг, без дозволу власника знака для товарів та послуг, є порушенням його прав

Держпатентом України Компанії Байєр Акціенгезельшафт (позивачу) були видані свідоцтва України № 6455 на знаки для товарів і послуг «ASPIRIN» (дата подання заявки 30 червня 1995 р.), № 6456 «АСПИРИН» (дата подання заявки 30 червня 1995 р.), № 6457 «ASPIRIN зображення», (дата подання заявки 30 червня 1995 р.), № 6458 «АСПИРИН зображення» (дата подання заявки 30 червня 1995 р.).

Окрім цього, позивач також є власником виключних прав на знак «Aspirin» згідно з міжнародною реєстрацією № КЗ 12632, яка діє в Україні з 20 вересня 1993 р., та знак «АСПИРИН» згідно з міжнародною реєстрацією № 631656, яка діє в Україні з 8 грудня 1994 р.

Вказані товарні знаки зареєстровані, зокрема, для фармацевтичних препаратів, що належать до 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно із п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Під використанням знака визнається, зокрема, застосування знака на товарах, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг у господарський обіг, а також в Інтернеті, включаючи доменні імена, що є тотожними чи подібними до знака настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, позивач має виключні права щодо виготовлення та реалізації на території України лікарських засобів з використанням вказаних зареєстрованих знаків.

При цьому використання товарних знаків у фармацевтичній галузі має певну специфіку, яка обумовлена необхідністю реєстрації лікарських засобів.

Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», а також п.п. 1, 4, 8, 9 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1422, лікарські засоби допускаються до застосування після їх державної реєстрації, яка проводиться на підставі заяви, в якій, зокрема, зазначаються: назва виробника; назва лікарського засобу та його торговельна назва. Також відповідно до п. 2.1.2 Галузевого стандарту України ГСТУ 64-7-2000 «Графічне оформлення лікарських засобів. Загальні вимоги», обов’язковим є подання текстів маркування лікарського засобу, зокрема його назви, українською мовою.

Рішення про реєстрацію лікарського засобу оформлюється наказом Міністерства охорони здоров’я України.

На підставі рішення про державну реєстрацію, лікарський засіб вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України, де зазначається, зокрема, торговельна назва лікарського засобу та його виробник, а на зареєстрований лікарський засіб заявнику видається реєстраційне посвідчення.

Реалізація лікарського засобу має здійснюватись лише під торговою назвою, вказаною в реєстраційній документації.

Згідно із ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби» до кожного лікарського засобу, що реалізується, додається інструкція про застосування лікарського засобу, яка повинна містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; показання для застосування; протипоказання; взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи застосування та дози; побічну дію; запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску.

Відповідно до ст. 11 зазначеного Закону для виробництва лікарських засобів можуть використовуватись діючі, допоміжні речовини і пакувальні матеріали, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом.

Оскільки застосування лікарського засобу неможливе без його державної реєстрації, факт подання засобу до реєстрації та його наступна реєстрація свідчить про вчинення дій, пов’язаних із введенням засобу в господарський обіг, а документація, пов’язана з державною реєстрацією засобу, в якій міститься посилання на торгову назву засобу та його виробника, є документацією, пов’язаною з введенням лікарського засобу в господарський обіг.

Таким чином, суд вважає, що реєстрація лікарського засобу із зазначеною в реєстраційній документації його торговою назвою не повинна порушувати права осіб, які володіють тотожними або подібними до стану змішування товарними знаками.

З огляду на викладені обставини у випадку, коли торгова назвах засобу є схожою з товарним знаком іншої особи настільки, що їх можна сплутати, то реєстрація і наступне використання такої торгової назви є порушенням прав власника свідоцтва на товарний знак.

3 лютого 2003 р. Міністерство охорони здоров’я видало наказ № 38 «Про державну реєстрацію лікарських засобів», яким була подовжена реєстрація лікарського засобу ВАТ «Концерн Стірол» під торговою назвою «Аспірин 325 мг» (реєстраційний номер Р/97/372/16).

На підставі цього наказу ВАТ «Концерн Стірол» під час реалізації свого зареєстрованого лікарського засобу застосовував на його упаковці позначення «АСПІРИН», яке є тотожним належним позивачу знакам для товарів і послуг, які зареєстровані для фармацевтичних препаратів.

Після звернення позивача з позовом про захист порушених прав (21 липня 2003 р.), відповідач видав наказ від 25 липня 2003 р. № 353, яким вніс зміни в наказ № 38 від 3 лютого 2003 р. щодо зміни назви лікарського засобу ВАТ «Концерн Стірол» з «АСПІРИН 325 мг» на назву «Ацетилсаліцилова кислота 325 мг».

Позивач просить суд визнати недійсним наказ відповідача № 8 від 15 січня 2003 р. «Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, які (лікарські засоби) реєструються в Україні» в частині застосування в цих наказах як назви хімічної речовини «Ацетилсаліцилова кислота» товарних знаків позивача «Аспирин».

Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 8 від 15 січня 2003 р. відповідно до ст. 11 Закону України «Про лікарські засоби» затверджені переліки допоміжних речовин та барвників виробників для застосування у виробництві лікарських засобів, які реєструються в Україні.

У затвердженому зазначеним наказом переліку барвників виробників лікарських засобів, у яких застосовуються ці барвники, зобов’язано в листку-вкладиші, на упаковці наводити інформацію про наявність протипоказань вживання таких лікарських засобів із такими барвниками.

Згідно з наказом зазначена інформація повинна бути такого змісту: «Може спричинити реакції алергійного типу, включаючи астму. Алергія найчастіше виявляється у хворих, які страждають алергією на аспірин».

Проте, як наголошувалося, слово «Аспирин» є товарним знаком позивача, «Аспірин» є торговою назвою лікарського засобу, який виробляється позивачем.

Видавши зазначений наказ, відповідач тим самим ототожнив належний позивачу товарний знак із назвою хімічних речовин чи сполук, які входять до складу інших лікарських засобів.

Отже, відповідач, видавши наказ № 8 від 15 січня 2003 р., фактично зобов’язав виробників лікарських засобів у діловій документації, пов’язаній із введенням товару в господарський обіг використовувати товарний знак позивача.

При цьому, на думку суду, виконання виробниками ліків покладеного цим наказом обов’язку шляхом вказівки на алергію може призвести до погіршення репутації лікарського засобу позивача та належних йому товарних знаків.

Судом також ураховано, що відповідно до реєстраційного посвідчення № Р.05.01/03048 від 3 травня 2001 р., виданого Міністерством охорони здоров’я України позивачу на лікарський засіб під назвою «АСПІРИН», як діючі речовини вказані «кислоти ацетилсаліцилової 100 мг, 500 мг».

Відповідно до п. 2 Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України № 02-5/35 від 26 січня 2000 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів» підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов’язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв’язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації — позивача у справі.

Статтею 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Знак на товари та послуги «АСПИРИН» та позначення «АСПІРИН» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про власність», якщо в результаті видання акта органом державної влади, що не відповідає законові, порушуються права власника, такий акт визнається недійсним за позовом останнього.

З огляду на викладене зібраними у справі доказами підтверджується, що органом державної влади видано акт, що не відповідає законові і порушує виключні права позивача на товарні знаки.

За таких обставин видання відповідачем наказу № 8 від 15 січня 2003 р. порушує законні права позивача, які випливають з його власності на свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

А тому позовні вимоги в частині визнання недійсним наказу МОЗ України № 8 від 15 січня 2003 р. у частині застосування знака для товарів і послуг «АСПИРИН» та зобов’язання МОЗ України внести зміни до наказу № 8 від 15 січня 2003 р., згідно з якими змінити вказані в них позначення «аспірин» на слова «ацетилсаліцилова кислота» обґрунтовані та підлягають задоволенню, позаяк діючою речовиною є саме ацетилсаліцилова кислота, навіть у лікарському засобі під назвою аспірин.

У п. 9.7 Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 10 грудня 1996 р. № 02-5/422 передбачено, що, визнаючи повністю або частково недійсним акт нормативного державного чи іншого органу, господарському суду слід покладати на орган, що видав такий акт, обов’язок опублікувати (оприлюднити) резолютивну частину рішення господарського суду у тому самому виданні (у той самий спосіб), де опублікований (оприлюднений) акт, визнаний недійсним.

Позивач просить суд визнати недійсним наказ відповідача № 137 від 9 червня 2000 р. «Про державну реєстрацію лікарських засобів», у частині застосування знака для товарів і послуг «Аспірин» та зобов’язати відповідача внести зміни до наказу № 137 від 9 червня 2000 р. та в інструкції про застосування лікарських засобів «НО-СПАЗМА», «Дитячий ТАЙЛЕНОЛ з вишневим смаком», «ТАЙЛЕНОЛ», «ТАЙЛЕНОЛ» для немовлят з фруктовим смаком», згідно з якими змінити зазначені у них позначення «аспірин» на слова «ацетилсаліцилова кислота».

Наказом від 9 червня 2000 р. № 137 відповідачем були затверджені інструкції для медичного застосування лікарських засобів: «Но-Спазма», Дитячий «Тайленол з вишневим смаком», «Тайленол», «Тайленол» для немовлят з фруктовим смаком».

У наказі від 9 червня 2000 р. слово «Аспірин» відсутнє, однак, у зазначених інструкціях, що були затверджені вказаним наказом, в розділах «Протипоказання» та «Фармакологічні властивості» вживається: слово «Аспірин» з негативним значенням та як назва лікарського засобу та/чи хімічної сполуки.

Водночас, як наголошувалося, слово «Аспірин» є знаком для товарів і послуг, і його використання у вказаних інструкціях, які є документацією, пов’язаною з введенням товарів в обіг, без дозволу позивача є порушенням його прав.

Таким чином, видаючи наказ № 137 від 9 червня 2000 р. відповідач, маючи відомості щодо прав позивача на товарні знаки, порушив зазначені права позивача.

Стаття 71 ЦК України встановлює, що загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки. Позовна давність застосовується господарським судом незалежно від заяви сторони (ст. 75 ЦК України).

Оспорюваний наказ прийнято відповідачем 9 червня 2000 р., отже, строк позовної давності сплинув 9 червня 2003 р. Позовна заява була подана позивачем 21 липня 2003 р., а вимоги щодо внесення змін до наказу № 137 подані 8 вересня 2003 р., тобто після сплину строку позовної давності, клопотання про відновлення строку позовної давності суду подано не було.

Відповідно до роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 16 квітня 1993 р. № 01-6/438 із подальшими змінами «Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів» (п. 13) до позовів про визнання недійсними актів державних чи інших органів застосовується загальний строк позовної давності. Акти державних та інших органів порушують майнові і пов’язані з ними особисті немайнові права та охоронювані законом інтереси юридичних осіб. У зв’язку з тим, що законодавство розглядає визнання недійсними актів державних та інших органів, що не відповідають чинному законодавству, як засіб захисту цивільних прав, до позовних заяв юридичних осіб про визнання недійсними таких актів застосовуються строки позовної давності, передбачені ст. 71 ЦК України.

Відповідно до ст. 80 ЦК України закінчення термінів позовної давності до пред’явлення позову є підставою для відмови в позові.

За таких обставин позовні вимоги про визнання недійсним наказу відповідача № 137 від 9 червня 2000 р. «Про державну реєстрацію лікарських засобів» у частині застосування знака для товарів і послуг «Аспирин» та зобов’язання відповідача внести зміни до наказу № 137 від 9 червня 2000 р. та в інструкції про застосування лікарських засобів «НО-СПАЗМА», «Дитячий ТАЙЛЕНОЛ з вишневим смаком», «ТАЙЛЕНОЛ», «ТАЙЛЕНОЛ» для немовлят з фруктовим смаком», згідно з якими змінити вказані в них позначення «аспірин» на слова «ацетилсаліцилова кислота», задоволенню не підлягають.

Згідно із ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору. Отже, судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 49, п. 1-1 ст. 80, ст.ст. 82-85 ГПК України, суд вирішив:

позов задовольнити частково.

Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров’я України № 8 від 15 січня 2003 р. у частині застосування знака для товарів і послуг «АСПИРИН».

Зобов’язати Міністерство охорони здоров’я України внести зміни до наказу № 8 від 15 січня 2003 р., згідно з якими змінити вказані в них позначення «аспірин» на слова «ацетилсаліцилова кислота».

Зобов’язати Міністерство охорони здоров’я України в місячний термін опублікувати (оприлюднити) резолютивну частину рішення господарського суду м. Києва від 21 листопада 2003 р. у справі № 39/311 у тому самому виданні (у той самий спосіб) де опублікований (оприлюднений) наказ Міністерства охорони здоров’я України № 8 від 15 січня 2003 р.

Стягнути з Міністерства охорони здоров’я України, а у разі відсутності грошових коштів — з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду на користь Байєр Акціенгезельшафт 85 (вісімдесят п’ять) грн. держмита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Припинити провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров’я України від 3 лютого 2003 р. № 38 «Про державну реєстрацію лікарських засобів» у частині перереєстрації лікарського засобу «АСПІРИН 325 мг» ВАТ «Концерн Стірол»; зобов’язання Міністерства охорони здоров’я України внести зміни до Державного реєстру лікарських засобів України стосовно перереєстрації лікарського засобу «АСПІРИН 325 мг» ВАТ «Концерн Стірол»; визнання недійсним реєстраційного посвідчення ВАТ «Концерн Стірол» на лікарський засіб «АСПІРИН 325 мг», яке є дозволом для медичного застосування лікарського засобу «АСПІРИН 325 мг» в Україні у зв’язку з відсутністю предмета спору.

Відмовити в задоволенні позовних вимог про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров’я України № 137 від 9 червня 2000 р. «Про державну реєстрацію лікарських засобів» у частині застосування знака для товарів і послуг «Аспирин» та зобов’язання відповідача внести зміни до наказу № 137 від 9 червня 2000 р. та в інструкції про застосування лікарських засобів «НО-СПАЗМА», «Дитячий ТАЙЛЕНОЛ з вишневим смаком», «ТАЙЛЕНОЛ», «ТАЙЛЕНОЛ» для немовлят з фруктовим смаком», згідно з якими змінити вказані в них позначення «аспірин» на слова «ацетилсаліцилова кислота».

Рішення господарського суду набирає законної сили по закінченні десятиденного строку з дня його прийняття.