Про практику застосування господарськими
судами законодавства про захист прав на об’єкти
інтелектуальної власності (за матеріалами
справ, розглянутих у касаційному порядку
Вищим господарським судом України)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Експертні висновки державного підприємства "Український інститут промислової власності" щодо невідповідності технічних рішень за деклараційними патентами на винаходи умовам патентоздатності не є одночасно й рішеннями уповноваженого органу про визнання цих патентів недійсними.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Департамент) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості щодо визнання деклараційних патентів на винаходи недійсними повністю. Прийняте місцевим судом рішення про відмову у задоволенні позову з посиланням на частину першу статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі — Закон) мотивовано відсутністю у Департаменту обов’язку зі здійснення зазначеної публікації через те, що зазначені патенти недійсними в судовому порядку не визнавалися.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого суду зі справи скасовано та позов задоволено: Департамент зобов’язано опублікувати відомості про визнання недійсними повністю деклараційних патентів України на винаходи в офіційному бюлетені "Промислова власність". Постанову апеляційного суду мотивовано визнанням згаданих деклараційних патентів недійсними за результатами проведених відповідно до частини другої статті 33 Закону ( 3687-12 ) експертиз запатентованих винаходів на відповідність умовам патентоздатності.

Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду і залишаючи в силі рішення господарського суду першої інстанції з цієї справи, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

За приписами частини першої статті 3, статей 16, 22, 24 Закону ( 3687-12 ) до повноважень Департаменту віднесено прийняття рішень про видачу або про відмову в видачі патенту (за результатами розгляду відповідних заявок). Положень щодо надання Департаменту права визнавати патенти України на винаходи (зокрема, деклараційні) недійсними чинне законодавство не містить.

Частиною першою статті 33 Закону ( 3687-12 ) встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі наявності підстав, зазначених у цій статті (зокрема, у випадку невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону) ( 3687-12 ).

У свою чергу, відповідно до частини третьої статті 33 Закону ( 3687-12 ) Установа (Департамент) при визнанні патенту чи його частини недійсними повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Отже, суд першої інстанції за відсутності судових рішень про визнання недійсними зазначених деклараційних патентів України на винаходи дійшов обґрунтованого висновку щодо відсутності й підстав для покладення на Департамент обов’язку зі здійснення відповідних публікацій (постанова Вищого господарського суду України від 10.02.2009 N 21/546-20/214).

2. Експертні висновки державного підприємства "Український інститут промислової власності" не мають обов’язкового характеру ні для особи, яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для суду, який розглядає відповідну справу.

Підприємець звернувся до місцевого господарського суду з позовом про стягнення з державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі — Державне підприємство) суми збитків та моральної шкоди на підставі статей 611, 858, 1209 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі — ЦК України).

Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:
— Державне підприємство видало фізичній особі деклараційний патент України на корисну модель;
— сторонами укладено договір, відповідно до умов якого Підприємець доручив, а Державне підприємство взяло на себе виконання робіт, зокрема, з проведення інформаційного пошуку та здійснення за результатами цього пошуку попередньої оцінки відповідності заявки на видачу згаданого деклараційного патенту умовам патентоздатності;
— директором Державного підприємства на виконання умов Договору затверджено висновок експертизи щодо умов патентоздатності, відповідно до якого заявлена корисна модель не визнається такою, що відповідає умові патентоздатності "новизна"; — рішенням районного суду Підприємцю відмовлено в задоволенні позовних вимог про визнання недійсним вказаного деклараційного патенту України на корисну модель; прийняте судове рішення мотивовано відповідністю корисної моделі умовам патентоздатності;
— Підприємець вимагав стягнення збитків з відповідача, зокрема суми, сплаченої за договором Державному підприємству, та моральної шкоди.

Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду зі справи та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, суд касаційної інстанції зазначив таке.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) патент може бути визнано недійсним у судовому порядку (зокрема, з підстав невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності).

За приписами частини другої статті 33 названого Закону ( 3687-12 ) з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір. Висновки такої експертизи мають попередній характер та можуть бути використані для з’ясування доцільності та/або підстав звернення до суду з приводу недійсності деклараційного патенту. При цьому висновки Державного підприємства не мають обов’язкового характеру ні для особи, яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для суду, який розглядає відповідну справу.

З огляду на наведене Вищий господарський суд України погодився з висновком господарського суду першої інстанції, який розглянувши в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги, зокрема, попередній та інформативний характер висновку Державного підприємства та встановивши відсутність безпосереднього причинного зв’язку між наданими Державним підприємством послугами та відмовою районного суду в задоволенні позовних вимог Підприємця, відмовив у задоволенні позовних вимог Підприємця про стягнення збитків і відшкодування моральної шкоди (постанова Вищого господарського суду України від 10.02.2009 N 20/143).

3. У залежності від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення.

Припинення господарським судом провадження у справі з мотивів закінчення дії спірної міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг на час розгляду спору є неправомірним, оскільки між сторонами існують спірні неврегульовані питання.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено, зокрема, достроково припинено дію на території України міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг, зареєстрованого для товарів і послуг 9 та 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП).

Судове рішення з посиланням на приписи пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі — Закон) мотивовано невикористанням зареєстрованої торговельної марки в Україні стосовно товарів 9 і 11 класів МКТП без поважних причин більше трьох років.

Постановою апеляційного господарського суду провадження у справі припинено в зв’язку з відсутністю предмету спору.

Скасовуючи зазначену постанову апеляційного господарського суду і залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду з цієї справи, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

Апеляційний господарський суд у прийнятті постанови виходив з того, що станом на день прийняття господарським судом першої інстанції рішення зі справи строк міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг закінчив свою дію, і фактично предмет спору був відсутній.

Проте припинення провадження у справі можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник з підстав невикористання відповідачем знака для товарів і послуг протягом трьох років. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону ( 3689-12 ), позивач просив достроково припинити дію міжнародної реєстрації свідоцтва.

Пунктами 1 — 3 статті 18 Закону ( 3689-12 ) передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника або з інших підстав, що не пов’язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак.

Зокрема, згідно з пунктом 2 названої статті Закону ( 3689-12 ) дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Поряд з тим, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату — надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку.

У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, визначених пунктом 4 статті 18 Закону ( 3689-12 ) передбачає невикористання власником знака без поважних причин.

Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні. Так, відповідно до статті 22 Закону ( 3689-12 ) ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 — 3 статті 18 цього Закону ( 3689-12 ). Тобто, у цьому випадку за відповідачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення (постанова Вищого господарського суду України від 03.03.2009 N 20/441).

4. Оскільки право інтелектуальної власності на торговельну марку набуває чинності з моменту його реєстрації, то договір про передання виключних майнових прав на цей об’єкт хоча й виконується сторонами з моменту його підписання, є чинним щодо охорони прав нового власника свідоцтва (обов’язковим для третіх осіб) з моменту його державної реєстрації.

Акціонерне товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та іншого Товариства, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг для товарів 2 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП).

Підприємство, не залучене до участі у справі, звернулося до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просило судові рішення у даній справі скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду. Підприємство посилалося на те, що прийняті у даній справі судові рішення стосуються його прав та обов’язків, оскільки за договором Товариство (відповідач у справі) передало виключні майнові права на спірну торговельну марку Підприємству з внесенням відповідних змін до Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг.

Переглядаючи відповідні судові рішення у касаційному порядку, Вищий господарський суд України зауважив, зокрема, таке.

За приписом частини другої статті 1114 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою статті 494 названого Кодексу ( 435-15 ), а саме засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що на момент прийняття господарським судом першої інстанції рішення зі справи ще не було здійснено державну реєстрацію укладеного Товариством (відповідачем) і Підприємством договору про передачу прав на знак для товарів і послуг.

З огляду на наведене Вищий господарський суд дійшов висновку про те, що на момент прийняття господарським судом першої інстанції рішення спір з даної справи не стосувався прав або законних інтересів Підприємства, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення.

Разом з тим на момент прийняття апеляційним господарським судом постанови зі справи вже відбулася зміна власника прав на торговельну марку, яким стало Підприємство.

Згідно з частиною першою статті 101 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) апеляційний господарський суд у процесі перегляду справи за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

За наведених обставин суд касаційної інстанції постанову господарського суду апеляційної інстанції скасував, а справу передав на розгляд до суду апеляційної інстанції (постанова Вищого господарського суду України від 07.04.2009 N 20/260).

(див. закінчення)