Запитання: Які головні умови охороноздатності позначення, що може використовуватись у якості торговельної марки? Чому загальновживані позначення чи позначення, що носять описовий характер, не можуть отримати охорону як торговельні марки?

Відповідь: В усьому світі існує два основних типи умов, яким повинно відповідати позначення для того, щоб використовуватись у якості торговельної марки. Перший тип умов пов’язаний із головною функцією і призначенням торговельної марки, а саме із можливістю відрізняти товари і послуги одних осіб, для яких використовується торговельна марка, від товарів і послуг інших осіб. Другий тип умов відноситься до можливого негативного впливу торговельної марки, якщо вона може ввести в оману щодо товару (послуги), місця походження товару, дійсного виробника товару, чи особи, яка надає послугу, або порушує публічний порядок чи мораль. Зазначені умови охороноздатності торговельної марки існують практично у всіх національних законах. Вони оговорені в статті 6 quinquies B Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, в якій зазначено, що торговельні марки, які підпадають під дію статті 6 quinquies, можуть бути відхилені при реєстрації, зокрема, у випадку, "якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи зазначень, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення" або, якщо "знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, "які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг".

Відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил складання подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу від 20.08.97 № 72, "до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями".

Загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні, та не потребують додаткового аналізу і доказів.

Інформаційними джерелами для визначення видових позначень товарів (послуг) можуть бути, зокрема, Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, Українська класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності, Класифікація видів економічної діяльності які базуються на Гармонізованій системі опису та кодування товарів, Перелік неприватних назв фармацевтичних субстанцій, що видається Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а також інші відповідні офіційні видання (стандарти, довідники, словники та енциклопедії).

Відповідно до пункту 9.48. рекомендацій ВОІВ (Основи інтелектуальної власності. ВОІВ — К.:, Юридичне видавництво "ІН ЮРЕ", 1999. — 578) "описовими позначеннями є такі позначення, які служать в торгівлі для зазначення виду, якості, передбачуваного призначення, вартості, місця походження, часу виготовлення або будь-якої іншої властивості товарів, на яких товарний знак призначений використовуватись або використовується". Таким чином, позначення, що вказують на вид (рід), до якого належить товар, використовуються для зазначення передбачуваного призначення товару або його характеристик, властивостей можна вважати описовими.

Зазначене дає можливість розрізняти поняття "позначення, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду" і "позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення товару або послуги". Але і в одному випадку, і в другому такі позначення не мають розрізняльної здатності стосовно товарів (послуг), на яких (для яких) їх використовують, і не можуть бути зареєстровані як торговельні марки.