Запитання: Чи вважається використанням словесного знака, зареєстрованого в Україні для 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (МКТП), застосування його у зовнішній рекламі в різних графічних виконаннях?

Відповідь: Відповідно до частини другої ст. 495 ЦК України та частини четвертої ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі — Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака для товарів і послуг (торговельної марки) та переліком товарів і послуг, внесеними до відповідного Державного реєстру і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до зазначеного вище реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Особи, що є суб’єктами, яким належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, набувають право на її використання для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України, крім того, ніхто не може використовувати цю зареєстровану торговельну марку без їх дозволу. Однак необхідно пам’ятати, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку діють лише стосовно товарів і послуг, для яких права на цю торговельну марку зареєстровані і які відповідають МКТП, тобто ці права не мають абсолютного характеру.

Зміст права на використання торговельної марки визначений в частині четвертій ст. 16 Закону, відповідно до якої використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) цього товару;

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та Інтернеті, у тому числі в доменних іменах.

При цьому знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У відповідності зі статтею 5 С(2) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року застосування товарного знака його власником у такій формі, яка відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, що не змінюють розрізнювального характеру знака, не тягне за собою визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надається знаку.

Крім того, головною метою правової охорони знака є не охорона самих знаків, а охорона їх призначення — відрізняти товари і послуги, на яких застосовується цей знак, одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Пункт 9.91 статті "Умови використання" рекомендацій ВОІВ, викладених в "Основах інтелектуальної власності" передбачає, що "словесні знаки можуть використовуватися із застосуванням будь-якої форми, гарнітури або кольору шрифту і в поєднанні з додатковими елементами (фірмові найменування, описові терміни), за умови, що зареєстрований знак зберігає свій розрізнювальний характер".

Таким чином, застосування словесного знака в зовнішній рекламі у різній графічній формі його написання буде використанням знака за умови, що зареєстрований знак зберігає при цьому свій розрізняльний характер.