(продовження, див. початок)

5. Для правильного вирішення спору про зобов’язання припинити дії з використання запатентованого винаходу господарському суду належало з’ясувати, чи використовує відповідач зі справи запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід, а в разі наявності такого використання — чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи немає права попереднього користування).

Товариство звернулося до господарського суду з позовом про зобов’язання Підприємства припинити дії з використання запатентованого винаходу, що порушує права позивача як власника відповідного деклараційного патенту, та відновити становище, що існувало до порушення права.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту від 15.10.2004 на винахід "Т.";

- 20.03.2003 Підприємство та Корпорація уклали договір комісії, відповідно до умов якого Підприємством доручено третій особі укласти з іноземним замовником контракт на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу і тридцяти п’яти серійних зразків продукту "Б.";

- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т." використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та його першого прототипу.

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Підприємства порушення прав Товариства як власника деклараційного патенту на винахід.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п’ятою цієї статті Закону ( 3687-12 ) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Дії, які не визнаються порушенням прав, визначає стаття 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ). Зокрема частиною першою цієї статті передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання до уповноваженої установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Таку ж норму містить й стаття 470 Цивільного кодексу України ( 435-15 ).

Товариство, посилаючись на необхідність захисту його порушеного права як власника деклараційного патенту, просило зобов’язати Підприємство припинити дії з використання запатентованого винаходу та відновити становище, що існувало до порушення права.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало з’ясувати, чи використовує відповідач запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід "Т.", а в разі наявності такого використання — чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи не має в даному випадку права попереднього користування).

Водночас ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами ці обставини не встановлювалися та не досліджувалися, також не було з’ясовано, на відновленні якого становища і яким чином наполягає позивач, заявивши таку позовну вимогу.

При цьому роз’яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин використання відповідачем запатентованого винаходу потребують спеціальних знань, а тому суду першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України ( 1798-12 ) належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

У вирішенні питань, пов’язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 ( v0076600-05 ) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 ( v1107600-04 ) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності", а також керуватися Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яку затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 N 53/5 ( z0705-98 ) і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за N 705/3145.

В свою чергу, дії суду апеляційної інстанції, який ухвалою призначив проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (що відповідає викладеному в пункті 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 ( v0076600-05 ), а, отримавши повідомлення про неможливість дати висновок, розглянув справу по суті без проведення експертного дослідження, не можуть бути визнані правомірними, оскільки апеляційним судом залишено без будь-якого реагування звернення керівника експертної установи стосовно оплати проведення експертизи та надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а також звернення Підприємства з приводу можливості здійснення нею оплати проведення експертизи.

Фактичні дані про використання відповідачем запатентованого винаходу, встановлені попередніми судовими інстанціями з посиланням на висновок спеціаліста, яким досліджувалися матеріали 2003 року, не спростовують наведеного та не стосуються періоду після дати публікації відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту від 15.10.2004, а тому не можуть бути підставою для відхилення касаційної скарги. Разом з тим зазначений висновок, що стосується подій, які з боку відповідача мали місце у 2003 році, потребує оцінки на предмет наявності у Підприємства права попереднього користування, чого ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами зроблено не було.

З огляду на наведене Вищим господарським судом України було скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.