(продовження, див. початок)

3. Висновок спеціаліста з питань, зокрема, розробки та виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, наданий поза межами проведення судової експертизи, не є експертним, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Підприємства про визнання права інтелектуальної власності.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено: визнано право інтелектуальної власності на винахід за позивачем

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту на винахід "Т.";

- Компанією та Підприємством було укладено договір комісії на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу та тридцяти п’яти серійних зразків продукту "Б.";

- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т." використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та її першого прототипу.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі — Закон) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п’ятою цієї статті Закону ( 3687-12 ) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Господарський суд у розгляді зазначеної справи на підставі висновку спеціаліста встановив, що Товариством розроблено та вироблено продукт "Б." з використанням формули, запатентованої позивачем як винахід "Т.".

Проте суд не врахував, що зазначений висновок не є експертним, на що вже було вказано в постанові Вищого господарського суду України, якою справу було передано на новий розгляд.

В абзаці третьому пункту 46 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 ( v1107600-04 ) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів.

Судом порушено вимоги статті 41 ГПК України ( 1798-12 ), відповідно до якої для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов’язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Не призначивши експертизи зі справи, суд неправильно застосував статті 41, 42, 43 ГПК України і всупереч вимогам частини першої статті 111-12 ГПК України не виконав вказівок касаційної інстанції щодо призначення відповідної судової експертизи.

Крім того, в основу прийнятого місцевим господарським судом рішення покладено рішення цього ж суду, яке в подальшому було скасовано постановою Вищого господарського суду України.

Отже, місцевий господарський суд припустився неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України ( 1798-12 ) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судового рішення зі справи. Тому Вищий господарський суд України касаційну скаргу Підприємства задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.