Для того чтобы обозначение было торговой маркой (знак для товаров и услуг), оно должно иметь различительную способность. Это свойство заложено в самом определении торговой марки: соответственно к ст. 1. Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»(далее — Закон) торговая марка — это обозначение, по которому товары и услуги одних человек отличаются от товаров и услуг других лиц. Торговая марка упрощает потребителю поиск нужного товара, поскольку указывает и на источник происхождения товара, и на его качество. Таким образом, экономится время потребителя и уменьшается риск, что приобретенный им товар окажется не таким, как ему хотелось.

«Размывание» (иногда в литературе еще встречается термин «ослабление») торговой марки — это потеря ею различительной способности. Проблема недопущения «размывания» торговых марок на это время есть довольно актуальной во всем мире. Это произошло, например, с такими торговыми марками, как «магнитофон», «граммофон», «пейджер», «целлофан». Эти обозначения стали использоваться для обозначения нового вида товара и у потребителей ассоциируются не только с товаром определенного производителя, но и с аналогичными товарами других производителей. Т.е. торговая марка «размывается» и теряет функцию индивидуализации. Такая торговая марка перестала выполнять свою функцию и стала ненужной. Производители товаров прилагают значительные усилия, чтобы уберечь свои торговые марки от такого развития событий.

Довольно интересной была борьба фирмы XEROX за сохранение от «размывания» своей торговой марки. Но заставить миллионы потребителей называть копировальными аппаратами аналогичные устройства других фирм было уже практически невозможно. Следует отметить, что владельцы прав на торговую марку часто сами виновные в такой ситуации. С одной стороны, каждый производитель товара желает, чтобы его торговая марка была широко известной. Но с другого — если торговая марка обозначает новый товар, который еще не имеет четкого названия, то потребитель может воспринять торговую марку как определенный вид товара. Главной причиной, которая приводит к «размыванию» торговой марки, есть то, что владелец прав на эту торговую марку недостаточно активно реализует свои права на нее, ненадлежащим образом ее использует и не контролирует случаев незаконного ее использования другими лицами.

Что можно было бы посоветовать владельцам прав для предотвращения размывания торговой марки? Прежде всего, нужно пользоваться теми правами, которые им предоставляет Закон. Законом предусмотрено достаточно механизмов для недопущения потери торговой маркой различительной способности, которая приводит к ее «размыванию». В п.4 ст. 16 Закона определено, что использованием торговой марки признается:
— нанесение ее на любой товар, для которого торговая марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
— применение ее во время предложения и предоставление любой услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;
— применение ее в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет, в том числе в доменных именах.

Торговая марка признается использованной, если она применена в форме зарегистрированной торговой марки, а также в форме, которая отличается от зарегистрированной торговой марки лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительности торговой марки. Поэтому, если владельцем торговая марка выявлена ее использование без его разрешения, он должен принять все меры для прекращения такого использования. Соответственно п. 5 ст. 16 Закона владелец прав на торговую марку может запретить другим лицам использовать:
— зарегистрированную торговую марку относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг;
— зарегистрированную торговую марку относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в девясила относительно лица, которое вырабатывает товары или предоставляет услуги;
— обозначение, похоже с зарегистрированной торговой маркой, относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если вследствие такого использования эти обозначения и торговую марку можно спутать;
— обозначение, похоже с зарегистрированной торговой маркой, относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, которое вырабатывает товары или предоставляет услуги, или эти обозначения и торговую марку можно спутать.

К «размыванию» торговой марки может привести также использование ее на основании лицензионного договора, если количество лицензий довольно большое. Поэтому, заключая лицензионные договоры на использование торговой марки, владелец прав должен предусмотреть, чтобы в договоре было условие относительно обязанности лицензиата размещать на товаре информацию о владельце прав на нее. Соответственно п. 8 ст. 16 Закона лицензиар должен осуществлять контроль за качеством товаров лицензиата, которое не должно быть низшим за качество товаров лицензиара. Кроме того, чтобы уберечь свою торговую марку от «размывания», владелец прав на нее должен следить, чтобы не использовались торговые марки или обозначения похожие настолько, что их можно спутать. Это особенно касается известных торговых марок, которые третьи лица используют для неродственных товаров с теми товарами, для которых она зарегистрирована. Такая ситуация очень часто приводит к «размыванию» торговой марки. Владелец прав должен отслеживать такие случаи. В случае нарушения прав на торговую марку Законом предусмотрено, что на требование владельца прав такое нарушение должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить ему причиненный ущерб. Владелец прав может также требовать устранения из товара, его упаковки, незаконно использованной торговой марки или обозначение, похожего с ней настолько, что их можно спутать. Он может также требовать уничтожения изготовленных изображений торговой марки или обозначение, похожего с ней настолько, что их можно спутать. Законом предусмотрено также защиту прав на торговую марку в судебном порядке (ст. 21 Закона). Следует сказать, что на это время владельцы прав на торговую марку имеют еще один довольно эффективный механизм для предотвращения ее «размывания». Это признание торговой марки хорошо известной в Украине. Внедрение в Законе норм, которые регулируют отношения относительно хорошо известных торговых марок, разрешает предотвращать их «размывание».

Соответственно статье 25 Закона охрана прав на хорошо известную торговую марку осуществляется соответственно статье 6 bis Парижской конвенции и Закона на основании признания торговой марки хорошо известной в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности или судом. Т.е. Апелляционной палате наравне с судом предоставлено полномочия относительно признания торговых марок хорошо известными в Украине.

С даты, на которую по определению Апелляционной палаты или суда торговая марка стала хорошо известной в Украине, ей предоставляется правовая охрана такая самая, если бы эта торговая марка была заявлена на регистрацию в Украине. При этом она распространяется также на товары и услуги, которые не родственные с теми, для которых торговая марка признана хорошо известной в Украине, если использование этой торговой марки другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известной торговой марки и его интересам, вероятно, будет причинен вред таким использованиям. Правовые следствия признания торговой марки хорошо известной есть чрезвычайно серьезными. Признание торговой марки хорошо известной может быть основанием для отказа в регистрации прав на торговую марку, признание недействительными прав на торговую марку другого лица, запрета другому лицу использовать торговую марку, если дата, из которой торговая марка признана хорошо известной, есть более ранней, чем дата представления заявки другим лицом. И еще один совет: будьте осторожными, рекламируя товар. В рекламе товара отмечайте не только торговую марку, но и вид товара.