Чтобы не попасть в зависимость от дизайнера, разработавшего бренд, компании-владельцу торговой марки нужно не только зарегистрировать бренд на себя, но и заключить с разработчиком полноценный авторский договор.

Создавая торговую марку в виде графического изображения с дизайнерским решением, компании предпочитают обращаться к дизайнерам-профессионалам, а не на скорую руку самостоятельно заниматься творчеством. В результате работы дизайнера создается эскиз торговой марки, который предоставляется заказчику. При этом зачастую полноценный договор о передаче авторских прав не подписывается, поскольку заказчик считает это излишним: ведь все равно он зарегистрирует торговую марку на себя. Однако при этом заказчику стоит учесть, что недобросовестный подрядчик вполне может воспользоваться неопределенностью, вызванной отсутствием или нечеткостью такого договора.

Согласно части 1 ст. 8 Закона «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 г., объектами авторского права могут быть, в частности, эскизы и иллюстрации. Первичным субъектом, которому принадлежит авторское право, в соответствии со ст. 11 рассматриваемого закона является автор произведения. У него также есть возможность зарегистрировать свое авторское право в Государственном департаменте интеллектуальной собственности. Причем, если он такой возможностью воспользуется до передачи эскиза торговой марки, то заказчик эскиза может об этом факте вообще ничего не знать.

При этом, исходя из опыта, факт наличия такого авторского права не у заказчика не мешает последнему зарегистрировать торговую марку. Согласно части 4 ст. 6 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15.12.1993 г., «не регистрируются как знаки для товаров и услуг обозначения, которые воспроизводят названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения и их фрагменты без согласия собственников авторского права или их правопреемников». Вместе с тем это требование не подкреплено соответствующей процедурой. В утвержденной форме заявления о регистрации на знак для товаров и услуг не предусмотрено указание какой-либо информации об авторских правах на регистрируемый объект и такую информацию вряд ли кто-либо станет специально искать.

Таким образом, возможна ситуация, при которой компания будет обладать правами на торговую марку, а дизайнер — правами на эскиз как объект авторского права. Для компании это, безусловно, опасный фактор. Автор, если его произведение зарегистрировано, может спустя какое-то время после регистрации торговой марки попытаться доказать, что была нарушена часть 4 ст. 6 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Но даже если этого не произойдет, то пересечение прав станет носить очевидный характер. К полномочиям компании в соответствии со ст. 16 данного закона будут относиться исключительное право на использование знака (нанесение его на товар, упаковку, применение во время предоставления услуги, применение в деловой документации, в рекламе и т. д.) и исключительное право запрещать другим лицам использовать знак без ее согласия. К полномочиям дизайнера в соответствии со ст. 15 Закона «Об авторском праве и смежных правах» — исключительное право на использование произведения (его воспроизведение, переработка, адаптация, сдача в имущественный наем и т. д.) и исключительное право на разрешение или запрет использования произведений другими субъектами. Налицо коллизия: права компании и права дизайнера в рассматриваемом случае не могут быть исключительными одновременно. В таком случае будет подлежать применению часть 6 ст. 16 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», а именно: «Исключительное право собственника свидетельства (на знак для товаров и услуг. — Прим. авт.) запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на осуществление любого права, которое возникло до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки...». Буквальная трактовка указанной нормы означает, что дизайнер может осуществлять всю совокупность предоставленных ему по Закону «Об авторском праве и смежных правах» исключительных прав. Таким образом, компания лишается нормальной возможности использовать свою торговую марку: для ее воспроизведения необходимо разрешение дизайнера.

Чтобы избежать коллизии, в соглашении, согласно которому создается проект торговой марки, в обязательном порядке должны присутствовать все существенные элементы авторского договора. В дополнение к этому, с нашей точки зрения, целесообразно также в договор вписывать гарантии со стороны автора, что после создания произведения он не будет предпринимать никаких действий по его регистрации и регистрации торговой марки на свое имя. А за нарушение гарантий предусматривать существенные штрафы.