Существуют два варианта регистрации товарных знаков в других государствах:

1) путем обращения в Патентное ведомство каждого государства;

2) путем использования процедуры Мадридского Соглашения и Мадридского Протокола.

В первом случае, необходимо будет оплатить гонорары патентным поверенным этих государств, услуги переводчика и соблюдать требования и сроки, установленные законодательством каждого государства (например, срок регистрации в Украине составляет 2 и более лет), зато при этом не требуется национальной регистрации товарного знака.

Во втором случае, требуется национальная регистрация товарного знака, зато оформляется единая заявка, не надо привлекать патентных поверенных и переводчиков, стандартный срок рассмотрения (около 1 года), нет необходимости соблюдать требования каждой страны.

Процедура регистрации товарного знака по Мадридскому Соглашению.

Заявители из любой страны — участницы Соглашения — для того, чтобы оформить регистрацию в других странах, подают только одну заявку в Международное бюро ВОИС на одном из официальных языков — французском, английском или испанском, причем уплата пошлины производится только один раз в Международное бюро.

Срок охраны товарного знака — 10 лет для всех стран, в которых обеспечивается охрана знаков. Международная заявка может быть подана только после того, как национальное ведомство страны зарегистрирует соответствующую национальную заявку. При подаче заявки заявитель указывает страны, в которых он испрашивает охрану. В случае необходимости увеличения числа стран, в которых обеспечивается охрана знака, например, в случае экспорта в эти страны товаров, он может сделать заявление о «территориальном расширении». Такое заявление, сделанное через национальное Патентное ведомство международной регистрации, незамедлительно публикуется в журнале «Les Marques Internationales». Действует территориальное расширение с даты записи о нем в Международном реестре, а прекращает действие по истечению срока действия международной регистрации. Подробные правила по подаче и делопроизводству в Международное бюро ВОИС по международным заявкам изложены в Инструкции к Мадридскому соглашению.

Досрочное прекращение международной регистрации товарного знака.

Действие международной регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно, поскольку правомерность его регистрации может быть оспорена любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях (в Патентном ведомстве или Палате по патентным спорам). Также международная регистрация товарного знака утрачивает силу, если в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения, аннулируется. В случае исключения товарного знака из национального реестра ведомство страны происхождения обращается в Международное бюро ВОИС с требованием исключить товарный знак из международного реестра. Таким образом, в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, статус международного товарного знака зависит от его статуса в национальном Патентном ведомстве. По истечении этого срока его международная регистрация становиться независимой от национальной.

Конвенционный приоритет и как его получить.

Конвенционный приоритет — это приоритет, который можно установить на фазе национальной регистрации для международной заявки. В качестве даты международной регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию, если прошло 6 месяцев с даты подачи национальной заявки. Если срок 6 месяцев еще не окончился, то датой подачи международной заявки считается дата подачи национальной заявки — это и есть конвенционный приоритет. Однако если заявка поступает в Международное бюро позднее, чем через 2 месяца с даты подачи в национальное ведомство, то в этом случае датой международной регистрации будет дата поступления заявки в Международное бюро.

Стоимость международной регистрации товарного знака.

Регистрация товарного знака по Мадридскому соглашению или Протоколу — это упрощенная форма регистрации более чем в семидесяти странах мира (с октября 2004 года Европейское Сообщество стало 77-ым членом Мадридской системы), подписавших вышеназванные документы. То есть, заявка подается на одном языке (французском, английском или испанском) в ГП «Украинский институт промышленной собственности, далее она направляется в ВОИС (Международную организацию, находящуюся в Женеве). В заявке должен быть указан перечень стран, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака; от количества стран зависит и размер пошлины. По такой процедуре выгодно подать заявку не менее, чем в три страны, потому что основная пошлина за подачу заявки составляет 903 шв. франка.

Дополнительная пошлина за каждую указанную вами в заявке страну составляет 100 шв. франка (что значительно меньше основной), либо существует индивидуальная пошлина для стран, входящих в Мадридский Протокол. Если заявка подается не по одному классу, то за каждый класс пошлина также составляет 100 шв. франка.

Если заявка подается менее чем в три страны, то выгоднее подавать в каждую страну отдельную заявку, тем более, что некоторые государства (например, Бразилия, Южная Корея, Индия) вообще не присоединились ни к Мадридскому Соглашению, ни к Протоколу.

Процедура международной регистрации товарного знака длиться и дольше одного года. После получения заявки, ВОИС направляет запросы во все указанные в заявке страны, в их национальные ведомства. Национальное ведомство вправе отказать в регистрации товарного знака ввиду несоответствия критериям, предъявляемым к охраноспособности товарных знаков в соответствии с национальным законодательством. В этом случае национальное ведомство уведомляет о таком решении Международное бюро ВОИС. После получения такого решения из национального ведомства Международное бюро ВОИС незамедлительно пересылает полученное решение об отказе в регистрации товарного знака в ведомство страны происхождения знака.

Заявитель имеет право опротестовать решение об отказе в регистрации товарного знака в соответствии с национальным законодательством данного государства. Решение об отказе в регистрации международного товарного знака должно быть вынесено национальным Патентным ведомством в течение одного года с даты регистрации. Если ведомство не укладывается в указанный срок, Международное бюро ВОИС решение об отказе в регистрации товарного знака не принимает.

Следует отметить, что правом на отказ в признании международного товарного знака (он может быть полным или частичным — по отдельным группам товаров и услуг) национальные Патентные ведомства пользуются весьма часто. Обязательно ли постоянно использовать товарный знак, на территории тех государств, где он зарегистрирован. Подавляющее большинство стран составляют те, в которых принцип обязательного использования является условием сохранения и защиты исключительных прав на товарный знак. Владелец знака должен его применять, не допуская перерывов, превышающих определенные законом сроки. Нарушение этой обязанности может привести к досрочному прекращению действия регистрации товарного знака.

Например, в Ураине основанием для аннулирования товарного знака может служить его не использование непрерывно в течение трех лет с даты регистрации. Аналогичные нормы законодательств разных стран показывают, что сроки непрерывного не использования знака, которое может являться причиной его аннулирования, различны. Так, в США они составляют шесть лет; во Франции, Австрии, ФРГ, Великобритании и Испании — пять лет, России, Италии, Португалии, Швейцарии, Японии, Китае — три года.