Вищий господарський суд України
Постанова від 29 грудня 2003 р.
Справа № 21/523

На момент звернення до суду з позовом був відсутній спір щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України щодо чинності свідоцтва для товарів і послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Інтернаціональна Корпорація» (далі — позивач) звернулося із позовом про визнання порушеним права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 14590 від 29 грудня 1999 р., зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності (далі — відповідач-1) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, стягнення з Фірми «Союз-Віктан ЛТД» 1402536,40 грн. збитків та зобов’язання Фірми «Союз-Віктан ЛТД» усунути з товару та його упаковки незаконно використаний знак «Наша Марка».

Позивач уточнив розмір позовних вимог та просив стягнути збитки в розмірі 1228657,16 грн.

4 листопада 2003 р. надав заяву про уточнення позовних вимог та просив стягнути з відповідача 1302860 грн. як відшкодування заподіяних збитків та зобов’язати відповідача усунути з товару та його упаковки незаконно використаний знак «Наша Марка».

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідно до положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на вимогу власника свідоцтва порушення прав власника повинно бути припинено. Крім того, порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки та усунути з товару і упаковки незаконно використаний знак.

Звертаючись з позовом про відшкодування збитків, позивач зазначає, що використовуючи знак «Наша Марка» Фірма «Союз-Віктан ЛТД» (далі — відповідач-2) отримувала прибутки, позбавляючи позивача можливості отримувати винагороду за надання прав на використання знака «Наша Марка» за ліцензійним договором, який міг бути укладений із підприємствами. Позивач розрахував розмір завданих збитків із урахуванням кількості виготовленої відповідачем-2 горілки та, застосовуючи розмір плати за 1 дал (10 л горілки) у розмірі 2,00 грн. за аналогією з іншими ліцензійними договорами, які були укладені позивачем.

Відповідач-1 проти позову заперечує та зазначає, що на виконання рішення Верховного Суду України від 21 березня 2002 р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Держдепартаментом внесено відомості про поновлення дії свідоцтва України № 14590 «Наша Марка» та здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7, 2002 р.

Крім того, відповідач-1 зазначає, що в заяві про уточнення позовних вимог позивачем до відповідача-1 не висувається жодних вимог.

Відповідач-2 проти позову заперечує з огляду на те, що розрахунок позову не обґрунтований, а знак «Наша Марка» на момент розгляду спору відповідачем не використовується.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд встановив таке.

Відповідач-2 почав виробляти горілку марковану знаком «Наша Марка» з 1997 р. Відповідно до довідки підприємства «АККО Інтернешнл» у період з 14 по 17 жовтня 1997 р. у виставковому залі «АККО Інтернешнл» проходила національна виставка-ярмарок «Продукція харчових підприємств України». Експонентом виставки виступав Державний концерн «Укрспирт» на стенді якого, як промисловий зразок, вперше виставлялася горілка «Наша Марка» виробництва відповідача-2.

27 липня 1998 р. Відповідач-2 подав заявку № 98072944 на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «Наша Марка».

Однак свідоцтво на знак для товарів і послуг «Наша Марка» за класами 32, 33 (алкогольні напої), 42 № 14590 було видано позивачу (публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» 29 грудня 1999 р., бюлетень № 8), виходячи з того, що заявка позивача № 98030896 подана раніше заявки відповідача-2, а саме — 9 березня 1998 р.

Рішенням Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим від 27 жовтня 2000 р. свідоцтво України № 14590 від 29 грудня 1999 р. на знак для товарів і послуг «Наша Марка», виданий позивачу, визнано недійсним.

Відповідно до ст. 278 ЦПК України в редакції від 19 жовтня 2000 р. сторонам та іншим особам, які брали участь у розгляді справи, надавалося право оскаржити у касаційному порядку судове рішення повністю або частково. Частина 2 ст. 289 ЦПК України встановлювала, що касаційна скарга на рішення районного (міського) суду подається, зокрема, до Верховного Суду Автономної Республіки Крим.

Ухвалою Верховного Суду Автономної Республіки Крим від 26 лютого 2001 р. рішення Сімферопольського районного суду від 27 жовтня 2000 р. залишено без змін.

Відповідно до ст. 231 ЦПК України рішення суду набирає законної сили по закінченні строку на касаційне оскарження. У разі подання касаційної скарги або внесення касаційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи судом касаційної інстанції.

Наведене свідчить, що, починаючи з 26 лютого 2001 р., свідоцтво України № 14590 від 29 грудня 1999 р. на знак для товарів і послуг «Наша Марка», видане позивачу, визнано недійсним у судовому порядку.

Оскільки свідоцтво на знак для товарів та послуг № 14590 було визнано недійсним, відповідач-1 видав відповідачу-2 свідоцтво України на знак для товарів і послуг «Наша Марка» № 21303 від 15 жовтня 2001 р. за класом 33 (алкогольні напої) на підставі заявки № 98072944 від 27 липня 1998 р.

Згідно із п. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Рішенням Верховного Суду України від 21 березня 2002 р. рішення Сімферопольського районного суду від 27 жовтня 2000 р. та ухвалу Верховного Суду Автономної Республіки Крим від 26 лютого 2001 р. скасовано та постановлено нове рішення, яким позов про визнання недійсним свідоцтва України № 14590 від 29 грудня 1999 р. на знак для товарів і послуг «Наша Марка», виданий позивачу, залишено без задоволення.

Прийняття рішення Верховного Суду України від 21 березня 2002 р. не вплинуло на чинність свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Наша Марка» № 21303 від 15 жовтня 2001 р., яке належало відповідачу.

З моменту прийняття вказаного рішення діяли одночасно два свідоцтва на знак для товарів і послуг «Наша Марка», одне з яких № 14590 від 29 грудня 1999 р. належало позивачу, а друге: № 21303 від 15 жовтня 2001 р. — відповідачу.

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 19) передбачений порядок визнання свідоцтва недійсним у судовому порядку.

Рішенням господарського суду м. Києва від 5 серпня 2002 р. у справі № 12/232 (рішення набрало чинності 15 серпня 2002 р.) визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг «Наша Марка» № 21303 від 15 жовтня 2001 р., яке належало відповідачу-2.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак (п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За таких обставин відсутні протиправні дії відповідача-2 при використанні знака «Наша Марка» з моменту видачі свідоцтва — 15 жовтня 2001 р. — до моменту набрання чинності рішення про визнання його недійсним 15 серпня 2002 р.

При цьому судом враховується, що свідоцтво № 21303 видане відповідачу-2 — 15 жовтня 2001 р., однак, відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки, яку було подано відповідачем-2 27 липня 1998 р.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Натомість у момент дії свідоцтва у відповідача-2 були права на використання знака для товарів і послуг «Наша Марка» та були відсутні підстави вважати, що вказане свідоцтво в майбутньому буде визнано недійсним, а тому використання знака для товарів і послуг «Наша Марка» не можна вважати протиправним.

Судом також ураховано, що в період з 27 жовтня 2000 р. по 21 березня 2002 р. у позивача було відсутнє право на використання знака для товарів «Наша Марка», позаяк свідоцтво України № 14590 на знак для товарів і послуг «Наша Марка», видане позивачу, визнавалося недійсним у судовому порядку. Крім того, як зазначалося, свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ст. 19 Закону України «Про корону прав на знаки для товарів і послуг»), а заявка була подана позивачем 9 березня 1998 р.

Отже, використання відповідачем-2 знака «Наша Марка» не могло порушувати прав позивача з 26 лютого 2001 р. по 21 березня 2002 р., оскільки в цей період позивачу вказане право не належало.

Подана заявка встановлює пріоритет, однак, лише факт подання заявки не надає виключного права на використання знака до моменту видачі свідоцтва. Тобто до моменту видачі свідоцтва № 14590 від 29 грудня 1999 р. у позивача були відсутні підстави забороняти його використання.

До 15 серпня 2002 р. відповідач-2 використовував знак «Наша Марка» на підставі свідоцтва № 21303 від 15 жовтня 2001 р., яке діяло з моменту подачі заявки — 27 липня 1998 р.

Зібрані у справі докази також свідчать, що відповідач є власником патенту на винахід Горілка Особлива «Наша Марка», дата реєстрації — 16 грудня 2002 р., дата подання заявки — 12 жовтня 1998 р.

Відповідач-2 є також власником патенту України на промисловий зразок «Комплект етикеток до горілки «Наша Марка», дата подання заявки — 9 листопада 1998 р., дата видачі патенту — 19 липня 1999 р.

Частина 1 ст. 32 ГПК України встановлює, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, зокрема, вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним, тому що їх можна сплутати. Має право застосовувати всі заходи щодо захисту власних порушених прав.

Відповідно до заяви про уточнення позовних вимог позивач просить зобов’язати відповідача-2 усунути з товару та його упаковки незаконно використаний знак «Наша марка».

Згідно з довідкою, яку надав відповідач-2 від 24 січня 2003 р. горілка «Наша марка» не вироблялася відповідачем-2 після 26 лютого 2002 р.

Відповідач-2 надав суду акт № 4 на списання етикеточної продукції (комплект етикетки для горілки «Наша Марка», 0,5 л., комплект етикетки для горілки «Наша Марка» 0,7 л.) від 8 квітня 2002 р. та акт на знищення зазначеної етикеточної продукції від 10 квітня 2002 р.

Відповідачем-2 надані суду докази, що свідчать про дії, спрямовані на усунення з веб-сайту відповідача-2 зображення горілки «Наша Марка».

Відповідачем-2 надані докази про звернення до Державного департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України про вилучення з додатка до ліцензії горілки «Наша Марка».

У судовому засіданні представники відповідача-2 зазначали про невикористання знака «Наша Марка» та вказували на ту обставину, що таке використання було припинено відповідачем-2 у добровільному порядку.

Згідно із ст. 33 ГПК України кожна сторона має довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень. Доказів, що свідчать про використання знака «Наша Марка» відповідачем-2, на момент вирішення спору, позивач суду не надав.

За таких обставин позовні вимоги про зобов’язання відповідача-2 усунути з товару та його упаковки незаконно використаний знак «Наша марка» задоволенню не підлягають.

Позивач просить стягнути з відповідача-2 1302860 грн. як відшкодування заподіяних збитків.

Відповідно до ст. 4 Цивільного кодексу України підставою виникнення цивільних прав і обов’язків, зокрема, щодо відшкодування кредиторові або іншій особі збитків (шкоди), є зобов’язання, які виникають з угод або внаслідок заподіяння шкоди.

У даному випадку позивач просить стягнути з відповідача позадоговірну шкоду.

Відповідно до роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/215 від 1 квітня 1994 р. (зі змінами) «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди» як у випадку виконання договору, так й за зобов’язанням, що виникає внаслідок заподіяння шкоди, чинне законодавство виходить з принципу вини контрагента або особи, яка заподіяла шкоду.

Крім застосування принципу вини при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, необхідно виходити з того, що шкода підлягає відшкодуванню за умови безпосереднього причинного зв’язку між неправомірними діями особи, яка заподіяла шкоду, і самою шкодою.

Дослідивши обставини справи, суд встановив відсутність протиправних дій відповідача при використанні знака «Наша Марка».

За загальними правилами судового процесу кожна сторона має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 33 Господарського процесуального кодексу України). З огляду на це і відповідно до ст. 441 Цивільного кодексу України позивач повинен довести безпосередній причинний зв’язок між правопорушенням та заподіянням шкоди і розмір відшкодування.

Однак позивачем не доведено, що:

існувала реальна можливість укласти ліцензійний договір з іншою особою на використання знака «Наша Марка»;
умовами цього ліцензійного договору передбачалася б плата за використання знака «Наша Марка» саме в розмірі 2,00 грн. за 1 дал (10 л горілки);
особа, з якою можливо було б укласти ліцензійний договір мала виробничі потужності для виготовлення 575056,6 дал горілки (позивач вказує, що саме таку кількість горілки, маркованої знаком «Наша Марка» було виготовлено відповідачем-2).
Таким чином, суд доходить висновку про недоведеність позивачем розміру заподіяних йому відповідачем-2 збитків.

Зібрані у справі докази свідчать, що дії відповідача-2 у використанні знака «Наша Марка» не можуть бути визнані неправомірними, крім того, позивачем не доведено безпосередній причинний зв’язок між діями відповідача-2 і заподіянням шкоди позивачу та не доведено розмір такої шкоди.

Отже, позовні вимоги про стягнення з відповідача-2 1302860 грн. Як відшкодування заподіяних збитків не обґрунтовані та не підлягають задоволенню.

Судом також враховано, що законодавством про охорону прав на знаки для товарів та послуг на власника знака покладається обов’язок по його використанню. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково (ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Жодних доказів використання знака «Наша Марка» позивачем суду надано не було. При цьому ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює обов’язок власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва.

Крім того, відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак для товарів та послуг не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до моменту подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до встановлення пріоритету заявки.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 ЦПК України (в редакції Закону України 19 жовтня 2000 р.) рішення, ухвала і постанова суду або судді, що набрали законної сили, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

На виконання рішення Верховного Суду України від 21 березня 2002 р. до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Держдепартаментом (відповідачем-1) внесено відомості про поновлення дії свідоцтва України № 14590 «Наша Марка» та здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» (№ 7, 2002 р.). Поновлено дію свідоцтва 6 червня 2002 р., публікація від 15 липня 2002 р.

Наведене свідчить, що на момент звернення до суду з позовом — жовтень 2002 р. — був відсутній спір щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо чинності свідоцтва для товарів і послуг № 14590 від 29 грудня 1999 р. та здійснення відповідної публікації.

Статтею 80 ГПК України встановлено, що господарський суд припиняє садження у справі, якщо відсутній предмет спору.

З огляду на такі обставини провадження у справі в частині зобов’язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо чинності знака для товарів і послуг № 14590 від 29 грудня 1999 р. та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», підлягає припиненню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося прийняття рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Отже, судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись п. 1-1 ст. 80, ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд вирішив:

припинити провадження у справі в частині зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо чинності знака для товарів і послуг № 14590 від 29 грудня 1999 р. та здійснити про це публікацію в офіційному виданні «Промислова власність» у зв’язку з відсутністю предмета спору.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.