Останнім часом особлива увага приділяється висвітленню питань, пов’язаних з товарними знаками, які за достатньо короткий час стали предметом маркетингових війн та правових дискусій.

Метою цієї статті є аналіз поняття знаку для товарів і послуг (далі — товарного знака) як правової категорії, а також загальний огляд порядку набуття прав на знак в Україні та за кордоном.

ПОНЯТТЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

По перше, доцільно визначитися з термінологією, адже в законодавстві та на практиці існують розбіжності, що може призвести до відокремлення або, навпаки, сплутування різних понять. Паризька Конвенція «Про охорону промислової власності» від 20 березня 1883 р. (далі — Паризька конвенція) є одним з перших документів, які на міжнародному рівні визначають поняття об’єктів промислової власності. В ній застосовуються терміни «фабричне позначення», «товарний знак» та окремо «знак обслуговування». Стаття 1 Конвенції 1967 року, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, посилається на «товарний знак» та «комерційні позначення». Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р. (далі — Мадридська угода) застосовує поняття «знак». Національні законодавства країн також оперують різними термінами. Наприклад, у США існують поняття «торгова марка» та «марка для обслуговування» (trade mark та service mark). Ці терміни також застосовані і в спеціальних нормативних актах Росії, Німеччини, Японії, Австралії. У модельному кодексі (остання редакція) відповідний розділ має назву «Правова охорона товарних знаків». Для фахівців галузі зрозуміло, що термін «товарний знак» враховує поняття «знака обслуговування». Маркетологи застосовують терміни «торгова марка» та «бренд». У Законі України «Про знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII (далі — Закон про товарні знаки) йдеться про «знак для товарів і послуг». Важливо зауважити, що зміст усіх вищезазначених термінів однаковий, а саме: «…знак — позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб» (п. 3 ст. 1 Закону про товарні знаки).

Правовий зміст поняття товарного знаку відбивається в його функції наділення власника виключними правами, адже право на товарний знак є одним з об’єктів права власності. Зазначене право є абсолютним майновим правом. Це означає, що правомочному суб’єкту протистоїть необмежена кількість зобов’язаних суб’єктів, які не повинні своїми діями порушувати це право. Суть права власності полягає в тому, що воно забезпечує власнику відповідне ставлення з боку оточуючих осіб і тим самим надає змогу володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, а також забороняти використовувати його іншим особам. Відомо, що за підставами виникнення прав на товарний знак більшість сучасних держав можна розділити на держави, в яких діє принцип реєстрації (Україна, Росія, Польща, Франція, Швеція, Іспанія тощо) та держави, в яких діє принцип першого використання (США, Канада, Великобританія). Відповідно в державах, де діє принцип реєстрації, право на товарний знак виникає після його реєстрації у відповідному державному органі, тоді як у країнах, де діє принцип першого використання, саме перше використання товарного знака є моментом виникнення права власності на нього. Зараз спостерігається тенденція переходу до реєстраційної системи, яка має ряд суттєвих переваг порівняно з системою першого використання. Слід зазначити, що аналіз законодавства про товарні знаки багатьох держав Європейського Союзу, де діє реєстраційна система, дозволяє зробити висновок, що для всіх них характерним є те, що надання охорони та її обсяг пов’язані з фактом використання знака.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗНАКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ СВІДОЦТВА

В Україні право на товарний знак виникає з моменту подання заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Свідоцтво). Згідно зі ст. 7 Закону про товарні знаки, особа, що бажає отримати Свідоцтво, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі — Департамент) заявку, яка являє собою сукупність документів, необхідних для видачі Свідоцтва. Загальні вимоги щодо заявки викладені в ст. 7 Закону про товарні знаки, а більш детально вимоги до заявки регламентовані Правилами складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. (далі — Правила).

Однією з основних вимог щодо заявки є вимога єдності, згідно з якою кожна заявка має стосуватися тільки одного товарного знака. Заявка складається українською мовою і має містити:

заяву про реєстрацію товарного знака, яка подається за формою, доданою до Правил. Така заява містить визначену кількість розділів, позначених відповідним кодом для ідентифікації бібліографічних даних. Порядок заповнення кожного розділу регламентований Правилами. Так, встановлено стандарти зазначення назви та адреси заявника, пріоритету, даних щодо зображення знака, для якого запитується охорона. Заява обов’язково підписується заявником або його представником за дорученням;
зображення позначення, що заявляється (10 відбитків розміром 8 см на 8 см, якщо заявляється кольоровий товарний знак; або 5 відбитків такого ж розміру, якщо товарний знак є чорно-білим, або заявляється без зазначення кольору);
перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати товарний знак, згрупованих за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації товарних знаків. На сьогоднішній день діє восьма редакція міжнародної класифікації;
документ про сплату збору за подання заявки (в тому числі за експертизу), оформлений відповідно до вимог Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. № 543 (далі — Положення про збори). Згідно з Положенням про збори, збір за подання заявки складає 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 3 класи товарів та послуг відповідно до міжнародної класифікації. За кожний додатковий клас більше 3-х, до суми збору додається ще 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
документи, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у п. 1 ст. 6 Закону про товарні знаки (державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки);
довіреність на ім’я представника, якщо заявка подається через такого.
Чинне законодавство України надає заявнику можливість діяти як особисто, так і через представника. Таким представником може бути, зокрема, представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений). Інститут патентних повірених був запроваджений в Україні Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (далі — Положення про патентних повірених). Завданням патентних повірених є надання фізичним та юридичним особам кваліфікованої допомоги та послуг, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Що стосується заявників — нерезидентів, то вони реалізують свої права в відносинах з Департаментом виключно через представників у справах інтелектуальної власності, зареєстрованих згідно з Положенням про патентних повірених. Повноваження представника оформлюються довіреністю, яка складається в простій письмовій формі.

Одним з ключових моментів у процесі оформлення заявки є встановлення дати її подання, оскільки саме з цієї дати починається обчислення строків, що можуть мати вирішальний вплив на надання товарному знаку правової охорони. Саме з дати подання заявки, встановленої Департаментом, товарний знак набуває первинного обсягу правової охорони, адже відповідно до п. 1 ст. 16 Закону про товарні знаки, права, що випливають із Свідоцтва, діють від дати подання заявки. Департамент надає висновки про встановлення дати подання заявки протягом місяця з дати надходження її матеріалів. Висновки, які є правовстановлюючими документами, затверджуються Департаментом.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

Наступним етапом набуття прав на товарний знак є експертиза заявки на знак, яку здійснює вповноважений Департаментом державний заклад. На даний момент експертиза здійснюється Державним підприємством «Український інститут промислової власності». Законом передбачені формальна та кваліфікаційна експертизи. Формальна експертиза заявки проводиться після встановлення дати її подання та за наявності документа про сплату збору за подання заявки. Під час формальної експертизи заявка перевіряється на наявність матеріалів, з яких вона складається, та на їх відповідність вимогам Закону про товарні знаки. Також за попередньою заявкою або на підставі використання товарного знака в експонаті, показаному на виставці, встановлюється пріоритет, перевіряється наявність довіреності на ведення справ за заявкою та документа про сплату збору за подання заявки. Якщо заявник не дотримався встановлених Законом про товарні знаки вимог щодо заявки та документа про сплату збору, заклад експертизи повідомляє йому про це. У такому випадку заявнику надається можливість усунути наявні недоліки протягом двох місяців від дати одержання повідомлення. Якщо за цей строк недоліки не будуть усунуті і заявник не подасть мотивованого клопотання про продовження строку, Департамент надсилає заявнику рішення про відхилення заявки.

У випадку позитивного результату формальної експертизи проводиться кваліфікаційна експертиза заявки, завданням якої є перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони. Встановлюється, чи не належить заявлений товарний знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських гасел, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів належить до розряду заборонених, подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Пункт 1 ст. 6 Закону про товарні знаки, встановлює, чи не зображує заявлений товарний знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати. Такі позначення можуть бути включені до товарного знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода компетентного органу або власників позначень. Якщо такої згоди в матеріалах заявки немає, то заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних документів. Згідно з п. 2 ст. 6 Закону про товарні знаки, встановлюється, чи не є позначення такими, що:
не мають розрізняльної здатності;
є загальновживаними як позначення товарів певного виду;
являють собою загальновживані символи і терміни;
вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;
є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: товарними знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи щодо однорідних товарів та/або послуг; товарними знаками інших осіб, якщо ці товарні знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, а саме міжнародними товарними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою та загальновідомими в Україні товарними знаками, які охороняються відповідно до ст. 6 bіs Паризької конвенції; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Департаменту заявки стосовно однорідних товарів та/або послуг;
є ідентичним або схожим до ступеня сплутування з найменуваннями місць походження товарів або послуг, крім випадків, коли вони включені як елементи, що не охороняються, до товарного знака, який реєструється на ім’я особи, яка має право користування таким найменуванням;
є сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до п. 5 ст. 6 Закону про товарні знаки, слід перевірити, чи не відтворює заявлене позначення:

a) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

b) назви відомих (добре знаних в Україні) творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них;

c) твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

d) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Під час кваліфікаційної експертизи заявки Департамент має право вимагати від заявника подання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе.

Якщо кваліфікаційна експертиза заявки встановить, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, заявнику надсилається рішення про реєстрацію товарного знака. В іншому випадку надсилається рішення про відхилення заявки. Протягом усієї процедури проведення експертизи заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, а також з власної ініціативи вносити до заявки виправлення та уточнення. Такі виправлення та уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після одержання заявником рішення про реєстрацію товарного знака або про відхилення заявки. Заявник також має право подати до закладу експертизи додаткові матеріали, які не мають виходити за межі розкритої в заявці суті позначення або зазначеного в ній переліку товарів і послуг. В іншому випадку такі матеріали не враховуються і можуть бути оформлені заявником лише як самостійна заявка.

На підставі рішення про реєстрацію товарного знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва. Для подання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва заявнику надається строк в три місяці. Якщо протягом зазначеного строку документ про сплату державного мита не надійшов до закладу експертизи, заявка вважається відкликаною і публікація не провадиться. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Департамент здійснює державну реєстрацію товарного знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. В місячний термін після державної реєстрації товарного знака Департамент здійснює видачу свідоцтва в порядку, встановленому Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв, затвердженим наказом Держпатенту України від 5 грудня 1995 р. № 180 (далі — Положення про реєстр). Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою, що зазначена в рішенні про видачу свідоцтва. Положення про реєстр встановлює форму свідоцтва, яка містить бібліографічні дані, що супроводжуються кодами для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) по знаках, зазначення власника свідоцтва, зображення знака та перелік товарів і послуг, для яких знак зареєстровано. Відомості про продовження строку дії свідоцтва та відомості про зміни, що стосуються реєстрації товарного знака, вносяться на додаткові листи (доповнення) до свідоцтва. Голова Департаменту засвідчує Свідоцтво підписом, який може бути факсимільним.

Отже, права на товарний знак випливають із Свідоцтва, що видається згідно з поданою заявкою. Специфіка виключного права на товарний знак полягає в тому, що Свідоцтво надає власнику виключне право користуватися товарним знаком та забороняти іншим таке користування. Позитивне право користування, що належить власнику, визнане законодавством про товарні знаки більшості країн світу.

Право забороняти іншим особам використовувати його товарний знак без дозволу діє з дати подання заявки на видачу Свідоцтва, але реально скористатися ним можна лише після отримання цього Свідоцтва, адже тільки воно надає це право. В цьому, власне, і полягає колізія. Свідоцтво надається приблизно через 1,5-2 роки після подання відповідної заявки, крім того, подання заявки не гарантує реєстрації товарного знака, а отже, і видачі свідоцтва. Тобто протягом періоду розгляду заявки на видачу свідоцтва дії заявника щодо захисту прав на товарний знак досить обмежені. Це, в свою чергу, створює сприятливу ситуацію для всіляких порушень. Радимо починати дії з припинення використання товарного знака, щодо якого подана заявка на отримання Свідоцтва, якомога раніше, наприклад, шляхом написання листів-попереджень особі порушника. При цьому слід пам’ятати, що для того, щоб запобігти введенню споживача в оману, власник може заперечити використання товарного знака. Це право поширюється не лише на ідентичні товарні знаки, а й на товарні знаки, схожі до ступеню змішування з тим знаком, який належить власнику. Останній повинен мати змогу опротестувати будь-яке використання свого товарного знака третьою особою стосовно товарів, для яких його зареєстровано. Отже, право на товарний знак вважається порушеним, якщо існує небезпека або вірогідність введення споживача в оману внаслідок використання ідентичного товарного знака або такого, що схожий на нього до ступеню змішування. Це правило поширюється здебільшого на однорідні товари. Звісно, останній факт має визначатися спеціальною експертизою, але, на жаль, в Україні ще недостатньо відповідних фахівців. За існуючою практикою такі експертизи проводить інститут судових експертиз, а також патентні повірені, які мають значний досвід та обізнані з міжнародною практикою.

Однак не будь-яке використання знака є порушенням прав. Власник не може забороняти подальший продаж товару при здійсненні комерційної діяльності після введення товару/послуги до ринкового обігу. У цьому полягає сутність принципу вичерпання прав. З іншого боку, він може припиняти порушення, наприклад, перепакування товару, що марковані його товарним знаком, або знищення його товарного знаку.

Свідоцтво надає виключне право на товарний знак на 10 років. Кожного разу перед закінченням цього терміну необхідно подовжувати дію свідоцтва відповідним клопотанням до Департаменту та сплатою збору. Свідоцтво забезпечує локальну охорону, тобто діє лише на території України.

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Якщо заявник бажає отримати право на товарний знак у декількох юрисдикціях одразу, українське законодавство передбачає також можливість здійснення міжнародної реєстрації знаків у порядку, встановленому Мадридською угодою. На сьогодні дану угоду підписали близько 50 держав. Згідно з положеннями Мадридської угоди міжнародна реєстрація ініціюється і діє одночасно в деяких або в усіх державах-учасницях. Пункт 2 ст. 1 Мадридської угоди проголошує, що громадяни кожної держави-учасниці можуть забезпечити в усіх інших державах-учасницях цієї угоди охорону своїх знаків, які застосовуються для товарів і послуг таі зареєстровані в державі походження.

Для українського заявника державою походження є Україна, отже, спочатку необхідно зареєструвати товарний знак в Україні. Подальша процедура така: після отримання Свідоцтва до Департамента слід подати заявку на міжнародну реєстрацію, яка супроводжується сплатою відповідного мита. Розмір мита залежить від кількості країн, на які заявник бажає поширити реєстрацію, кількості класів згідно з міжнародною класифікацією, а також від того, кольоровий товарний знак чи ні. Основне реєстраційне мито для чорно-білого знака складає 653 швейцарських франка за кожну вказану країну, а також за кожний клас більше 3-х додатково сплачується 73 швейцарських франка. Департамент засвідчує відповідність наведених у заявці даних даним національного реєстру, вказує дати й номери заявки та реєстрації знака, а також дату подання заявки на міжнародну реєстрацію. Після цього Департамент надсилає заявку до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — Міжнародне бюро), яке здійснює міжнародну реєстрацію товарних знаків. З дати реєстрації, здійсненої Міжнародним бюро, у кожній державі — учасниці Мадридської угоди, яка вказана в заявці на міжнародну реєстрацію, знаку надається така ж охорона, яка була б йому надана, якби він був заявлений там безпосередньо за національною процедурою. Міжнародне бюро негайно реєструє товарні знаки, заявки на які подані у відповідності до положень Мадридської угоди. Датою реєстрації вважають дату подання заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження за умови, що Міжнародне бюро отримало заявку протягом двох місяців з дати такого подання. Якщо заявка не надійшла в цей строк, Міжнародне бюро реєструє її за датою отримання і негайно повідомляє про таку реєстрацію відповідні органи держав-учасниць, зазначених у заявці на міжнародну реєстрацію. Зареєстровані товарні знаки публікуються в періодичному журналі, який видає Міжнародне бюро, на основі даних, що містяться в заявці на реєстрацію. Державні органи, повідомлені Міжнародним бюро про реєстрацію товарного знака (або щодо заяви про поширення охорони) мають право заявити, що охорона на їх території цьому знаку не може бути надана. Дане право має бути передбачено національним законодавством відповідної держави. В реєстрації товарного знака може бути відмовлено лише за умов, які згідно з Паризькою конвенцією застосовуються до товарного знака, заявленого для національної реєстрації. Відомства, які бажають скористатися таким правом, мають повідомити Міжнародне бюро про свою мотивовану відмову в строк, передбачений їх національним законодавством, але не пізніше одного року з дати міжнародної реєстрації товарного знака або заяви про територіальне поширення. Реєстрація знака в міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років і завжди може бути продовжена на період у двадцять років з моменту закінчення попереднього періоду. Необхідною умовою продовження реєстрації є сплата мита, передбаченого Мадридською угодою.

Після закінчення п’ятирічного строку з дати міжнародної реєстрації така реєстрація стає незалежною від національного товарного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження. Тобто, навіть якщо Свідоцтво на національний товарний знак буде визнане недійсним або строк охорони вичерпається, міжнародна реєстрація все одно буде дійсною.

Нещодавно Україна також приєдналася до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. (дата приєднання України — 1 червня 2000 р.), згідно з яким на міжнародну реєстрацію може бути заявлено товарний знак, який щойно поданий на національну реєстрацію, тобто ще на стадії заявки на видачу Свідоцтва. Крім того, за даним Протоколом країнам, що вказані в заявці на міжнародну реєстрацію, надається більш тривалий час для розгляду заявки та відмови в реєстрації, а саме 18 місяців порівняно з 12 місяцями, передбаченими Мадридською угодою. Протягом цього часу відповідні органи держави-учасниці, яка вказана в міжнародній реєстрації, можуть надіслати попередню відмову в поширенні міжнародної реєстрації на території своєї країни з визначенням підстав згідно з національним законодавством. При цьому заявник має право надіслати заперечення на попередню відмову, з обґрунтуванням можливості поширення міжнародної реєстрації на товарний знак у цій країні, після чого відповідні органи країни приймають остаточне рішення. Листування ведеться виключно через Міжнародне бюро, причому, згідно з Мадридською угодою, виключно французькою мовою, тоді як за Протоколом можливе використання англійської мови. Застосування Мадридської угоди чи Протоколу під час міжнародної реєстрації залежить від статусу приєднання до цих документів країн, що вказуються в заявці на міжнародну реєстрацію.