2. Система для изменения прав
(1) Повторно выданный патент в США

Патентодержатель патента США может потребовать повторной выдачи патента, если существует любой дефект в описании или он намерен внести коррективы в сферу применения патентной формулы. 36 Система повторной выдачи патента была введена давно в 1832 году.

Заявка на повторную выдачу патента может подаваться, когда часть патентной формулы исключается, потому что эта часть недействительна или потому что излишнее ограничение патентной формулы предупреждает соответствующий охват патентного продукта. Патентная формула суживается при предшествующем случае и расширяется при последующем случае. Любая заявка о повторной выдаче, при расширении сферы применения патентной формулы должна быть подана в течение двух лет после выдачи оригинала. Хотя заявка о повторной выдаче также проходит экспертизу, процедура завершается быстро, потому что такая заявка часто подается в связи с соответствующими спорами и злоупотреблениями. При повторной выдаче оригинальный патент будет считаться аннулированным и замененным повторно выданным патентом. Патентный закон США полагает, что выдача повторно выданного патента не влияет на незавершенный судебный иск, если сфера применения патентной формулы оригинального патента и повторно выданного патента в основном идентичны. «В основном идентичны» понимается как контрафактное устройство и не может нарушать оригинальный патент, не нарушая повторно выданный патент, и наоборот. Кроме того, система повторной выдачи патента, которая позволяет продолжить разбирательства, на основании реальной, не формальной идентичности, сокращает передаточные акты между судами и Бюро АО патентам и товарным знакам.

Если повторно выданный патент изменяет сферу применения патентной формулы, интересы патентодержателя и третьей стороны должны быть сбалансированы. Кроме того, возмещение убытка от нарушающей деятельности до повторной выдачи патента может назначаться, если повторно выданный патент в основном идентичен оригинальному патенту. Во многих случаях, однако, при изменении сферы применения патентной формулы, существуют случаи, что контрафактное устройство могло не нарушить оригинальный патент, не нарушая повторно выданный патент, и наоборот. Кроме того, подача заявки о повторной выдаче патента для сужения патентной формулы с тем чтобы избежать лишения юридической силы оригинального патента была бы бессмысленна в отношении заявленных убытков, потому что несколько заявок о повторной выдаче патента должны представляться в ожидании соответствующего иска о нарушении. 37 В случае повторно выданного патента, расширяющего сферу применения патентной формулы, лицо, которое произвело продукты нарушая повторно выданный патент, но не нарушая оригинальный патент, прежде чем повторно выданный патент был выдан, будет иметь возможность постоянно производить и продавать продукты даже после выдачи повторно выданного патента. И действие до выдачи повторно выданного патента, которое не нарушило, но нарушило повторно выданный патент, будет иметь возможность продолжать свою деятельность. Поскольку в Японии или в Европе не разрешено расширение патентной формулы после выдачи, система повторной выдачи патента в США похоже дает сильную защиту патентодержателю, хотя закон также учитывает, чтобы интересы третьей стороны не были бы ущемлены расширенными правами.

Количество заявок на повторную выдачу патента растет год за годом и достигло почти 1000 в 2002 году, причем половина из них выдана как патенты.

(2) Процедура в Европе

В соответствии с Европейской патентной конвенцией единственной системой для аннулирования патента после выдачи является система опротестования, и любая коррекция патентной формулы и описания производится только во время процедуры опротестования. Опротестование выданного патента может подаваться в течение девяти месяцев после выхода патентных ведомостей, и если таковое подано, то опротестование будет быстро предпринято. Последующие действия зависят от каждой страны-участницы в соответствии с существующей в ней национальной процедурой.

В Германии коррекция может производиться во время процедуры лишения юридической силы, которая, по-видимому, используется в большинстве случаев при незначительных коррекциях, представленных в Патентное бюро. Вот почему любая коррекция, затребованная в Патентном бюро, будет подлежать процедуре лишения юридической силы для проведения экспертизы соответствия. В Соединенном Королевстве, где рассмотрение лишения юридической силы и защита юридической недействительности при иске о нарушении существуют параллельно, коррекция возможна в любом органе, хотя коррекция не может проводиться в Патентном бюро, если происходит рассмотрение иска о нарушении. 38 Дополненная Европейская патентная конвенция, принятая в ноябре 2000 г. гласит, что рассмотрение коррекции, суживающей патентную формулу европейского патента, может быть проведено при отсутствии относящейся к делу, текущей процедура опротестования. Если процедура коррекции и национальная процедура производятся в одно и то же время, Конвенция гласит, что национальная процедура может быть отложена или продолжена в соответствии с национальным законом. 39 Хотя Конвенция не была введена в действие, в соответствующие национальные законы были внесены изменения для соблюдения национальных процедур после проведения рассмотрения коррекции европейского патента.

(3) Рассмотрение коррекции в Японии

В Японии коррекция может проводиться после выдачи патента во время процедуры опротестования или рассмотрения лишения юридической силы в Патентном бюро. При отсутствии незавершенной процедуры опротестования или рассмотрения лишения юридической силы в Патентном бюро, патентодержатель может потребовать рассмотрения коррекции, хотя в этом случае не разрешается проводить никакую коррекцию по расширению патентной формулы.

После того как жалоба на решение в отношении опротестования или решение в отношении рассмотрения лишения юридической силы представляется в суд, дело не считается незавершенным в Патентном бюро, и рассмотрение для коррекции может представляться в Патентное бюро, хотя решение будет влиять на судебное разбирательство, если коррекция разрешена. В таком случае суд почти автоматически возвращает дело на доследование в Патентное бюро в соответствии с решение Верховного суда. 40 Однако патентодержатель часто подает на рассмотрение для коррекции, когда жалоба проверена, в Высший токийский суд, из опасения, что его собственный патент будет признан недействительным, что делает предыдущие рассмотрения напрасными. Эти тенденции налагают большое бремя на Высший токийский суд, а также затягивают процедуру. Постоянное циркулирование дела между Высшим токийским судом и Патентным бюро получило даже название «игра в мяч». Как показано на рисунке 2 количество вновь заявленных рассмотрений для коррекции увеличивается год от года с 236 случаями в 2001 году. 42% случаев касается жалоб на решения по опротестованиям, в то время как 22% случаев касается жалоб на решения по рассмотрениям лишения юридической силы. 41

Сравнивая Европейскую и американскую системы, США не имеет систему рассмотрения лишения юридической силы или систему опротестования, а взамен имеет систему повторной экспертизы. Патентодержатель, чей патент аннулируется посредством повторной экспертизы, может обратиться с жалобой в Совет по патентным жалобам и коллизиям, чье решение может быть в дальнейшем обжаловано в Апелляционном суде федерального округа. Так как патентодержателю не запрещено подавать заявку на повторную выдачу после жалобы в Апелляционный суд федерального округа, он может иметь ту же самую проблему, которая существует в Японии. Однако как показано в (1) принимается ли решение или нет в отношении сферы применения патентной формулы, охваченной повторно выданным патентом и оригинальным патентом, которые эквивалентны, на реальной основе, а не на формальной основе, такой же проблемы как в Японии не возникает, где дела почти автоматически возвращаются на доследование в Патентное бюро. Хотя американский патентодержатель может также подать заявку на повторную выдачу, когда заявляется защита юридической недействительности при соответствующем иске о нарушении, как было оговорено в (1), заявка о повторной выдаче часто снижает шанс патентодержателя потребовать возмещения прошлых убытков. Поэтому заявка о повторной выдаче редко подается во время судебных разбирательств при оспаривании юридической силы соответствующего патента. В связи с этим в США существуют проблемы, которые имеются в Японии.

Такая проблема не возникает в Германии, потому что коррекция, которая может быть потребована во время процедуры лишения юридической силы и даже если коррекция потребована в Патентном бюро, такая коррекция может рассматриваться в основном в свете юридической силы патента во время процедуры лишения юридической силы. Соединенное Королевство также свободно от проблемы, которая есть в Японии, так как коррекция может быть произведена при иске о нарушении и конечное решение будет принято, основываясь на коррекции, в тоже время никакая коррекция не может быть произведена, если иск о нарушении находится в стадии рассмотрения.

Рисунок 2. Передача рассмотрения для коррекции в Японии

(Количество дел)

Жалоба на решение по незаконченному опротестованию

Жалоба на решение по незаконченному рассмотрению лишения юридической силы

Независимое требование

(Год)

Источник: Доклад Подкомитета по разрешению споров Комитета по политике в отношении интеллектуальной собственности при Совете по промышленной структуре (февраль 2003 г.)

В 2002 году Подкомитет по разрешению споров Комитета по политике в отношении интеллектуальной собственности при Совете по промышленной структуре рассмотрел, как предотвратить «игру в футбол» между Высшим токийским судом и Патентным бюро и вышел с предложениями о внесении в законодательство изменения, представленные очередной парламентской сессии 2003 года, а именно, что за рассмотрением для коррекции следует обращаться в течение ограниченного периода времени после жалобы на решение, принятое в соответствии с новой системой рассмотрения лишения юридической силы; что суд должен иметь возможность вернуть дело на доследование в Патентное бюро при необходимости; и что Патентное бюро должно проводить экспертизу коррекции при рассмотрении лишения юридической силы после возвращенного на доследование решения. Эти изменения, по-видимому, неизбежны, при том что суды ограничивают масштаб рассмотрения в соответствии с указанием Верховного суда. Ограниченный период времени для коррекции и экспертизы коррекции в Патентном бюро внесет вклад в снижение затянутых и совпадающих рассмотрений. Решения суда в зависимости от конкретного случая также ожидается приведет к более справедливому разделению бремени между Высшим токийским судом и Патентным бюро. Это также поощряет патентодержателей, которые незаконно воспользовались системой, чтобы предпринять соответствующие шаги на временной основе с тщательным контролем над экспертизой до ее завершения. Такая новая система будет предпочтительна тем, что не только будет способствовать облегчению бремени Высшего токийского суда, но также сэкономит затраты на судебный процесс для заинтересованных сторон.

(окончание — ч.5)