В последнее время товарный знак становится одним из наиболее популярных объектов промышленной собственности. Долгое время владельцы товарных знаков не знали, как воспользоваться преимуществами исключительного владения правами на товарные знаки. В большинстве случаев свидетельства о государственной регистрации знаков для товаров и услуг украшали стены офисов их владельцев. Практика последних лет показывает, что хозяйствующие субъекты все чаще применяют исключительные права на зарегистрированные товарные знаки в коммерческих целях.

Порядок реализации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, к которым относятся также и товарные знаки, регулируется как специальным законодательством в сфере интеллектуальной собственности, так и общим законодательством. Согласно статье 41 Конституции Украины ( 254к/96-ВР ), каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. В соответствии с Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» ( 334/94-ВР ) объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности отнесены к нематериальным активам. Законодательством предусмотрен порядок использования прав на объекты интеллектуальной собственности и нематериальных активов хозяйствующего субъекта. Так, например, согласно статье 13 Закона Украины «О хозяйственных обществах» ( 1576-12 ), права на объекты интеллектуальной собственности могут быть вкладами участников и учредителей общества в уставный фонд. В статье 1 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» и статье 2 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования» ( 93/96-ВР ) приобретение нематериальных активов и прав на объекты интеллектуальной собственности определяется как форма инвестиций. Согласно пункту 1.6 статьи 1 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий», нематериальные активы предприятия отнесены к товарам, что дает возможность для использования нематериальных активов в качестве товарного кредита. Законом Украины «О залоге» ( 2654-12 ) устанавливается порядок передачи имущественных прав под залог, в том числе прав на объекты интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» ( 3689-12 ) (далее — Закон о товарных знаках) владелец свидетельства на товарный знак имеет право выдать любому лицу разрешение на использование знака на основании лицензионного договора. Необходимо отметить, что в различных странах издается множество литературы, посвященной лицензионным договорам. И вместе с тем вопросы о юридической природе лицензионного договора, о необходимости специального регулирования этого вида договоров законодательно остаются предметом дискуссии как в отечественной, так и в зарубежной правовой практике. Однако многие специалисты убеждены, что отсутствие прямого государственного регулирования лицензионных договоров является скорее преимуществом, чем недостатком, поскольку благодаря этому сторонам предоставляется наибольшая свобода в формировании своих провоотношений. Для лицензионных договоров действительны общие нормы гражданского права относительно обязательств и договоров, а также нормы законодательства об охране прав на объекты промышленной собственности. В ныне действующем Гражданском кодексе ( 1540-06 ) отсутствует определение лицензионного договора на право использования объектов интеллектуальной собственности и его видов.

Требования законодательства Украины в отношении лицензирования прав на товарные знаки практически аналогичны нормам, применяемым в других странах. При этом можно выделить некоторые особенности украинского законодательства, на которые следует обратить внимание.

Действующее законодательство в сфере интеллектуальной собственности содержит специальный порядок введения в действие лицензионных договоров. Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о товарных знаках ( 3689-12 ) четко разграничиваются понятия: — «действительность лицензионного договора»; — «действие лицензионного договора в отношении иных лиц».

На основании указанной нормы можно сделать вывод о том, что: 1) для сторон лицензионный договор является действительным с момента фиксации его в простой письменной форме и подписания сторонами; 2) для иных лиц лицензионный договор является действующим с даты публикации сведений о выдаче лицензии в официальном бюллетене и внесения этих сведений в государственный реестр.

Следует обратить внимание на еще одну особенность украинского законодательства: на сегодняшний день осуществляется регистрация не самого лицензионного договора, а содержащихся в нем сведений о выдаче лицензии.

Объектом лицензионного договора могут быть заявки на регистрацию товарных знаков, свидетельства о регистрации, а также международные заявки о регистрации товарных знаков. При этом следует отметить, что регистрация договора осуществляется только в отношении зарегистрированных на Украине знаков.

Как видим, государственная регистрация лицензионных договоров не является обязательной. Однако особенности введения в действие лицензионных договоров следует учитывать при решении вопроса о налогообложении роялти.

В случае если лицензионный договор не зарегистрирован в установленном порядке, налоговые органы могут не признать правомерности отнесения роялти к валовым затратам, мотивируя это тем, что договор недействителен в отношении любых лиц, кроме сторон договора.

Необходимо также отметить актуальность отнесения к роялти платежей, совершаемых при передаче права на использование объектов интеллектуальной собственности и некоторых других операциях с ними. Это обусловлено тем, что такие платежи не являются предметом обложения НДС в соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» ( 168/97-ВР ), а также, как уже отмечалось ранее, данные платежи включаются в валовые затраты согласно пункту 5.4 статьи 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» ( 334/94-ВР ).

Определению роялти посвящен пункт 1.30 статьи 1 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» ( 334/94-ВР ), где роялти — это платежи любого вида, полученные как вознаграждение за использование или предоставление права на использование каким-либо объектом интеллектуальной собственности, в том числе «за приобретение какого-либо зарегистрированного знака для товаров и услуг или торговой марки». Но в то же время не признаются как роялти платежи за получение объектов интеллектуальной собственности во владение (распоряжение, собственность) или если условия пользования такими объектами предоставляют право пользователю продать их или отчуждать другим способом. Говоря проще, платежами роялти, согласно данному выше определению, могут быть признаны только платежи за приобретение неисключительной лицензии, которая не дает пользователю права владеть или распоряжаться переданной в пользование собственностью.

Роялти в международной лицензионной торговле — определенный процент отчислений, в зависимости от стоимости изготовленной или реализованной продукции по лицензии. Это — самая применяемая база для расчета цены лицензии. По своей сути процедура расчета цены лицензии представляет собой оценку интеллектуальной собственности (объекта лицензии).

Согласно действующему законодательству, владелец товарного знака вправе обратиться в суд за защитой своих прав, а нарушитель обязан возместить убытки, нанесенные владельцу вследствие неправомерного использования его товарного знака. Очень часто цена лицензии используется для определения этих убытков, поскольку нарушители скрывают реальные объемы такой незаконной прибыли. То есть размер убытков в данном случае рассчитывается как цена лицензии, которую нарушитель заплатил бы владельцу за приобретение прав на использование его товарного знака. Как правило, цена лицензии рассчитывается на базе роялти. В мировой практике лицензионной торговли данный метод получил название метода освобождения от роялти (Relief from Royalty).

И вот тут начинается самое интересное. Определить входящие в расчетное уравнение величины (базы и ставки роялти, дисконт) трудно из-за отсутствия необходимой информации и неопределенности условий использования товарного знака в течение расчетного периода. Особенно это относится к определению ставки роялти. В мировой практике широко используется понятие «стандартных» или «справедливых» роялти, которые представляют собой составленные на основе обработки многолетних статистических данных по ранее заключенным лицензионным договорам наиболее применимые диапазоны ставок роялти в определенных отраслях производства. При оценке конкретного объекта интеллектуальной собственности стандартные роялти подлежат корректировке с учетом научно-технической, коммерческой и правовой значимости конкретных объектов, а также анализа конкурентных материалов на лицензии-аналоги. Стандартные ставки роялти публикуются исключительно в методической литературе и не установлены законодательно. Кроме того, они касаются исключительно патентных лицензий и могут применяться для расчета цены лицензии на использование товарного знака лишь с большой натяжкой. И что же владелец знака имеет на сегодняшний день — право на возмещение нанесенных нарушителем убытков и полное отсутствие установленной законом методики расчета таких убытков для товарных знаков?

Вернемся к вопросу о государственной регистрации лицензионных договоров на использование товарных знаков. Государственный департамент интеллектуальной собственности осуществляет регистрацию лицензионных договоров в соответствии с «Инструкцией о подаче, рассмотрении, публикации и внесении в государственный реестр сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг» ( z0718-01 ) (далее — Инструкция). Настоящей Инструкцией определены только два вида лицензий — исключительная и неисключительная лицензии.

При государственной регистрации лицензионных договоров следует учитывать все «за» и «против». С одной стороны, эта процедура позволяет установить наличие лицензируемых прав у владельца, проверить действие охранного документа, выявить и устранить условия, противоречащие действующему законодательству или другим условиям, а также недостатки, которые могут привести к нежелательным для сторон последствиям. Регистрация нужна также для доказательства в суде факта использования знака лицензиатом, получившим такое право от владельца. При отсутствии регистрации лицензионного договора сведения о выдаче лицензии известны только участникам договора.

С другой стороны, установленная процедура государственной регистрации лицензионных договоров ограничивает свободу сторон в заключении и расторжении договоров. Согласно Инструкции ( z0718-01 ), лицензионный договор рассматривается два месяца и в случае, если договор соответствует требованиям законодательства, выносится решение о его регистрации. Но, как уже отмечалось ранее, договор действителен с даты публикации сведений о выдаче лицензии в официальном бюллетене, который формируется и выходит раз в месяц (формируется до 20 числа, публикуется 15 числа каждого месяца). То есть если решение о регистрации вынесено позже 20 числа, то сведения о выдаче лицензии не попадут в очередной бюллетень. Таким образом, фактически на регистрацию договора (с даты подачи заявления о регистрации до даты публикации) уходит от 3-х до 4-х месяцев. Соответственно, сделанные в данный период лицензионные платежи не могут относиться к валовым затратам. Еще больше времени уходит, если вам нужно расторгнуть действующий зарегистрированный договор и заключить новый.

В ближайшем будущем нас ожидают серьезные изменения в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности. Это во многом связано со вступлением Украины в ВТО и подписанием Соглашения по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной Собственности, обязывающего страны — члены ВТО обеспечить адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности (далее — Соглашение ТРИПС). Книга 4 нового Гражданского кодекса ( 435-15 ), разработанного в соответствии с требованиями Соглашения ТРИПС и вступающего в силу с 1 января 2004 года, полностью посвящена праву интеллектуальной собственности и вопросам лицензирования прав на объекты интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора в частности. В соответствие с требованиями Соглашения ТРИПС приводится также вся законодательная база. Сейчас принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам интеллектуальной собственности.

Интересно, что в соответствии с принятыми изменениями, лицензионные договоры, как и раньше, не подлежат обязательной государственной регистрации, они регистрируются по требованию сторон, но согласно статье 1114 нового Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ), отсутствие государственной регистрации не повлияет на действительность прав, переданных по лицензии.

В новом Гражданском кодексе ( 435-15 ) учли рекомендации ВОИС относительно лицензий на товарные знаки и изменений к Договору о законах по товарным знакам ( 995_102 ) (TLT). Так, вводятся три определенных вида лицензий на все объекты интеллектуальной собственности: исключительная, единая и неисключительная, а также другие виды, которые не противоречат закону (статья 1108, пункт 3).

Исключительная лицензия — лицензия, которая выдается только одному лицензиату, при этом владельцу регистрации не разрешается использовать знак и выдавать лицензии третьим лицам.

Единичная лицензия — лицензия, которая — выдается только одному лицензиату и которая не позволяет владельцу регистрации выдавать лицензии третьим лицам, при этом владелец регистрации может использовать знак.

Неисключительная лицензия — лицензия, не запрещающая владельцу регистрации использовать знак или выдавать лицензии третьим лицам.

Вводится понятие сублицензии как письменного разрешения лицензиата на использование объекта интеллектуальной собственности другим лицом (пункт 4 статья 1108 и пункт 2 статья 1109 нового Гражданского кодекса ( 435-15 ). Заметим, что данное определение сублицензии как права любого лицензиата на выдачу разрешения делает бесполезным разделение лицензий на три и более видов. Возможно, следует конкретизировать, что право на выдачу сублицензии имеет только владелец исключительной лицензии.

Также вводится положение, по которому предметом лицензионного договора не могут быть права интеллектуальной собственности, не действующие на момент заключения договора. Данное положение исключает возможность введения в лицензионный договор таких объектов, как заявки на регистрацию знаков.

На первый взгляд, указанные изменения в законах должны в корне изменить существующий подход к системе государственного вмешательства в вопросы лицензирования. Однако потребуется значительный период времени для формирования специальных законов и подзаконных актов (правил, инструкций), необходимых для построения и реализации новой системы. А пока что, скорее всего, нас опять ждет полная неопределенность.